Международная регистрация словесного знака «Markomi» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.05.2015 за №1267070 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ на имя Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen, Германия (далее – заявитель).
Роспатентом 22.03.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1267070 после предварительного отказа в отношении услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по указанной международной регистрации в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1267070 сходен до степени смешения с товарным знаком «MARCONI» по свидетельству №219334 с приоритетом от 16.04.1999, ранее зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 09, 38, 42 классов МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1267070.
В возражении, поступившем 23.11.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к неоднородности сфер деятельности заявителя (цифровая печать) и правообладателя товарного знака по свидетельству №219334 (коммуникации/телекоммуникации), а также неоднородности товаров/услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечнях международной регистрации №1267070 и противопоставленного товарного знака. Также заявитель обращает внимание на фонетическое (за счет различного количества букв), семантическое (слово «Markomi» является фантазийным, а слово «MARCONI» является словом английского языка, которое переводится как «давать радиограмму; посылать радиограмму; радиограмма») и визуальное (словесные элементы выполнены различными видами шрифтов) различие сравниваемых знаков.
Кроме того, заявитель просит принять во внимание представленное c возражением письмо-согласие (копия с переводом на русский язык) компании Телефонактиеболагет Л М Эрикссон, SE-164 83 Стокгольм, Швеция, являющейся правообладателем товарного знака по свидетельству №219334 [1].
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1267070 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров/услуг, указанных в перечне международной регистрации.
На заседании коллегии 31.01.2018 заявителем был представлен оригинал письма-согласия компании Телефонактиеболагет Л М Эрикссон, SE-164 83 Стокгольм, Швеция [2].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты 07.05.2015 международной регистрации №1267070 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).
Знак по международной регистрации №1267070 представляет собой словесное обозначение «Markomi», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «М».
Правовая охрана знака по международной регистрации №1267070 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.
Решением Роспатента от 22.03.2017 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ ввиду несоответствия требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В рамках указанной нормы знаку по международной регистрации №1267070 был противопоставлен товарный знак «MARCONI» по свидетельству №219334, ранее зарегистрированный на имя иного лица, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.
При анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.
А именно, заявитель представил письмо-согласие [2], в котором компания Телефонактиеболагет Л М Эрикссон, Швеция, являющаяся правообладателем противопоставленного знака, выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1267070 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.
Представленное письмо-согласие правообладателя товарного знака по свидетельству №219334 [2], предусмотренное пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, устраняет препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1267070 на имя заявителя на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.