Регистрация словесного товарного знака «СЮРПРИЗНЫЙ» по заявке №2003702420/50 с приоритетом от 07.02.2003 произведена 19.03.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №265546 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ЗАО «Торговый дом «Арома», 121087, Москва, Береговой пр-д, д. 5. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 21.09.2006 за №РД0012223, товарный знак уступлен ООО «Объединенные Товарные Знаки», 121087, Москва, Береговой пр., д. 5, стр. 2 (далее – правообладатель). В соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом 23.03.2007 за №РД0019988, право на использование товарного знака передано ООО «УК Триада», 121087, Москва, Береговой пр., д. 4/6, стр. 2. Кроме того, в соответствии с сублицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом 26.03.2007 за №РД0020027, право на использование товарного знака передано ЗАО «Торговый Дом «Арома», 121087, Москва, Береговой пр., д. 5. Следует также отметить, что товарный знак по свидетельству №265546 впоследствии был исключен из предмета договоров №РД0019988 и №РД0020027, о чем были сделаны соответствующие записи в Госреестре от 14.08.2008.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 26.10.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №265546 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, представил свой отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Объединенные товарные знаки» на основании Генерального соглашения о сотрудничестве по выводу на рынок Российской Федерации, продвижению на рынке Российской Федерации коньяка (бренди) под названием «СЮРПРИЗНЫЙ» от 2007 г. разработало новый дизайн, форму бутылки и этикетки для коньяка, местом производства был выбран завод «VISMOS» в Кишиневе, владельцем которого является ЗАО «Торговый дом «Арома»;

- завод «VISMOS» является правообладателем товарного знака «СЮРПРИЗНЫЙ» на территории республики Молдова;

- выпуск коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» и последующая его реализация на территории Российской Федерации происходит в соответствии с действующим законодательством;

- работы по обновленному коньяку «СЮРПРИЗНЫЙ» были инициированы в первой половине 2011 года, были разработаны дизайн, бутылка, подготовка купажей;

- в августе 2001 года все произведенные образцы были поставлены на территорию России для прохождения таможенного оформления для процедуры государственной регистрации;

- согласно подписанным спецификациям ЗАО «Торговый дом «Арома» подало заявку на акцизные марки и получило их в ноябре 2011 г.;

- после того, как готовая продукция прошла необходимую повторную процедуру анализов в Роспотребнадзоре, в декабре 2011 г. была растаможена и поступила в продажу партия коньяков «СЮРПРИЗНЫЙ» 3-х, 5-ти, 7-ми летней выдержки общим количеством 50000 бутылок;

- в соответствии с актом отбора проб от 01.08.2011, представленного для утверждения в Центр гигиены и эпидемиологии города Москвы, розлив коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» был произведен 22.07.2011, а образцы для проведения испытаний поступили в Россию 15.08.2011;

- в течение декабря 2011 года были проданы 1500 бутылок ООО «Арома Трейд» для реализации в сети магазинов «Ароматный мир», расположенных в Москве и регионах, на январь 2012 года запланированы поставки коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» в Санкт-Петербург, совершены отгрузки продукции в Магадан, Ухту;

- в соответствии с бухгалтерской справкой ЗАО «Торговый дом «Арома» в бюджет России поступила прибыль на акциз более двух миллионов рублей, размер уплаченного НДС составил более миллиона рублей;

- ЗАО «Торговый дом «Арома» вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации коньяк «СЮРПРИЗНЫЙ» со второй половины 90-х годов на основании договора об исключительной лицензии с Тираспольским Винно-Коньячным Заводом «КВИНТ»;

- позднее ЗАО «Торговый дом «Арома» получило исключительные права на товарный знак по свидетельству №140745 и продолжило поставки коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ», произведенного Тираспольский Винно-Коньячным Заводом «КВИНТ», на территорию Российской Федерации;

- в 2006 году Роспотребнадзором Российской Федерации был введен запрет на ввоз и реализацию молдавских алкогольных напитков, в связи с чем продажа коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» прекратилась, а алкогольная продукция молдавских производителей надолго утратила свои позиции в России;

- правовые и экономические причины на длительный срок помешали использованию товарного знака «СЮРПРИЗНЫЙ» на территории Российской Федерации, поэтому потребовались время и серьезные капиталовложения для возобновление его производства и поставок.

Принимая во внимание изложенное, а также представленные документы, правообладатель просит сохранить правовую охрану данного товарного знака по свидетельству №265564 в его законной силе.

В качестве материалов, свидетельствующих, по мнению правообладателя, об использовании товарного знака по свидетельству №265546, представлены следующие документы:

- копия контракта №14/02-07 от 14.02.2007, заключенного между Совместным предприятием Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О., Республика Молдова и ЗАО «Торговый Дом «Арома» [1];

- копия контракта №44/03-07 от 09.07.2007, заключенного между ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод «Торговый Дом «Арома» [2];

- копия Генерального соглашения о сотрудничестве по выводу на рынок РФ, продвижению на рынок РФ коньяка (бренди) под названием «СЮРПРИЗНЫЙ», заключенного между ООО «Объединенные Товарные Знаки», ЗАО «Торговый Дом «Арома», Совместным предприятием Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» [3];

- справки по коньяку (бренди) «СЮРПРИЗНЫЙ» от ЗАО «Торговый дом «Арома» [4];

- сведения о заводе «VISMOS» [5];

- копия контракта №53.08.11 от 11.02.2011, заключенного между СП «VISMOS» SA и «ILISE-GRUP» S.R.L, дополнительные соглашения и акты к нему [6];

- этикетки коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» [7];

- копии грузовых таможенных деклараций от 06.12.2002, от 24.02.2005, от 09.02.2005 [8];

- копии счетов-фактуры №3490 от 23.11.2002, №5412 от 28.12.2004, №6869 от 15.04.2005, №8731 от 08.08.2005 [9];

- копия актов отбора проб №2 от 03.08.2011 на коньяк «СЮРПРИЗНЫЙ» [10];

- копия протоколов испытаний коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» в ГП Испытательном центре испытания качества алкогольной продукции Молдовы [11];

- копия протокола испытаний Министерства Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности Республики Молдова от 05.10.2011 [12];

- копии санитарных сертификатов №3080 от 10.10.2011, №2444 от 04.08.2011 на коньяк «СЮРПРИЗНЫЙ» [13];

- копии сертификатов соответствия на коньяк «СЮРПРИЗНЫЙ», Республики Молдова [14];

- копии инвойсов на коньяк «СЮРПРИЗНЫЙ» от 02.08.2011 и от 04.12.2011 [15];

- копии грузовых таможенных деклараций от 15.08.2011 и от 14.12.2011 [15];

- копия заявления о выдаче акцизных марок от 07.11.2011 [16];

- копия заявления на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции от 15.09.2011 [17];

- копия декларации о соответствии продукции от 17.11.2011 [18];

- копия свидетельств Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации о государственной регистрации продукции от 11.11.2011 [19];

- копия свидетельства о регистрации товарного знака «СЮРПРИЗНЫЙ» №R8827 в Республике Молдова [20];

- сведения о товарном знаке по свидетельству №357393, принадлежащим ООО «Объединенные Товарные Знаки» [21];

- копия удостоверения о качестве на коньяк «Сюрпризный», Республики Молдова [22];

- образцы продукции [23].

Кроме того, следует отметить, что лицо, подавшее заявление, изучив представленные правообладателем документы, посчитал использование спорного товарного знака по свидетельству №265546 недоказанным.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.10.2011 включает Кодекс и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В качестве материалов, иллюстрирующих заинтересованность при подаче заявления от 26.10.2011 лицом, подавшим заявление, были представлены следующие документы:

- сведения о заявке №2010716505 на товарный знак «KVINT СЮРПРИЗНЫЙ», поданной ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод «КВИНТ» в отношении товаров 33 класса МКТУ [24];

- информация из сети Интернет о компании «KVINT» и ее продукции [25];

- технологические инструкции по производству марочных коньяков (дивин), в том числе «СЮРПРИЗНЫЙ», разработанные Тираспольским винно-коньячным заводом «KVINT» [26];

- сертификат соответствия системе оценки Республики Молдова коньяков, в том числе коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» с датой выдачи от 01.10.2010 [27];

- свидетельство №148 на регистрацию товарного знака «СЮРПРИЗНЫЙ» в Приднестровской Молдавской Республике [28].

Из представленных материалов [24] - [28] усматривается, что лицо, подавшее заявление - ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод «КВИНТ», имеет намерение реального использования в гражданском обороте на территории Российской Федерации обозначения «СЮРПРИЗНЫЙ» для маркировки алкогольной продукции. ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод «КВИНТ» является производителем алкогольных напитков, в том числе коньяков (бренди), маркированных обозначением «СЮРПРИЗНЫЙ», а также подало на регистрацию в Российской Федерации товарный знак «СЮРПРИЗНЫЙ» по заявке №2010716505/50.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №265546 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В отношении использования товарного знака по свидетельству №265546 коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №265546 является словесным и представляет собой слово «СЮРПРИЗНЫЙ», выполненное заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении таких товаров 33 класса МКТУ как «крепкие алкогольные напитки, бренди».

С учетом даты (26.10.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 26.10.2008 по 25.10.2011 включительно. В период времени с 26.10.2008 по 25.10.2011 правообладателем товарного знака являлось ООО «Объединенные Товарные Знаки».

Из отзыва правообладателя следует, что использование товарного знака по свидетельству №265546 осуществлялось в рамках соглашений с Тираспольским Винно-Коньячным Заводом «КВИНТ». В результате запрета Роспотребнадзора на поставки алкогольной продукции из Молдовы в 2006-2007 годах, российский рынок на длительный период времени был утрачен для молдавского производителя. Вместе с тем, правообладателем товарного знака до даты подачи заявления от 26.10.2011 были предприняты действия по выводу конька «СЮРПРИЗНЫЙ» на российский рынок.

Анализ материалов дела показал, что между правообладателем – ООО «Объединенные Товарные Знаки», ЗАО «Торговый Дом «Арома» и Совместным предприятием Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О., Молдова заключено Генеральное соглашение [3] от 16.01.2008 о сотрудничестве по выводу на рынок Российской Федерации коньяка (бренди) «СЮРПРИЗНЫЙ». При этом, согласно положениям 2.1 данного соглашения, работы по продвижению коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» осуществляются под контролем ООО «Объединенные Товарные Знаки». Кроме того, между ЗАО «Торговый Дом «Арома» и Совместным предприятием Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О. заключен контракт №14/02-07 от 14.02.2007 [1] на поставку алкогольной продукции. Необходимо отметить, что согласно представленным сведениям о заводе «VISMOS» [5] в 2002 году на основании результатов Приватизационного конкурса в рамках договора купли-продажи государственный пакет акций (99,96%) завода был получен Торговым Домом «Арома».

В соответствии с обязательствами по Генеральному соглашению [3] Совместное предприятие Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О. (заказчик) заключило контракт №53.08.11 от 11.02.2011 [6] с фирмой «ILISE-GRUP» S.R.L (исполнитель), предметом которого, в частности, является проведение комплекса работ по дизайну этикеток и упаковки коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ», в подтверждение исполнения которого правообладателем представлены акты выполненных работ от 03.08.2011 и от 22.09.2011, а также образцы этикеток коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ». Также Совместным предприятием Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О. на территории Молдовы были проведены мероприятия по испытанию качества алкогольной продукции, в результате чего были получены протоколы испытаний на коньяк «СЮРПРИЗНЫЙ» 3-х, 5-ти и 7-летней выдержек [11], санитарные сертификаты [13], сертификаты соответствия [14].

Как следует из представленных грузовых таможенных деклараций [15] от 15.08.2011 в рамках контракта [1] на территорию Российской Федерации были поставлены образцы коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» для проведения испытаний с целью последующей сертификации в России. Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы коньяков «СЮРПРИЗНЫЙ» были поданы ЗАО «Торговый Дом «Арома» в сентябре 2011 года [17]. Декларация о соответствии указанной продукции санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Российской Федерации была принята 17.11.2011, а также 11.11.2011 были выданы свидетельства Таможенного союза ЕврАзЭс о государственной регистрации на коньяки «СЮРПРИЗНЫЙ» [19].

Следует отметить, что поставки коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» на территорию Российской Федерации в рамках контракта [1] осуществлялись с декабря 2011 года, о чем свидетельствуют грузовые таможенные декларации от 14.12.2011 [15]. Согласно представленным образцам продукции [23] словесное обозначение «СЮРПРИЗНЫЙ» проставляется на этикетке и контрэтикетке коньяка. На контрэтикетке указана информация о производителе товара - Совместном предприятии Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О., эксклюзивном дистрибьюторе в России – ООО «Торговый Дом «Арома», а также указано, что продукция произведена по заказу компании ОТЗ - ООО «Объединенные Товарные Знаки», и указан товарный знак «ОТЗ» по свидетельству №357393, также принадлежащий правообладателю.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют, что подготовка к производству коньяка (бренди) под названием «СЮРПРИЗНЫЙ» была произведена в период, предшествующий дате подачи заявления от 26.10.2011, а поставки осуществляются в настоящее время.

Приняв во внимание, что правообладателем товарного знака по свидетельству №265546 были предприняты действия по подготовке к введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации коньяка (бренди) под наименованием «СЮРПРИЗНЫЙ», попадающие в исследуемый период времени, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака «СЮРПРИЗНЫЙ» в отношении указанных в перечне свидетельства товаров 33 класса МКТУ «крепкие алкогольные напитки, бренди».

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу: отказать в удовлетворении заявления от 26.10.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №265546.