Оспариваемый товарный знак по заявке №2009728106 с приоритетом от 09.11.2009 зарегистрирован 30.12.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №427239 в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «Спецкомплектресурс 2001», Москва. В настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №427239 является Степанцов Д.В., Москва (основание: договор, зарегистрированный Роспатентом за №РД0149815 от 17.06.2014) (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное, двухцветное обозначение , которое состоит из: словесного элемента «ТЕРМ», выполненного заглавными буквами русского алфавита синего цвета, словесного элемента «ФАИР», выполненного заглавными буквами русского алфавита серого цвета и расположенного под словесным элементом «ТЕРМ», справа от указанных словесных элементов расположен словесный элемент «ТЕК», выполненный заглавными буквами русского алфавита, причем высота букв в словесном элементе «ТЕК» равна суммарной высоте словесных элементов «ТЕРМ» и «ФАИР», а буквы выполнены в двух цветах - верхняя часть в синем, а нижняя - в сером цветовом сочетаниях. Справа от словесного элемента «ТЕРМ» расположен графический элемент в виде стилизованного изображения снежинки синего цвета, а в букве «А» словесного элемента «ФАИР» расположено стилизованное изображение пламени серого цвета. Знак выполнен в синем, сером цветовом сочетании.

В федеральный орган исполнительной власти 22.05.2015 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №427239 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №346216 в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ;

- сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено тождеством начальной доминирующей части «ТЕРМО», являющейся указанием на область деятельности правообладателя;

- словесный элемент «ТЕРМОТЕК» оспариваемого товарного знака по свидетельству №427239 фонетически тождественен словесному элементу «Thermotech» товарного знака по свидетельству №346216;

- в сравниваемых знаках доминирующим является синий цвет, используется сходная последовательность согласных и гласных букв в начальной части словесных элементов, что обуславливает визуальное сходство обозначений, которое усиливается благодаря написанию словесных элементов в обоих знаках друг под другом;

- товары 11 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства №346216, полностью включают в себя товары 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №427239, а именно «принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов»;

- товары 09 класса МКТУ «чехлы защитные противопожарные», указанные в перечне регистрации №427239, являются однородными товарам 11 класса МКТУ «принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов» и товарам 17 класса МКТУ «материалы для изоляции, материалы изоляционные, материалы теплоизоляционные», указанным в перечне регистрации № 346216, так как имеют одно назначение (защита оборудования и устройств), один рынок сбыта (точки оптовых и розничных продаж теплового и газового промышленного оборудования) и один круг потребителей. В производстве вышеперечисленных товаров используются аналогичные материалы, они производятся на промышленном производстве и имеют длительный срок службы;

- кроме того, производство и правила использования вышеуказанных товаров в хозяйственной деятельности регулируются одними и теми же нормативными документами;

- на основании установленного выше сходства сравниваемых знаков, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №427239 будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- товарный знак по свидетельству №346216 хорошо известен в Российской Федерации и используется правообладателем с 1999 года для маркировки однородных товаров, что является не только средством идентификации товара, но и определенной гарантией его качества, поскольку потенциальный покупатель связывает производимую качественную продукцию с узнаваемым образом товарного знака;

- продукция лица, подавшего возражение, представлена более чем в 25 регионах России и пользуется заслуженным признанием у потребителей;

- контроль за качеством производимой и поставляемой продукции, а также оказываемых услуг осуществляется не только правообладателем товарного знака по свидетельству №346216, но и его партнерами, дилерами, в связи с чем лицо, подавшее возражение, стремится исключить какую-либо возможность смешения в сознании потребителей его товарных знаков с товарными знаками других производителей;

- словесный элемент «ТЕРМОТЕК» товарного знака по свидетельству №427239 воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования компании «ТТ THERMOTECH SCANDINAVIA AB», право на которое возникло ранее даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, входит в группу компаний Thermotech, известную с 1996 года, осуществляющую коммерческую деятельность на территории Швеции, Российской Федерации, Финляндии и стран Европейского Союза;

- регистрация и использование правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №427239 расценивается как акт недобросовестной конкуренции.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №427239 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка регистрации товарного знака №427239 (1);

- распечатка регистрации товарного знака №346216 (2);

- копия свидетельства о регистрации компании с переводом на русский язык (3);

- выписка из реестра Государственной налоговой службы (4);

- копия отчета по посетителям выставки Энергосбережение-01 для экспонента Термотех (5);

- копия отчета по посетителям выставки ИНТЕРСТРОЙЭКСПО-01 для экспонента Термотех (6);

- договор № 01-04 членства в Союзе Энергетиков от 22 октября 2004 г. (7);

- письмо Союза Энергетиков (8);

- копия статьи «Теплые полы глазами строителя», опубликованной в журнале «Строительство и городское хозяйство» №№ 35, 36, 37, Санкт-Петербург (9);

- копия статьи «Теплые полы: «Тепло ногам - тепло и вам»», опубликованной в журнале Петербургский строительный рынок № 11 за 2002 г., автор М. Кулыбин (10).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- фонетически сравниваемые словесные элементы «ТЕРМОТЕК»/«ТЕРМО ФАИР ТЕК» являются не сходными, так как имеют разное количество букв, звуков, разный состав гласных и согласных, разное количество слогов;

- сравниваемые знаки являются фантазийными, в этой связи их невозможно оценить семантически;

- визуальное отличие обусловлено разным количеством входящих в состав знаков элементов, композиционным решением, цветовой проработкой, а также отличием видов шрифта в словесных составляющих знаков;

- изложенная позиция правообладателя оспариваемого товарного знака подтверждается решением Роспатента по заявке 2013716597, в котором коллегией палаты по патентным спорам был сделан обоснованный вывод о несходстве сравниваемых обозначений;

- товары 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации не являются однородными товарам 11 класса МКТУ «принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов», товарам 17 класса МКТУ «материалы для изоляции, материалы изоляционные, материалы теплоизоляционные», указанным в перечне регистрации №346216, поскольку имеют разное назначение, разные рынки сбыта и различный круг потребителей;

- с учетом изложенного правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса;

- товарный знак по свидетельству №427239 не вводит потребителя в заблуждение в силу указанного выше несходства знаков;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств того, что компания «ТТ THERMOTECH SCANDINAVIA AB» использует оспариваемый товарный знак с 1999 года;

- правообладателями товарного знака по свидетельству №346216 были различные юридические лица, в этой связи не ясно, в отношении какой компании данный знак стал хорошо известен потребителям и, соответственно, в отношении какого производителя вводит в заблуждение;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №427239 просит принять во внимание информацию о длительном и интенсивном использовании оспариваемого знака, о чем свидетельствуют представленные к отзыву материалы;

- на основании того, что продукция правообладателя стала давно и хорошо известна потребителям, довод лица, подавшего возражение, о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров является необоснованным;

- довод лица, подавшего возражение, относительно несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса является неубедительным, поскольку не представлено доказательств ведения «ТТ THERMOTECH SCANDINAVIA AB» какой-либо коммерческой деятельности на территории Российской Федерации, в том числе в области производства однородных товаров, а также известности компании с 1996 года;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, включающее выполненный латинскими буквами словесный элемент Thermotech (Термотех) не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- доводы лица, подавшего возражение, о нарушении оспариваемой регистрацией законодательства в сфере недобросовестной конкуренции не обоснованы документально, а их рассмотрение не относятся к сфере компетенции Палаты по патентным спорам.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №427239.

К отзыву правообладателем товарного знака были представлены следующие дополнительные материалы:

- история бренда «ТЕРМО ФАИР ТЕК» (11);

- справка ООО «ЛПСервис» (12);

- дилерское соглашение №0113/01СПК от 01.01.2013 (13);

- договор поставки №01/12 от 01.12.2012 (14);

- счета на оплату (15);

- платежное поручение №121 от 02.12.2013 (16);

- договор №28/05 от 31.05.2013 и приложение №1 к нему (17);

- договор №33/ГНУ/03 от 29.01.2015 (18);

- сведения о компании Трастинтек, ЛПСервис, география поставок, сертификаты и документация, крупнейшие заказчики (19);

- дилерское соглашение №01/09 от 01.09.2013 (20);

- заключение коллегии (21).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.11.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №427239 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, обладает правом на товарный знак и фирменное наименование, включающее обозначение «Thermotech», а также осуществляет хозяйственную деятельность с использованием данного обозначения. В связи с этим компания «ТТ THERMOTECH SCANDINAVIA AB» признана заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям предусмотренных пунктами 6, 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №427239 представляет собой двухцветное комбинированное обозначение , которое состоит из: словесного элемента «ТЕРМ», выполненного заглавными буквами русского алфавита синего цвета, словесного элемента «ФАИР», выполненного заглавными буквами русского алфавита серого цвета и расположенного под словесным элементом «ТЕРМ», справа от указанных словесных элементов расположен словесный элемент «ТЕК», выполненный заглавными буквами русского алфавита, причем высота букв в словесном элементе «ТЕК» равна суммарной высоте словесных элементов «ТЕРМ» и «ФАИР», а буквы выполнены в двух цветах - верхняя часть в синем, а нижняя - в сером цветовом сочетаниях. Справа от словесного элемента «ТЕРМ» расположен графический элемент в виде стилизованного изображения снежинки синего цвета, а в букве «А» словесного элемента «ФАИР» расположено стилизованное изображение пламени серого цвета. Знак выполнен в синем, сером цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №346216 представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной геометрической фигуры и словесных элементов «Thermotech Термотех», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Знак выполнен в синем, красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11, 17 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Относительно однородности товаров 09, 11 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 11, 17 классов МКТУ противопоставленного знака необходимо отметить следующее.

Оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана для товаров 09 класса МКТУ «чехлы защитные противопожарные», которые относятся к противопожарному оборудованию и реализуются в специализированных магазинах по продаже данного оборудования.

Указанные товары 09 класса МКТУ не являются однородными товарам 11 класса МКТУ «принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов» и товарам 17 класса МКТУ «материалы для изоляции, материалы изоляционные, материалы теплоизоляционные», указанным в перечне регистрации № 346216, поскольку имеют разное назначение (защита противопожарного оборудования и защита газо- и водораспределительных приборов), разные рынки сбыта и различный круг потребителей.

Товары 11 класса МКТУ, указанные в перечне сравниваемых знаков, включают в себя идентичные позиции товаров, в связи с чем их однородность является очевидной.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

По фонетическому фактору сходства сравниваемые словесные элементы «ТЕРМОТЕК»/«ТЕРМ ФАИР ТЕК» товарных знаков следует признать несходными, так как они имеют разное количество букв, звуков, разный состав гласных и согласных, разное количество слогов.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений. При этом слово «Терм» может быть воспринято как сокращение от «термический», в силу чего является слабым элементом знака, близким к описательному.

При сравнении знаков в целом усматривается, что противопоставленный знак включает в себя явным образом прочитываемые словесные элементы «Thermotech/Термотех», при этом акцент приходится на английское слово, выполненное в начальной позиции (именно с него начинается восприятие знака в целом), а слово «Термотех» является транслитерацией указанного выше элемента.

Оспариваемый товарный знак представляет собой набор словесных элементов «ТЕРМ ФАИР ТЕК», композиционно расположенных так, что какое-либо единое их прочтение затруднительно. Оригинальная графическая проработка ещё более усиливает несходство знаков в целом.

Таким образом, сравниваемые знаки различаются за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, цветовой проработки, а также видом шрифта, которым выполнены словесные составляющие знаков.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Учитывая вышеизложенное, отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №427239 как несоответствующего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Отсутствие семантики у входящих в товарный знак словесных элементов и абстрактной графики обуславливает отсутствие оснований для вывода, что оспариваемый знак изначально способен породить ассоциации, не соответствующие действительности. Что касается ситуации, когда возникновение ложных ассоциаций возможно в силу использования сходного обозначения иным лицом до даты подачи заявки, то установлено следующее.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (7-10) не прослеживается тот факт, что товарный знак по свидетельству №346216 когда-либо использовался на территории Российской Федерации его правообладателями.

В свою очередь, согласно сведениям (11-20), оспариваемый товарный знак по свидетельству №427239 был разработан ЗАО «Спецкомплектресурс 2001» для маркировки термочехлов для газо- и нефте- промышленности и символизировал преимущества использования изделий в сложных погодных условиях, например, крайнего Севера, Арктики. Помимо товарного знака в комплекс исключительных прав в отношении термочехлов входит ряд патентов на полезные модели, патенты на промышленные образцы, а также секрет производства термочехлов . В разное время правообладателем товарного знака значились разные юридические лица и Индивидуальный предприниматель Степанцев Д.В. Основными дилерами продукции являются ЗАО «Трастинтек», ЗАО «Спецкомплектресурс 2001», ЗАО «ЭНЕРГОЛАБ ИНЖИНИРИНГ», которые продвигают и реализуют термочехлы конечным потребителям, в том числе, участвуют в международных общероссийских выставках и конференциях.

Заказчиками продукции являлись и являются по сегодняшний день такие крупные нефте и газо добывающие компании как Газпром, Башнефть, Новатэк, Роснефть, Сибурнефтехим, Славнефть, Эмерсон и небольшие организации и лаботарии.

География поставок термочехлов покрывает практически все регионы газо и нефтедобычи Российской Федерации (например, ОАО АНПЗ ВНК – Красноярский край, ООО Торговый дом Лукойл – г.Москва, ОАО Удмуртнефть – Удмуртская Республика, г.Ижевск, ОАО АНХК – г.Ангарск, Иркутская обл., ОАО АНК БАШНЕФТЬ – г.Уфа, Башкирская Республика, ОАО Газпромнефть ННГ – Ямало-ненецкий автономный округ-Югра, д.Шапша и другие).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что правообладателем активно используется оспариваемый товарный знак , что позволило ему завоевать уважение и популярность среди потребителей.

В возражении отсутствуют какие-либо доказательства реального смешения знаков на рынке.

В связи с вышеизложенным, довод лица, подавшего возражение, о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров необоснован.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Согласно представленному свидетельству о регистрации (3-4) видно, что с 22.02.1996 лицо, подавшее возражение, является налогоплательщиком корпорационного налога, то есть данная информация, представленная в официальном документе позволяет утверждать, что компания «ТТ THERMOTECH SCANDINAVIA AB» была зарегистрирована задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Швеции.

Вместе с тем, следует принять во внимание, что пункт 8 статьи 1483 Кодекса предусматривает запрет регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением, в отношении однородных товаров.

При анализе на тождество и сходство сравниваемых средств индивидуализации (фирменное наименование и оспариваемый товарный знак), коллегией было установлено следующее.

Исходя из того, что словесный элемент «THERMOTECH», входящий в состав фирменного наименования шведской компании, выполнен буквами латинского алфавита, он может быть прочитан как «термотех», «термотеч». Данный элемент, как было установлено ранее, не является сходным с оспариваемым товарным знаком.

Что касается деятельности, осуществляемой компанией «ТТ THERMOTECH SCANDINAVIA AB», необходимо отметить следующее.

Согласно материалам (9) компания «ТТ THERMOTECH SCANDINAVIA AB» занимается разработкой, проектированием и комплектной поставкой систем отопления «водяной теплый пол». Ретроспективных данных в них не содержится. Правовая охрана оспариваемого товарного знака действует в отношении товаров 11 класса МКТУ, что позволяет коллегии прийти к выводу об однородности товаров.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что материалы (9) представляют собой распечатку из сети Интернет информационного характера. Каких-либо иных документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что компания осуществляла свою деятельность на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не представлено. В этой связи коллегия пришла к выводу о том, что представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают его деятельность на территории Российской Федерации.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что «ТТ THERMOTECH SCANDINAVIA AB» входит в группу компаний Thermotech, известную с 1996 года, также не подтвержден документально.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №427239 соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросоветсной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №427239.