Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 04.08.2008 произведена 02.12.2009 на имя ЗАО «КОТЭС-Сибирь», г. Новосибирск, за № 395173 в отношении товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

Роспатентом 10.11.2010 за №РД0072256 был зарегистрирован договор об отчуждении товарного знака по свидетельству №395173, согласно которому новым правообладателем товарного знака стало – ЗАО «КОТЭС», г. Новосибирск. Затем на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 15.03.2011 за №РД0077875, исключительное право на данный товарный знак перешло к ООО «КОТЭС Актив», 630049, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 96/1 (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 04.08.2018.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КОТЭС», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395173, в котором выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация указанного товарного знака произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- являясь владельцем фирменного наименования, право на которое возникло 21.08.1996 года, компания ЗАО «СибКОТЭС» начала использовать указанное обозначение значительно раньше, чем была подана заявка № 2008724793 на оспариваемый товарный знак;

- отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак фонетически и графически идентичны;

- слово «КОТЭС» является искусственно образованным словесным обозначением, как лексическая единица в естественных языках не существует;

- кроме того, исключительное право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты регистрации первоначального правообладателя (ЗАО «КОТЭС-Сибирь») оспариваемого товарного знака;

- изменение фирменного наименования лица, подавшего возражение, на ЗАО «Е4-СибКОТЭС» не имеет существенного значения, так как оригинальная часть «КОТЭС» включена в новое фирменное наименование;

- основной деятельностью лица, подавшего возражение, является оказание услуг по комплексному инжинирингу, выполнение работ по проектированию, наладке и испытанию оборудования, энергетический и экологический аудит крупных энергетических объектов, обеспечение инженерного сопровождения проектов;

- товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, являются однородными по отношению к основному виду деятельности лица, подавшего возражение (деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование и др.);

- основным видом деятельности первоначального правообладателя являлась деятельность, аналогичная деятельности лица, подавшего возражение;

- компания ЗАО «Е4-СибКОТЭС» представляет собой одну из ведущих российских инжиниринговых компаний с устойчивой репутацией на рынке большой энергетики, имеет сеть филиалов в регионах РФ (г. Томск, г. Красноярск, г.Челябинск), а также филиал в Республике Казахстан;

- информация о деятельности лица, подавшего возражение, регулярно размещается в сети Интернет, а также в средствах массовой информации;

- с 27.06.2002 лицо, подавшее возражение, является владельцем доменного имени cotes.ru, фонетически тождественного оспариваемому товарному знаку, права на которое возникли у него ранее даты приоритета товарного знака;

- на внутреннем и внешнем рынке энергетики сложилось устойчивое мнение о том, что обозначение «КОТЭС» используется для идентификации услуг и товаров, соответственно оказываемых и производимых лицом, подавшим возражение;

- использование обозначения «КОТЭС» в качестве средства индивидуализации услуг и товаров неизбежно влечет к ассоциированию данных услуг и товаров с деятельностью лица, подавшего возражение, что противоречит статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой запрещаются все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении организаций.

К возражению приложены следующие материалы:

- свидетельство Новосибирской Городской Регистрационной палаты Мэрии г.Новосибирска 54 РП №000742 [1];

- копия выписки из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц №3204 от 19.10.2011 [2];

- Устав ЗАО «Е4-СибКОТЭС» [3];

- информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата [4];

- Выписка из Единого Государственного Реестра Юридических лиц №3204 от 19.10.2011 [5];

- сводная таблица объектов выполнения работ на территории Российской Федерации с приложением копий договоров и документов, подтверждающих их исполнение [6];

- копия Отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2008 по 31.12.2010 [7];

- уведомление о постановке в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика [8];

- копии дипломов [9];

- публикации в общефедеральных и региональных средствах массовой информации [10];

- справка от ООО «Гарант-Парк-Телеком» [11];

- письма контрагентов [12];

- список публикаций в СМИ с приложением копий [13];

- информация о деятельности лица, подавшего возражение, в виде референций [14];

- рекламные буклеты [15].

На основании изложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 395173 недействительным в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №395173, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзывы, поступившие 26.12.2011, 06.12.2012, 22.03.2012, в которых изложил следующее мнение:

- в возражении нет ни одной ссылки на изображения графические и чертежи, которые производило лицо, подавшее возражение, в процессе своей деятельности;

- в этой связи невозможно установить однородность товаров, изготавливаемых лицом, подавшим возражение, и товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №395173;

- изображения графические и чертежи как вид товаров могут быть материальным результатом не только таких видов деятельности как архитектура и инженерно-техническое проектирование, но и других различных видов деятельности, например, таких как бизнес-консультирование, стратегическое планирование бизнес-процессов, дизайн мебели и интерьеров и т.п.;

- в соответствии с пунктом 2 статьи 1475 Кодекса исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования;

- до 17.03.2009 лицо, подавшее возражение, имело фирменное наименование ЗАО «СибКОТЭС», однако 17.03.2009 года изменило свое фирменное наименование, что в силу указанного пункта 2 статьи 1475 Кодекса влечет прекращение исключительного права на прежнее фирменное наименование и возникновение исключительного права на новое фирменное наименование ЗАО «Е4-СибКОТЭС»;

- вследствие указанных обстоятельств не подлежит защите фирменное наименование лица, подавшего возражение, так как приоритет товарного знака установлен ранее даты возникновения исключительного права на противопоставленное фирменное наименование;

- автором фантазийного обозначения «КОТЭС», зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству № 395173, является Серант Феликс Анатольевич (1939 года рождения) - основатель группы компаний «КОТЭС», что удостоверяется его письменным подтверждением авторского права на произведение «КОТЭС»;

- по инициативе Серанта Феликса Анатольевича 13 октября 1992 года была создана организация с фирменным наименованием АОЗТ «КОТЭС», одним из акционеров и генеральным директором которой он являлся;

- слово «КОТЭС» было положено в основу серии товарных знаков «КОТЭС» свидетельства №№ 336352, 395172,289938, 395173;

- ЗАО «Е4-СибКОТЭС» (прежнее фирменное наименование - ЗАО «СибКОТЭС») использует объект авторского права, произведение «КОТЭС», без заключения договора с автором произведения (Серантом Ф. А.);

- регистрация оспариваемого товарного знака «КОТЭС» по свидетельству №395173 и других товарных знаков «КОТЭС» (свидетельства №№ 289938, 336352, 395172) на имя ЗАО «КОТЭС-Сибирь» была осуществлена с согласия ЗАО «СибКОТЭС»;

- на дату подачи заявки на оспариваемый товарный знак акционеры ЗАО «СибКОТЭС» и ЗАО «КОТЭС-Сибирь» (первоначальный правообладатель) частично совпадали, а руководителями ЗАО «СибКОТЭС» и ЗАО «КОТЭС-Сибирь» были сын

- Серант Дмитрий Феликсович и отец - Серант Феликс Анатольевич;

- в связи с этим можно утверждать, что ЗАО «СибКОТЭС» знало о подаче заявки на регистрацию обозначения «КОТЭС» в качестве товарного знака и не возражало против такой регистрации на имя ЗАО «КОТЭС-Сибирь»;

- факт согласия ЗАО «СибКОТЭС» на регистрацию товарного знака «КОТЭС» на имя ЗАО «КОТЭС-Сибирь» также подтверждается тем, что 31 мая 2005 года был подписан лицензионный договор на использование другого товарного знака «КОТЭС» по свидетельству №289938 между ЗАО «КОТЭС-Сибирь» (правообладатель) и ЗАО «СибКОТЭС» (лицензиат);

- несмотря на то, что лицензионный договор не был зарегистрирован, ЗАО «СибКОТЭС» использовало товарный знак «КОТЭС» по свидетельству № 289938, что подтверждается публикациями в средствах массовой информации;

- кроме того, у ЗАО «КОТЭС-Сибирь» и ЗАО «СибКОТЭС», а в последующем ЗАО «Е4-СибКОТЭС» были совместные проекты, что подтверждается актами выполненных работ, коммерческим предложением от ЗАО «СибКОТЭС»;

- 17 марта 2009 года в соответствии с решением общего собрания акционеров принято решение об изменении фирменного наименования ЗАО «СибКОТЭС» на ЗАО «Е4-СибКОТЭС» - в рамках консолидации холдинга ОАО «Группа Е4» под единым товарным знаком «Е4», что заявляется на сайте ЗАО «Е4-СибКОТЭС», и таким образом, в ЗАО «СибКОТЭС» изменилось руководство и компания перестала входить в группу компаний «КОТЭС», стала входить в группу компаний «Е4»;

- в Группу «КОТЭС» входят следующие компании: ЗАО «КОТЭС-Сибирь», ЗАО «КОТЭС», ООО «КОТЭС Актив», ЗАО «ЗиО-КОТЭС», ТОО «КОТЭС КАЗАХСТАН», при этом единственным учредителем ООО «КОТЭС Актив» (правообладателем оспариваемого товарного знака «КОТЭС» по свидетельству №395173) в настоящее время является Серант Дмитрий Феликсович - сын автора обозначения «КОТЭС»;

- Группа компаний «КОТЭС» выполняет крупные энергетические проекты, в том числе работы по Экибастузской ГРЭС-1, Экибастузской ГРЭС-2, Рефтинской ГРЭС, Карагандинской ТЭЦ-3, Астанинской ТЭЦ-2, Улан-Уданской ТЭЦ-1, ТЭС Углевик (Босния и Герцеговина), ТЭС Костолац-А (Сербия), Благовещенской ТЭЦ, ПГУ 600 Мвт в Москве, ТЭС Озерного ГОКа (Республика Бурятия), крупные проекты в Уральском регионе, в Архангельской области и других областях;

- компании Группы «КОТЭС» имеют допуски на выполнение проектных и строительных работ СРО НП «МОПОСС» и СРО НП «Первая Национальная Организация Строителей», сертификат на соответствие стандарту ISO 9001-2008 Швейцарской аудиторской компании SGS и другие разрешающие документы;

- Группа компаний «КОТЭС» активно использует в своей деятельности оспариваемый товарный знак «КОТЭС» по свидетельству № 395173, а также другие товарные знаки «КОТЭС» по свидетельствам №№ 336352, 395172, 289938, в частности, на сайтах компаний в сети Интернет, в публикациях, на официальных бланках;

- при проведении поиска в поисковой системе «Google» по обозначению «КОТЭС» большая часть ссылок относится к группе компаний «КОТЭС», что свидетельствует о том, что обозначение «КОТЭС» индивидуализирует именно Группу «КОТЭС»;

- в качестве средства индивидуализации оказываемых услуг ЗАО «Е4- СибКОТЭС» использует обозначение «Е4», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельствам №№ 355539, 326307, 326306 и в сети Интернет подчеркивается принадлежность компании ЗАО «Е4-СибКОТЭС» инжиниринговому холдингу ОАО «Группа Е4»;

- связи с этим действия ЗАО «Е4-СибКОТЭС» по подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «КОТЭС» по свидетельству №395173 при отсутствии намерения использования обозначения «КОТЭС» могут быть рассмотрены как злоупотребление правом;

- Серант Ф.А., Серант Д.Ф. и те сотрудники, которые работали в компании ЗАО «СибКОТЭС» и способствовали приобретению известности обозначения «КОТЭС», на данный момент работают в ЗАО «КОТЭС» и ЗАО «ЗиО-КОТЭС», которые входят в Группу «КОТЭС» и именно с «Группой КОТЭС» в целом потребители ассоциируют обозначение «КОТЭС».

В обоснование своей позиции правообладателем представлены следующие материалы:

- копия Устава ООО «КОТЭС Актив» [16];

- копия информационного письма Новосибирскстата от 23.12.2010 с кодами статистики [17];

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «КОТЭС Актив» [18];

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «КОТЭС Актив» [19];

- Письменное подтверждение авторского права на произведение «КОТЭС» Серанта Ф.А. от 30.01.2012 г. [20];

- Протокол № 1 от 22.09.1992 года о создании АОЗТ «КОТЭС» и назначении Генерального директора Серанта Ф.А. [21];

- Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия АОЗТ «КОТЭС» № 1768 от 13.10.1992 г. [22];

- Устав АОЗТ «КОТЭС» [23];

- Список физических акционеров АО «КОТЭС» от предприятия «Сибтехэнерго», «Подольского машиностроительного завода», ВО «Технопромэкспорт» [24];

- Протокол № 1 учредительного собрания по созданию ЗАО «СибКОТЭС» от 30.04.1996 о создании ЗАО «СибКОТЭС» и назначении Генерального директора Серанта Ф.А. [25];

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о ЗАО «СибКОТЭС» № 6561 от 21.08.1996 г. [26];

- Договор учредителей о создании ЗАО «СибКОТЭС» от 30.04.1996 г. [27];

- Список физических лиц акционеров ЗАО «СибКОТЭС» [28];

- Выписка из Протокола ЗАО «СибКОТЭС» № 1 от 22.06.2005 г. о назначении Генерального директора Серанта Д.Ф. [29];

- Выписка из Протокола № 6 от 28.11.2006 г. внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «КОТЭС-Сибирь» от 28.11.2006 г. о назначении директора Серанта Ф.А. [30];

- Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «КОТЭС-Сибирь» от 09.04.2003г. [31];

- Выписка из ЕГРЮЛ от 09.01.2007 г. о ЗАО «КОТЭС-Сибирь» [32];

- Письменное подтверждение согласия на регистрацию обозначения «КОТЭС» в качестве товарного знака от 30.01.2012 г. [33];

- Лицензионный договор на использование товарного знака «КОТЭС» (свидетельство № 289938) от 31.05.2005 г. [34];

- Акты выполненных работ между ЗАО «КОТЭС-Сибирь» и ЗАО «СибКОТЭС», ЗАО «Е4-СибКОТЭС» № 1 от 30.04.2008 г., № 2 от 30.06.2008 г., № 3 от 26.12.2008 г., № 1 от 30.03.2009 г. [35];

- Коммерческое предложение от ЗАО «СибКОТЭС» от 05.07.2007г. № 02- 10/3066 [36];

- Страницы Интернет-сайта ЗАО «Е4-СибК0ТЭС» [37];

- Сведения о работах/проектах выполненных ЗАО «КОТЭС», ЗАО «ЗиО-КОТЭС» от 30.12.2012 [38];

- Перечень разрешающих документов на выполнение работ ЗАО «КОТЭС» [39];

- Страницы Интернет-сайтов ЗАО «КОТЭС», ЗАО «КОТЭС-Сибирь» [40];

- Страницы поискового ресурса Google по запросу «КОТЭС» [41];

- Список публикаций в средствах массовой информации с приложением копий [42];

- Диплом доктора технических наук Серанта Ф.А. от 15.05.1973 [43];

- Диплом доктора технических наук Серанта Ф.А. от 14.04.2000 [44];

- Диплом лауреата премии Правительства Российской Федерации от 16.01.1996 [45];

- Приказ о присвоении почетного звания «Почетный энергетик», удостоверение к почетному званию «ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК» Серанта Ф.А. от 20.04.2009; Удостоверение № 2552 о награждении Серанта Ф.А. нагрудным знаком «Заслуженный работник «ЕЭС России» [46];

- Список патентов на изобретения и полезные модели, автором которых является Серант Ф.А. [47];

- Сертификат участника тренинга «Основы управления проектами» Серанта Д.Ф. [48];

- Сертификат участника курса «Project Management Basics» Серанта Д.Ф. [49];

- Сведения о сотрудниках ЗАО «КОТЭС» по состоянию на 30.01.2012 г. [50];

- Список отзывов и рекомендательных писем контрагентов компаний «Группы КОТЭС» с приложением копий [51];

- письменное подтверждение авторства Серанта Феликса Анатольевича на обозначение «КОТЭС» от 16.02.2012 [52];

- технический проект реконструкции котла ОР-210 ЭС «Скавина» (Польша), 1997 [53];

- технические предложения по реконструкции котлов типа ТП-170 на ТЭС Комбината «ТАРНУВ» (Польша) [54];

- техническое предложение по реконструкции котлов ПК-10 ТЭС «Явожно-II» (Польша) [55];

- Решение Арбитражного суда Московской области о ликвидации ЗАО «КОТЭС» от 27.11.2003[56];

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации ЗАО «КОТЭС» на основании решения суда [57];

- специализированный журнал «Отопительные технологии «ЭНЕРГИЯ», июль 2005 [58];

- специализированный журнал «Отопительные технологии «ЭНЕРГИЯ», февраль 2005 [59];

- акт 21-1/06 освидетельствования скрытых работ от 21.09.2006 [60];

- акт №1 приема-передачи выполненных работ по Договору №64-ПР/2007 от 06.12.2007 [61];

- акт сдачи-приемки выполненных работ по дополнительному соглашению №3 от 19.02.2008 к договору №55-С/2007 от 25.10.2007 [62];

- акт о приемке выполненных работ №7 от 31.03.2008 [63];

- акт №7 сдачи-приемки выполненных работ к дополнительному соглашению №1 от 29.12.2007 [64];

- акт о приемке выполненных работ (проектные работы) №1 от 31.03.2008 [65];

- акт №1 приема-передачи выполненных работ по договору №62-П/2007 от 15.11.2007 [66];

- акт №1 приема-передачи выполненных работ по договору №62-П/2007 от 15.11.2007 [67];

- акт приемки законченного строительством объекта от 30.11.2006 [68];

- акт №2 сдачи-приемки выполненных работ по договору №24-М/2006 от 10.07.2006 [69];

- акт №2 приема-передачи выполненных работ от 12.09.2008 по договору №20- Р/2008 от 15.04.2008 [70];

- акт №2 приема-передачи выполненных работ от 12.12.2008 по дополнительному соглашению №1 от 10.10.2008 к договору №20-Р/2008 от 15.04.2008 [71];

- акт №1 приема-передачи выполненных работ от 30.05.2008 по договору №20- Р/2008 от 15.04.2008 [72];

- акт №1 приема-передачи выполненных работ от 25.11.2008 по дополнительному соглашению №1 от 10.10.2008 к договору №20-Р/2008 от 15.04.2008 [73];

- акт №1 сдачи-приемки выполненных работ от 18.03.2009 к дополнительному соглашению №2 от 19.02.2009 по договору №51-ПР/2008 от 15.07.2008 [74];

- акт о приемке выполненных работ (проектные работы) №1 от 27.06.2008 [75];

- акт №1 приема-передачи выполненных работ от 22.09.2008 по договору №21- ПР/2008 от 16.04.2008 [76];

- исходящие письма ЗАО «КОТЭС-Сибирь» по разработке проектной документации [77];

- входящие письма ЗАО «КОТЭС-Сибирь» по разработке проектной документации [78];

- письменные подтверждения принадлежности к Группе компаний «КОТЭС» [79];

- буклеты ЗАО «КОТЭС-Сибирь» [80];

- хронологическая схема образования юридических лиц [81];

- письмо ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» №001-1450 от 23.03.2012 [82];

- письмо ОАО «ЗиО» №6-1100 от 27.03.2012 [83];

- перечень котельных установок на твердом топливе, освоенных с участием АО «Подольский машиностроительный завод», АО «Сибтехэнерно» и АО «КОТЭС» [84].

На основании изложенных доводов и с учетом материалов [16] – [84] правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 08.11.2011 и сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №395173.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с позицией правообладателя, в корреспонденции от 26.03.2012, изложило следующее мнение:

- в Письменном подтверждении авторского права на произведение и Письменных подтверждениях иных лиц указывается, что Серант Ф.А. является автором идеи по созданию компании по проектированию, наладке и испытаниям котельного оборудования с наименованием «КОТЭС», однако в пункте 5 статьи 1259 Кодекса прямо указано, что авторские права не распространяются на идеи, в связи с чем указанная идея не подлежит правовой охране в качестве объекта авторского права;

- обозначение «КОТЭС» не может быть признано произведением, так как произведение как результат творческой деятельности должно обладать признаком оригинальности достигаемого автором творческого результата, то есть должна отсутствовать объективная возможность его самостоятельного повторения другими авторами;

- таким образом, рассматриваемое обозначение представляет собой набор отдельных символов, не имеющее лексического значения, в связи с чем, обозначение «КОТЭС» не может быть признано объектом авторского права;

- обозначение «КОТЭС» приобрело семантическую наполненность только как часть фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- данное обозначение получило правовую охрану в качестве части фирменного наименования лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- факт того, что АОЗТ «КОТЭС» было зарегистрировано ранее, чем лицо, подавшее возражение, не имеет юридического значения, так как на настоящий момент в соответствии с Решением Арбитражного суда Московской области по Делу №А41-К1-18652/03 от 27.11.2003 было ликвидировано;

- на настоящий момент лицо, подавшее возражение, является юридическим лицом, с наиболее ранней датой регистрации по сравнению со всеми иными организациями, использующими в своем наименовании обозначение «КОТЭС»;

- ни со стороны настоящего правообладателя ни со стороны первоначального правообладателя соответствующие одобрения на регистрацию обозначения «КОТЭС» в качестве товарного знака получены не были;

- решение о регистрации оспариваемого товарного знака на имя первоначального правообладателя было принято единолично Серантом Д.Ф. и Серантом Ф.А. без одобрения соответствующего наблюдательного органа, то есть не была учтена воля акционеров;

- лицензионный договор, на который ссылается правообладатель, не был зарегистрирован в установленном порядке и не был одобрен наблюдательным органом лица, подавшего возражение;

- таким образом, подписание соответствующего договора, также как и согласие на регистрацию товарного знака, явилось проявлением личного волеизъявления Серанта Ф.А. и повлекло за собой нарушение законных интересов и прав лица, подавшего возражение;

- при существовании товарного знака по свидетельству №395173, зарегистрированного на имя организации, входящей в «Группу КОТЭС» использование данного товарного знака лицом, подавшим возражение, привело бы к усугублению отождествления деятельности соответствующих организаций;

- в связи с этим лицом, подавшим возражение, было принято решение о временном прекращении использования данного товарного знака до момента признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395173 недействительной, а также о переименовании организации путем добавления к наименованию части «Е4».

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- сведения о зарегистрированных лицах из реестра владельца именных ценных бумаг по состоянию на 15.06.2007, 31.10.2008, 03.04.2009 [85];

- распечатка страницы google по запросу сообщения ОАО «Группа Е4» [86];

- справка по среднесписочной численности ЗАО «Е4-СибКОТЭС» [87].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 08.11.2011, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными по следующим причинам.

С учетом даты (04.08.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №395173 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 395173 представляет собой словесное обозначение «КОТЭС», выполненное крупным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и носит фантазийный характер.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ – «изображения графические, чертежи». Правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №395173 в настоящее время является ООО «КОТЭС Актив». Предыдущими правообладателями оспариваемого товарного знака являлись ЗАО «КОТЭС-Сибирь» и ЗАО «КОТЭС».

Возражение от 08.11.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395173 в отношении товаров 16 класса МКТУ подано ЗАО «Е4-СибКОТЭС».

Данное возражение основывается на несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, которым установлено ограничение на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с охраняемым на территории Российской Федерации фирменным наименованием, права на которое возникли у иного лица ранее даты приоритета товарного знака.

Необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса при столкновении различных тождественных или сходных до степени смешения средств индивидуализации (фирменного наименования, товарного знака, знака обслуживания, коммерческого обозначения), которые в результате тождества или сходства могут ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Согласно пункту С (1) статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Конвенция), чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства лицо, подавшее возражение, противопоставляет исключительное право на фирменное наименование ЗАО «СибКОТЭС», возникшее, как усматривается из документа [2], 21.08.1996, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №395173 (04.08.2008). В дальнейшем данное лицо было переименовано на ЗАО «Е4-СибКОТЭС» (наименование лица, подавшего возражение, в настоящее время). При этом, согласно доводам возражения, вхождение в состав противопоставляемого фирменного наименования и оспариваемого товарного знака элемента «КОТЭС» приводит к введению потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Сопоставление собственно наименования юридического лица, подавшего возражение, и словесного элемента товарного знака показало, что они, действительно, содержат фонетически тождественный элемент «КОТЭС». Однако наличие данного факта является недостаточным для установления преимущества противопоставленного фирменного наименования по следующим причинам.

Анализ представленных правообладателем документов показал, что до даты (04.08.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №395173 обозначение «КОТЭС» было включено в состав фирменного наименования не только лица, подавшего возражение, но и иных юридических лиц:

- АОЗТ «КОТЭС» (было зарегистрировано в качестве юридического лица 13.10.1992, то есть ранее регистрации в качестве юридического лица ЗАО «СибКОТЭС»/ЗАО«Е4-СибКОТЭС» - лица, подавшего возражение);

- ЗАО «КОТЭС-М» (зарегистрировано в качестве юридического лица 18.12.1996);

- ЗАО «КОТЭС-Сибирь» (зарегистрировано в качестве юридического лица 09.04.2003 и являлось первым правообладателем товарного знака по свидетельству №395173);

- ООО «КОТЭС-Тюмень» (зарегистрировано в качестве юридического лица 24.04.2003);

- ЗАО «КОТЭС» (зарегистрировано в качестве юридического лица 04.04.2003 и являлось вторым правообладателем товарного знака по свидетельству №395173).

Все перечисленные компании входят в группу компаний «КОТЭС» [79] и на протяжении длительного времени используют обозначение «КОТЭС» для индивидуализации инжиниринговых услуг (инжиниринг - услуги инженерно консультационного плана или соответствующие работы, которые имеют исследовательский, проектно-конструкторский или расчетно-аналитический характер www.stanki-alfaprom.ru/).

ЗАО «Е4-СибКОТЭС» также является инжиниринговой компанией, оказывающей услуги в энергетической отрасли, в том числе, по проектированию различных объектов [2-6; 9-10].

Данные услуги соотносятся с товарами 16 класса МКТУ оспариваемой регистрации №395173, поскольку изображения графические и чертежи являются результатом проектирования.

Таким образом, упомянутая выше группа компаний использует тождественный индивидуализирующий элемент «КОТЭС» и оказывает тот же вид услуг, что и лицо, подавшее возражение.

После 2008 года в группу компаний «КОТЭС» вошли ЗАО «ЗиО-КОТЭС», ТОО «КОТЭС-КАЗАХСТАН», ООО «КОТЭС Актив» (настоящий правообладатель товарного знака по свидетельству №395173).

Из представленных правообладателем документов усматривается, что наиболее ранее по дате создания юридическое лицо АОЗТ «КОТЭС» возникло в 1992 году по инициативе Серанта Феликса Анатольевича в качестве компании по проектированию, наладке и испытаниям энергетического оборудования.

Серант Феликс Анатольевич является автором фантазийного словесного элемента «КОТЭС» (о чем свидетельствуют письменные подтверждения как самого Ф.А. Серанта, так и иных лиц [20; 52]). В соответствии со статьей 1257 Кодекса лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное. Лицо, подавшее возражение, в рамках рассмотрения возражения никоим образом не опровергло авторство Серанта Феликса Анатольевича на искусственно созданный оригинальный словесный элемент «КОТЭС». При этом решение спора относительно того, может ли само слово быть предметом авторских прав, выходит за рамки компетенции палаты по патентным спорам.

В дальнейшем указанный словесный элемент с согласия автора был включен в состав оригинальной части фирменных наименований всех юридических лиц, входящих в группу компаний «КОТЭС», и зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №395173 [33].

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение - ЗАО «СибКОТЭС» до 2006 года также являлось участником группы компаний «КОТЭС». При этом все юридические лица, относящиеся к группе компаний «КОТЭС», создавались и функционировали на рынке энергетических услуг при участии Серанта Феликса Анатольевича и его сына – Серанта Дмитрия Феликсовича (данные лица выступали в качестве учредителей и/либо генеральных директоров) [16; 21-32].

За длительный период существования группы компаний «КОТЭС» был выполнен ряд крупных энергетических проектов по модернизации и созданию нового котельного оборудования в России, Турции, Польше, Югославии, Румынии, Македонии, Индии, Китае, Казахстане. При оказании соответствующих услуг и позиционировании себя на рынке данная группа компаний использовала словесное обозначение «КОТЭС» [38-40; 42; 51; 53-78; 82-84].

В связи с активной и продолжительной деятельностью группы компаний «КОТЭС» в области инжиниринга с использованием обозначения «КОТЭС» оно ассоциируется у потребителей, прежде всего, с группой компаний и её основателем - Серантом Феликсом Анатольевичем.

В настоящее время правообладателем оспариваемого товарного знака является один из участников группы компаний «КОТЭС» - ООО «КОТЭС Актив» с единственным учредителем – Серантом Дмитрием Феликсовичем.

Что касается деятельности лица, подавшего возражение, то с момента выхода ЗАО «Е4-СибКОТЭС» из состава группы компаний «КОТЭС», оно стало использовать в качестве основного индивидуализирующего элемента своей деятельности обозначение «Е4».

В рамках рассматриваемого возражения следует учитывать специфику области деятельности участников спора. Поскольку инжиниринговые услуги в области энергетики относятся к дорогостоящим работам, заказчиками которых являются специализированные юридические лица (энергетические предприятия), потребители данных услуг внимательно относятся к выбору исполнителя услуг и, как правило, они хорошо осведомлены о всех компаниях, оказывающих данные услуги в определенном регионе.

Оценив в целом все фактические обстоятельства спора, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для вывода о том, что в результате сходства сопоставляемых в возражении средств индивидуализации (товарного знака «КОТЭС» по свидетельству №395173 и фирменного наименования лица, подавшего возражение - ЗАО «Е4-СибКОТЭС») потребители (специализированные предприятия) могут быть введены в заблуждение относительно реального изготовителя товаров 16 класса МКТУ «изображения графические, чертежи».

В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №395173 в связи с наличием «старших» прав на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 08.11.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 395173.