Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 14.10.2016 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.12.2017 за №638846 в отношении товаров 16, 29-33 и услуг 35, 39, 44 классов МКТУ на имя Ларина Максима Владиславовича, Россия (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из расположенного под углом к линии горизонта прямоугольника, внутри которого размещена надпись «АФАНАСИЙ – ОХОТА НАШЕГО! Выбирай Россию!», причем слова «ОХОТА», «НАШЕГО!» словосочетание «Выбирай Россию!» расположены на трех строках.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 09.06.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №638846 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения со словесными товарными знаками «ОХОТА» лица, подавшего возражение, имеющими более ранний приоритет, по свидетельству №183777/1[1], зарегистрированным в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ и №415349[2], зарегистрированным в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ;

- также оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией из восьми товарных знаков лица, подавшего возражение, в основу которой положен словесный элемент «ОХОТА», по свидетельствам №№183777/1, 415349, 372221, 616408, 458377, 627064, 610434, 467830[1-8];

- сравниваемые товарные знаки являются сходными по звуковому, смысловому и графическому признакам сходства обозначений;

- звуковое сходство обусловлено полным фонетическим вхождением словесных товарных знаков «ОХОТА» в оспариваемый знак, совпадающий элемент «ОХОТА» является сильным элементом, что усиливает сходство сравниваемых словесных элементов;

- графическое сходство обусловлено сходным общим впечатлением, использованием букв кириллического алфавита, сходного шрифта;

- смысловое сходство обусловлено использованием в знаках одного и того же слова «ОХОТА», на которое падает логическое ударение - наличие в составе оспариваемого знака дополнительных слов – Афанасий, Нашего!,Выбирай Россию! не ослабляет звуковое и смысловое сходство обозначений в связи с обособленным восприятием словосочетания «ОХОТА НАШЕГО!», а также в связи с тем, что они не меняют значения слова «ОХОТА», они синтаксически отделены от фразы «ОХОТА НАШЕГО!» и практически не связаны с ней по смыслу;

- комбинированный товарный знак и словесные товарные знаки «ОХОТА» лица, подавшего возражение, являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом;

- словосочетание «ОХОТА НАШЕГО!» оспариваемого товарного знака воспринимается отдельно от других словесных элементов знака, поэтому его высокая степень сходства со словесными знаками «ОХОТА» обеспечивает сходство сравниваемых знаков в целом;

- словесный элемент «ОХОТА» в оспариваемом знаке выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака, поскольку он занимает начальную позицию в самостоятельном словесном элементе «ОХОТА НАШЕГО!»;

- сходство с серией товарных знаков лица, подавшего возражение, усиливает риск возникновения ассоциаций оспариваемого товарного знака с указанными знаками;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован на ряд товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 39, 44 классов МКТУ, идентичных или однородных товарам 29, 30, 32, 33 и услугам 42 классов МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки [1-8];

- часть товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ оспариваемого знака также является однородной товарам 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки «ОХОТА», и которые представляют собой различные алкогольные и безалкогольные напитки, в частности, пиво, поскольку такие товары традиционно используются как закуска к пиву и прочим алкогольным напиткам и могут рассматриваться как сопутствующие и взаимодополняемые;

- сходство до степени смешения словосочетания «ОХОТА НАШЕГО» со словесным товарным знаком «ОХОТА»[1] подтверждено Судом по интеллектуальным правам, а также результатами опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМ в 2016;

- высокой вероятности смешения сравниваемых знаков способствуют, в том числе, обстоятельства фактического использования товарных знаков лица, подавшего возражение, и не только в отношении пива, которое выпускается с начала 2000-х годов, но и в отношении некоторых закусок к пиву;

- регистрация товарного знака, включающего элемент, ранее признанный судом сходным с зарегистрированными ранее товарными знаками, противоречит общественным интересам, поскольку дискредитирует значение судебного решения и поощряет способы его обхода.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №638846 в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ, в том числе:

16 – листы бумажные или пластиковые абсорбирующие для упаковки пищевых продуктов; обертки для бутылок картонные или бумажные; подставки для пивных кружек; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки, за исключением текстильных;

29 – анчоусы; арахис обработанный; белок яичный; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; ветчина; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра рыб обработанная; капуста квашеная; клемы [неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крокеты; лангусты неживые; лосось неживой; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко соевое [заменитель молока]; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паштеты из печени; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; продукты пищевые рыбные; птица домашняя неживая; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; субпродукты; сыры; трепанги неживые; голотурии неживые; трюфели консервированные; тунец; устрицы неживые; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца;

30 – бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженое]; каперсы; карамель [конфеты]; каши молочные для употребления в пищу; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кускус [крупа]; кушанья мучные; леденцы; лепешки рисовые; марципан; мед; мороженое; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряники; рис; рулет весенний; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод для употребления в пищу; сухари; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тесто миндальное; тортилы; уксус; уксус пивной; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый пищевой;

31 – арахис необработанный; икра рыб; продукты обработки хлебных злаков кормовые; солод для пивоварения и винокурения; фундук; хмель; ягоды [плоды] необработанные; ягоды можжевельника;

35 – агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; оформление витрин; подготовка платежных документов; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

39 – упаковка товаров; хранение товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о словарном значении слова «Охота»;

- информация об этимологии слова «Охота»;

- судебные акты;

- копия опроса ВЦИОМ;

- сведения о бренде «Охота» лица, подавшего возражение;

- сведения о конкурсе «Товар года», дипломы и сертификаты;

- обоснование однородности;

- протокол осмотра доказательств №78 АБ 4499165 от 14 февраля 2018.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «Афанасий-охота нашего! Выбирай Россию!» акцентирует внимание потребителя на чувстве патриотизма, прямо ассоциируя наименование «Афанасий» и заложенную природой в человеке тягу к родным местам - Родине как малой (зависит от места проживания конкретного потребителя), так и большой (страна Россия);

- словосочетание «Выбирай Россию» прямо призывает делать выбор в пользу данного товара как продукции российского производителя, тем самым, поддерживая экономику родной страны;

- товарные знаки «Охота», правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, вызывают ассоциации конкретно с охотой как процессом выслеживания и убийства животных с последующим «отмечанием» содеянного, в том числе с использованием алкоголя, об этом прямо говорят изображения человека с охотничьим ружьем на плече, как правило, помещаемые рядом с товарными знаками; слово «охота» в оспариваемом товарном знаке по смыслу словесного обозначения означает действия, а в противопоставляемых товарных знаках это отдельное словесное обозначение, определяющее род занятий;

-. доминирующее положение в товарном знаке занимает словесный элемент «Афанасий», который направлен на продвижение товаров и услуг бренда «Афанасий»;

- свои доводы лицо, подавшее возражение, основывает на вырванном из контекста слове, когда необходимо учитывать всю фразу в целом: «Афанасий-охота нашего! Выбирай Россию!», т.к. основной частью товарного знака является фраза в целом и, если использовать каждое слово по отдельности, теряется весь смысл (посыл) этой фразы.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 30.10.2018 об отказе в удовлетворении возражения от 09.06.2018 и оставлении правовой охраны товарного знака по свидетельству №638846 в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2019 года по делу №СИП-102/2019 решение Роспатента от 30 октября 2018 года, которым оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству №638846, признано недействительным. При этом суд обязал повторно рассмотреть возражение ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» от 09 июня 2018 года, по результатам рассмотрения которого было принято вышеуказанное решение Роспатента.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда от 10.06.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №638846 рассматривается повторно.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.10.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила.

Согласно пункту 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения может быть принято решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия по нему решения.

Анализ материалов дела показал, что решение Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2019 по делу №СИП-102/2019 о признании недействительным решения Роспатента от 30 октября 2018 года, которым оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству №638846, и постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2019, которым вышеуказанное решение суда по делу №СИП-102/2019 оставлено в силе, отменены определением Верховного Суда Российской Федерации по делу №300-ЭС19-26515 от 17.03.2020. Следовательно, на дату (06.04.2020) заседания коллегии указанное решение Роспатента от 30.10.2018 является действительным.

Отмена вышеуказанных судебных актов устраняет основания для повторного рассмотрения возражения ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №638846.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 09.06.2018, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №638846.