Оспариваемый товарный знак ГИДРОЦЕМ с приоритетом от 29.01.2018 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.11.2018 за № 680973 на имя Мошкова Игоря Розаиновича, Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 17, 19 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении изложено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком HYDROCEM по свидетельству №571756 [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 01, 02, 17 и 19 классов МКТУ на имя лица, подавшего возражения, и имеющим более ранний приоритет. Сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено их фонетическим и графическим сходством в отсутствие у обозначений смысловых значений, что приводит к ассоциированию знаков между собой в целом, несмотря на некоторые отличия. Все товары 01, 02, 17 и 19 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, так как они относятся к одним родовым группам товаров, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, реализуются в одних и тех же местах одному кругу потребителей.

Также в возражении указано, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя ввиду того, что Общество Гидроцем - это собственное производство строительных смесей для гидроизоляции, предлагает большой ассортимент продукции для всех видов строительных и ремонтных работ. Основная деятельность - производство сухих ремонтных смесей, добавок для бетона и поставка гидроизоляции оптом по всей России. Общество Гидроцем гарантирует высокое качество готовых смесей HYDROCEM, многочисленные сертификаты подтверждают высокий уровень и надёжность в эксплуатации. Среди клиентов Общества Гидроцем ведущие строительные компании России.

В связи с указанным в возражении отмечено, что регистрация оспариваемого товарного знака может привести к введению потребителя в заблуждение не только в отношении товаров 1, 2, 17 и 19 классов МКТУ, но и услуг 35 класса МКТУ, к которым относятся услуги по рекламе, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса и офисная служба, для которых он зарегистрирован.

Кроме того, в возражении указано на то, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с оригинальной частью охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования ООО «Гидроцем», которое было зарегистрировано 13.01.2015 г., что значительно ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.01.2018 г.). Основным видом деятельности Общества Гидроцем является производство сухих бетонных смесей. Дополнительными видами деятельности Общества Гидроцем являются следующие:

1. Производство обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них.

2. Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами.

3. Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием.

4. Торговля оптовая лакокрасочными материалами.

5. Торговля оптовая листовым стеклом.

6. Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

7. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.

8. Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах.

9. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

10. Деятельность по складированию и хранению.

11. Транспортная обработка грузов.

12. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация.

13. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Продукция Общества Гидроцем соответствует санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, а также требованиям нормативных документов ТУ 23.64.10-003-79713482-2017, ТУ 5745-001-79713482-2015 и ТУ 2312- 001-79713482-2015, что подтверждается прилагаемыми свидетельствами и сертификатами соответствия, а также экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» от 28.12.2015 г. Примеры конкретной продукции, на которую распространяется действия сертификатов соответствия, приведены в Приложении к сертификату соответствия № РОСС RU.HA34.H03966. В подтверждение осуществления деятельности Общества Гидроцем в 2015-2018 гг. к настоящему возражению также прилагаются примеры заключенных договоров и накладных к ним.

Ввиду сходства оригинальной части фирменного наименования Общества Гидроцем с оспариваемым товарным знаком по звуковым и графическим критериям потребители могут быть введены в заблуждение регистрацией товарного знака по свидетельству № 680973, произведенной на имя Мошкова Игоря Розаиновича, а не на Общество с ограниченной ответственностью «Гидроцем».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку полностью.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гидрцоем» на 9 л. [2];

- Оборотно-сальдовая ведомость по 43 счету за 2015 год на 1 л.[3];

- Оборотно-сальдовая ведомость по 43 счету за 2016 год на 2 л.[4];

- Оборотно-сальдовая ведомость по 43 счету за 2017 год на 1л.[5];

- Оборотно-сальдовая ведомость по 43 счету за 2018 год на 1 л.[6];

- Свидетельство СГР № BY.10.12.01.008.E.000995.12.15 от 24.12.2015 г. на 1 л. [7];

- Свидетельство СГР № BY.10.12.01.008.E.000996.12.15 от 24.12.2015 г. на 1 л. [8];

- Свидетельство СГР № BY.70.06.01.013.E.001766.04.18 от 28.04.2018 г. на 1 л. [9];

- Сертификат соответствия № POCCRU.АГ81.H08449 на 1 л. [10];

- Сертификат соответствия № POCCRU.ME04. H00928 на 1л. [11];

- Сертификат соответствия № POCCRU.MH08.H27771 на 1л. [12];

- Технические условия ТУ 23.64.10-003-79713482-2017 на 1 л. [13];

- Технические условия ТУ 5745-001-79713482-2015 на 1 л. [14];

- Экспертное заключение № 1764 от 28.12.2015 г. на 3 л. [15];

- Сертификат соответствия № РОСС RU.Cn29.H00235 на 1 л. [16];

- Сертификат соответствия № РОСС RU.Cn29.H00231 на 1 л. [17];

- Сертификат соответствия № РОСС RU.HA34.H03966 на 2 л. [18];

- Договор поставки с ООО «БизнесТренд» на 2 л. [19];

- Накладные к договору поставки с ООО «БизнесТренд» на 43 л. [20];

- Договор поставки с ООО «Печенгастрой» на 6 л. [21];

- Накладные к договору поставки с ООО «Печенгастрой» на 2 л. [22];

- Договор поставки с ООО «УК РосИнвестПроект» на 2 л. [23];

- Накладные к договору поставки с ООО «УК РосИнвестПроект» на 35 л. [24];

- Договор поставки с ООО «СоюзСтройСервис» на 3 л. [25];

- Накладные к договору поставки с ООО «СоюзСтройСервис» на 294 л. [26];

- Накладные к договору поставки с ООО «Мостовое предприятие» на 2 л. [27].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный следующими доводами.

Возражение против регистрации товарного знака по свидетельству №680973 является не первым, поданным от имени ООО «ГИДРОЦЕМ». В удовлетворении ранее поданных возражений, мотивированных сходством с фирменным наименованием ООО «Гидроцем», было отказано, что позднее было подтверждено судом. Правообладатель оспариваемого знака Мошков И.В. совместно с аффилированным лицом ООО «ПП «Гидроцем» (первое наименование «БАУМИКС» до 30.06.2015 г.) ввел обозначение «ГИДРОЦЕМ» / «HYDROCEM» в гражданский оборот и начал использование коммерческого обозначения «ГИДРОЦЕМ»/«HYDROCEM» с сентября 2013 г. для индивидуализации предприятия (по существу статьи 1538 Кодекса), расположенного в г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, в связи с чем обозначение «ГИДРОЦЕМ» / «HYDROCEM» приобрело известность в пределах указанного субъекта Российской Федерации. Мошков И.В. совместно с ООО «ПП «Гидроцем» («БАУМИКС») имеет и использует производственные мощности (помещения производственные, помещения складские, оборудование) постоянно на одной и той же территории, в одном и том же здании, расположенном по адресу город Санкт-Петербург, город Пушкин, Красносельское шоссе, дом 14/28, литера Ц, литера ВА. Мошков И.Р. и предприятия разрабатывают, производят и вводят в гражданский оборот широкий ассортимент товаров. Первыми товарами с разработанной технологией, техническими условиями, технологическим процессом под обозначением «ГИДРОЦЕМ»/«HYDROCEM» были сухие строительные смеси различного назначении. Под обозначением «ГИДРОЦЕМ» / «HYDROCEM» выпускалась с 2013 г. и выпускается достаточно широкая группа товаров разного вида, назначения, способов использования, в том числе: Гидроцем ремонтный тиксотропный, Гидроцем обмазочный, Гидроцем эластичный двухкомпонентный, Гидроцем Торкрет, HydroCem ремонтный финишный, HydroCem обмазочный, HydroCem проникающий, HydroCem санирующая штукатурка, HydroCem шовный, HydroCem эластичный однокомпонентный, HydroCem ремонтный литьевой, HydroCem ремонтный R4 Т500, HydroCem ремонтный R4 Т600, HydroCem ремонтный R3 Т300, HydroCem Гидропробка, HydroCem штукатурный. Ассортимент товаров под обозначением «ГИДРОЦЕМ»/«HYDROCEM» расширяется год от года. В соответствии с разработанными технологиями выпускаются и реализуются товары Гидроцем инжект, Гидроцем Барит штукатурка, Гидроцем клеи. На предприятиях под руководством Мошкова И.Р. разработаны и производятся материалы строительные различного назначения, материалы лакокрасочные, материалы лакокрасочные эпоксидные, материалы клеевые, краски и грунты водно-дисперсионные акриловые, материалы на основе слюды, оснастка и конструкции, сопутствующие товары. ГИДРОЦЕМ/ HYDROCEM - это собственное производство строительных смесей и других материалов для строительства, гидроизоляции. Материалы широко применяются на объектах в различных отраслях строительства, таких как: гидротехнические сооружения (ББК), спортивные комплексы (стадион Зенит), объекты энергетики (ЛАЭС), заводы по производству железобетонных конструкций (ОАО «ЛСР Железобетон - СЗ»), очистные сооружения (ГУП Водоканал), строительство многоквартирных жилых комплексов. Также в отзыве указано, что ООО «ПП «Гидроцем», в котором Мошков И.Р. является одним из учредителей, ввело в гражданский оборот коммерческое обозначение «Гидроцем/Hydrocem» и товары с наименованием «Гидроцем/ Hydrocem». Представленный пакет документов также доказывает введение в гражданский оборот обозначения «Hydrocem», являющегося тождественным оспариваемому товарного знаку. Следовательно, деятельность Мошкова И.Р. и предприятий, коммерческое обозначение, товары под обозначениями «ГИДРОЦЕМ / HYDROCEM» известны на территории Российской Федерации. Правообладатель заинтересован в обеспечении возможности использования обозначений «ГИДРОЦЕМ / HYDROCEM», в том числе товарного знака в своей деятельности, а также в исключении опасности введения потребителей в заблуждение относительно товаров и их производителей. Домен hydrocem.ru зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственное Предприятие «Гидроцем» с 15.01.2015 г. и администрируется этим лицом с целью продвижения его деятельности, т.е. данная информация не относится к лицу, подавшему возражение.

В отзыве также отмечено, что представленные лицом, подавшим возражение, документы, предшествующие дате приоритета спорного товарного знака, не подтверждают наличия у потребителя сформированного определенного представления на основе предыдущих знаний, способного ввести в заблуждение в отношении лица, производящего товары 01, 02, 17, 19 классов МКТУ и предоставляющего услуги 35 класса МКТУ, в связи с чем мнение лица, подавшего возражение, относительно предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №680973 в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным. Кроме того, по мнению правообладателя, приложенные к возражению документы не показывают реальное и действительное осуществление ООО «Гидроцем» хозяйственной деятельности в сегменте рынка по производству товаров и предоставлению услуг, однородных товарам и услугам 01, 02, 17, 19 и 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №680973.

С учетом приведенной информации и представленных документов, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ГИДРОЦЕМ» по свидетельству №680973 и оставить в силе регистрацию оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателя приложены материалы на 369 л., касающиеся коммерческого обозначения «Гидроцем/Hydrocem».

От лица, подавшего возражение, поступила корреспонденция о сокращении объема притязаний в части признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемого знака следующими товарами:

01 класса МКТУ - вещества химические для изготовления красок; вещества химические для изготовления пигментов; вещества химические для обработки воды; дисперсии пластмасс; клеи для металла; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для пластмасс; клеи для промышленных целей; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; необработанные синтетические смолы; пластмассы необработанные; предохранители для каучука; препараты биологические для научных целей; препараты биологические для промышленных целей; препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты химические для научных целей, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; каучук для металлов; радий для научных целей; смолы искусственные необработанные; смолы полимерные, необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные; средства клеящие для промышленного применения; усилители химические для каучука [резины]; химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]; химические продукты, предназначенные для использования в лесоводстве; химические продукты, предназначенные для использования в научных целях; химические продукты, предназначенные для использования в садоводстве; химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве; химические продукты, предназначенные для использования в фотографии; элементы радиоактивные для научных целей.

02 класса МКТУ - аннато [краситель]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; диоксид титана [пигмент]; закрепители красителей; заплатки-краски перемещаемые; защитные средства, предохраняющие древесину от разрушения; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии; индиго [краситель]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; краски; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для бытового крашения тканей, текстильных и трикотажных изделий; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; краски масляные для творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; краски эмалевые; красящие вещества; куркума [краситель]; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; необработанные природные смолы; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; олифы; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; протравы; протравы для древесины; протравы для кожи; разбавители для красок; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фустин [краситель]; чернила для гравюр; чернила для маркировки; чернила пищевые; чернила типографские; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты].

17 класса МКТУ - амортизаторы резиновые; бумага асбестовая; буферы резиновые; войлок асбестовый; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокно асбестовое; гибкие трубы неметаллические; картон асбестовый; каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда необработанные и частично обработанные и заменители этих материалов; клапаны резиновые; кольца резиновые; краски изоляционные; листы асбестовые; материалы для герметизации; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые;; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые]; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки асбестовые; нити паяльные пластмассовые; нити пластмассовые, не для текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; ограничители резиновые; отбойники швартовые резиновые; пластинки из пластмассы; пластмассы и резина в экструдированной форме, используемые в производстве; пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; покрытия асбестовые; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы синтетические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; ткани асбестовые; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; шифер асбестовый; шнуры резиновые; шторы асбестовые предохранительные.

19 класса МКТУ - аквариумы [конструкции]; алебастр; асбестоцемент; асфальт, смолы и битум; балки неметаллические; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции] неметаллические; бетон; бюсты из камня, бетона или мрамора; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; вольеры для птиц [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; древки знамен [конструкции] неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; кварц; конструкции неметаллические; конструкции, сооружения из камня; кремнезем [кварц]; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мачты; мел необработанный; мозаики строительные; мрамор; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; неметаллические памятники; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; облицовки для стен строительные неметаллические; опалубки для бетона неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; памятники надгробные неметаллические; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; растворы строительные, содержащие асбест; смеси строительные сухие; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; терракота [строительный материал]; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; шлакоблоки; элементы строительные из бетона.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты (29.01.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «ГИДРОЦЕМ». Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 17, 19 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно уточнению, представленному лицом, подавшим возражению, признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении части указанных товаров 01, 02, 17 и 19 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого знака на соответствие его указанным требованиям законодательства показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака «ГИДРОЦЕМ» требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса мотивировано в возражении тем, что оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «HYDROCEM» [1] лица, подавшего возражение, имеющим более ранний приоритет.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено их фонетическим сходством ввиду совпадения большей части звуков, входящих в состав обозначений. Оценить их семантическое сходство не представляется возможным в связи с отсутствием у обозначений смыслового значения. Что касается графического признака сходства, то следует отметить, что этот признак сходства словесных обозначений является второстепенным. Однако, использование при выполнении сравниваемых знаков стандартного шрифта может сближать их при визуальном восприятии.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, и товаров, в отношении которых действует товарный знак [1], показал следующее.

Товары 01 класса МКТУ – «вещества химические для изготовления красок; вещества химические для изготовления пигментов; вещества химические для обработки воды; дисперсии пластмасс; клеи для металла; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для пластмасс; клеи для промышленных целей; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; необработанные синтетические смолы; пластмассы необработанные; предохранители для каучука; препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты химические для научных целей, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; радий для научных целей; смолы искусственные необработанные; смолы полимерные необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные; средства клеящие для промышленного применения; усилители химические для каучука [резины]; химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]; химические продукты, предназначенные для использования в лесоводстве; химические продукты, предназначенные для использования в научных целях; химические продукты, предназначенные для использования в садоводстве; химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве; химические продукты, предназначенные для использования в фотографии; элементы радиоактивные для научных целей», товары 02 класса МКТУ «аннато [краситель]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; диоксид титана [пигмент]; закрепители красителей; заплатки-краски перемещаемые; защитные средства, предохраняющие древесину от разрушения; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии; индиго [краситель]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; краски; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для бытового крашения тканей, текстильных и трикотажных изделий; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; краски масляные для творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; краски эмалевые; красящие вещества; куркума [краситель]; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; необработанные природные смолы; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; олифы; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; протравы; протравы для древесины; протравы для кожи; разбавители для красок; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фустин [краситель]; чернила для гравюр; чернила для маркировки; чернила пищевые; чернила типографские; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]», товары 17 класса МКТУ «амортизаторы резиновые; бумага асбестовая; буферы резиновые; войлок асбестовый; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокно асбестовое; гибкие трубы неметаллические; картон асбестовый; каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда необработанные и частично обработанные и заменители этих материалов; клапаны резиновые; кольца резиновые; краски изоляционные; листы асбестовые; материалы для герметизации; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые]; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки асбестовые; нити паяльные пластмассовые; нити пластмассовые, не для текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; ограничители резиновые; отбойники швартовые резиновые; пластинки из пластмассы; пластмассы и резина в экструдированной форме, используемые в производстве; пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; покрытия асбестовые; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы синтетические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; ткани асбестовые; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; шифер асбестовый; шнуры резиновые; шторы асбестовые предохранительные» и товары 19 класса МКТУ «аквариумы [конструкции]; асфальт, смолы и битум; балки неметаллические; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции] неметаллические; бетон; бюсты из камня, бетона или мрамора; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; вольеры для птиц [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; древки знамен [конструкции] неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции, сооружения из камня; кремнезем [кварц]; материалы битумные строительные; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы строительные неметаллические; мачты; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; неметаллические памятники; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; памятники надгробные неметаллические; песок, за исключением формовочных смесей; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия строительные неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; элементы строительные из бетона» являются однородными следующим товарам 01 класса МКТУ - химические продукты, предназначенные для использования в научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей; 02 класса МКТУ - красящие вещества; протравы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; 17 класса МКТУ - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; неметаллические гибкие трубы; 19 класса МКТУ - неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники, указанным в перечне противопоставленного знака [1], поскольку они либо совпадают по виду (каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда, асфальт) либо относятся к одним родовым группам товаров (химические продукты, предназначенные для использования в научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; клеящие вещества; красящие вещества; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; изделия из резины, асбеста, частично обработанных пластмасс; материалы для герметизации; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; дорожные покрытия; неметаллические трубы, передвижные конструкции и сооружения, памятники), имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении вышеуказанной части товаров 01, 02, 17 и 19 класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается товаров 01 класса МКТУ «препараты биологические для промышленных целей; препараты обесцвечивающие для промышленных целей» и товаров 19 класса МКТУ «алебастр; асбестоцемент; бетон, гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; кварц; кремнезем [кварц]; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические, за исключением асфальта; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел необработанный; мозаики строительные; мрамор; облицовки для стен строительные неметаллические; опалубки для бетона неметаллические; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; растворы строительные, содержащие асбест; смеси строительные сухие; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; шлакоблоки», то указанные товары не являются однородными вышеуказанным товарам 01 и 19 классов МКТУ, поскольку они имеют разный вид (биологические препараты – в одном случае и химические продукты, синтетические смолы, необработанные пластические материалы, удобрения, составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества – в другом; алебастр, асбестоцемент, гипс, камень, мрамор, цемент, мел, мозаики строительные, песчаник, смеси сухие строительные – в одном перечне, асфальт – в другом), относятся к разным родовым группам товаров (строительные материалы – в одном случае, материал для дорожных покрытий – в другом), имеют разное назначение (для использования в промышленных целях, при строительстве и ремонте зданий и сооружений – в одном случае и использования в научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, при прокладке и ремонте дорог – в другом), они имеют разные условия производства и реализации, разный круг потребителей. Кроме того, эти товары не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, как было указано в возражении.

Таким образом, для указанной части товаров оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения, следовательно, в случае маркировки этих товаров сравниваемыми знаками у потребителя не возникнет представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Возражение также мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов [2] следует, что Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОЦЕМ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 13.01.2015 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на свое фирменное наименование ранее даты (29.01.2018) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак является тождественным части «ГИДРОЦЕМ» фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Однако, наличие более раннего права на фирменное наименование c учетом его сходства с оспариваемым товарным знаком, еще не является основанием для признания знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить однородность сравниваемых товаров/услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В результате анализа имеющихся в материалах дела документов [2-27] коллегией установлено, что для подтверждения использовании фирменного наименования ООО «ГИДРОЦЕМ» в возражении представлены Выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о государственной регистрации Таможенного Союза Республик Беларусь, Казахстан и Российской Федерации, Евразийского Экономического Союза, сертификаты соответствия на сухие строительные смеси, полимерминеральные покрытия, эмали эпоксидные, а также договоры поставки и товарные накладные. При этом следует отметить, что часть представленных документов имеет дату, выходящую за дату приоритета (29.01.2018) оспариваемого товарного знака, среди которых свидетельство о государственной регистрации продукции Евразийского экономического союза [9], сертификаты соответствия [16- 18], в том числе Приложение к сертификату соответствия № РОСС RU.HA34.H03966[18] с конкретным перечнем продукции, на который распространяется действие этого сертификата, а также ряд товарных накладных на поставку товара ООО «Бизнес-Тренд»[19] и ООО «СоюзСтройСервис»[26].

Что касается остальных документов, то они не содержат доказательства деятельности под фирменным наименованием ООО «Гидроцем» по производству сухих бетонных смесей, как это указано в возражении и согласно выписке из ЕГРЮЛ. В частности, следует отметить, что товары, указанные в товарных накладных, не соответствуют сведениям о производимых лицом, подавшим возражение, товарах согласно представленным сертификатам соответствия [10-11], действие которых распространяется на смеси сухие строительные т.м. «Гидроцем» и на сухие огнезащитные строительные смеси т.м. «ГидроЦем ОШ(HydroCem ОШ)», в то время как в накладных отсутствует указание на вид товара – сухие строительные смеси, но указана некая маркировка, например, Гидроцем R3 T 300 ремонтный или ремонтный финишный, обмазочный, Гидроцем гидропробка, HydroCem ремонтный литьевой, HydroCem ремонтный R4 Т500, HydroCem ремонтный R4 Т600 и др. При этом согласно отзыву правообладателя под указанными марками в период до даты приоритета оспариваемого товарного знака выпускалась достаточно широкая группа товаров разного вида, назначения, в том числе сухие строительные смеси. Производителями таких товаров в рассматриваемый период времени также являлись и другие лица, в частности, ООО «ПП «Гидроцем» (ранее ООО «Баумикс»), в связи с чем представленные товарные накладные не позволяют с достоверностью установить, является ли ООО «Гидроцем», подавшее возражение, производителем поставляемого товара.

Таким образом, в связи с отсутствием документов, подтверждающих факт производства однородных товаров под фирменным наименованием лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, не подтвержден материалами возражения, поскольку не доказано возникновение и сохранение устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных оспариваемым знаком, с лицом, подавшим возражение.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.01.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 680973 недействительным для товаров 01 класса МКТУ - вещества химические для изготовления красок; вещества химические для изготовления пигментов; вещества химические для обработки воды; дисперсии пластмасс; клеи для металла; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для пластмасс; клеи для промышленных целей; материалы фильтрующие [необработанные пластмассы]; необработанные синтетические смолы; пластмассы необработанные; предохранители для каучука; препараты биологические для научных целей; препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты химические для научных целей, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; каучук для металлов; радий для научных целей; смолы искусственные необработанные; смолы полимерные, необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные; средства клеящие для промышленного применения; усилители химические для каучука [резины]; химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]; химические продукты, предназначенные для использования в лесоводстве; химические продукты, предназначенные для использования в научных целях; химические продукты, предназначенные для использования в садоводстве; химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве; химические продукты, предназначенные для использования в фотографии; элементы радиоактивные для научных целей. 02 класса МКТУ - аннато [краситель]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; диоксид титана [пигмент]; закрепители красителей; заплатки-краски перемещаемые; защитные средства, предохраняющие древесину от разрушения; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии; индиго [краситель]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; краски; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для бытового крашения тканей, текстильных и трикотажных изделий; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; краски масляные для творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; краски эмалевые; красящие вещества; куркума [краситель]; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; необработанные природные смолы; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; олифы; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; протравы; протравы для древесины; протравы для кожи; разбавители для красок; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фустин [краситель]; чернила для гравюр; чернила для маркировки; чернила пищевые; чернила типографские; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]. 17 класса МКТУ - амортизаторы резиновые; бумага асбестовая; буферы резиновые; войлок асбестовый; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокно асбестовое; гибкие трубы неметаллические; картон асбестовый; каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда необработанные и частично обработанные и заменители этих материалов; клапаны резиновые; кольца резиновые; краски изоляционные; листы асбестовые; материалы для герметизации; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые;; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые]; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; муфты резиновые для защиты деталей машин; набивки асбестовые; нити паяльные пластмассовые; нити пластмассовые, не для текстильных целей; нити резиновые не для текстильных целей; нити эластичные не для текстильных целей; ограничители резиновые; отбойники швартовые резиновые; пластинки из пластмассы; пластмассы и резина в экструдированной форме, используемые в производстве; пластмассы частично обработанные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; покрытия асбестовые; полотно асбестовое; пробки резиновые; прокладки; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; резина сырая или частично обработанная; слюда необработанная или частично обработанная; смолы синтетические; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; ткани асбестовые; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок; шифер асбестовый; шнуры резиновые; шторы асбестовые предохранительные. 19 класса МКТУ - аквариумы [конструкции]; асфальт, смолы и битум; балки неметаллические; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; беседки, увитые зеленью [конструкции] неметаллические; бетон; бюсты из камня, бетона или мрамора; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; вольеры для птиц [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; древки знамен [конструкции] неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции, сооружения из камня; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы строительные неметаллические; мачты неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; неметаллические памятники; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; памятники надгробные неметаллические; песок, за исключением формовочной смеси; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия строительные неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из песчаника; элементы строительные из бетона.