Регистрация товарного знака «SATELLITE САТЕЛЛИТ» по заявке №2002712366/50 с приоритетом от 25.06.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.04.2004 за №266624 на имя Общество с ограниченной ответственностью "Аларм Сервис" Москва, с последующей уступкой на имя Инфотрон Корп., Лэйк Билдинг, П.О.Бокс 3161, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 12 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Товарный знак представляет собой словесное обозначение «SATELLITE САТЕЛЛИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.12.2009 поступило заявление от 23.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266624 в отношении всех товаров и услуг в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.
В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 21.01.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.04.2010, с приложением копии заявления в адрес правообладателя.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся в назначенное время, правообладатель и лицо, подавшее заявление, присутствовали.
Лицо, подавшее заявление, представило дополнение к материалам, заявления, касающееся определения заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266624, а так же ходатайство о рассмотрении заявления только в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ.
Правообладатель представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:
- в материалах заявления не содержится каких либо сведений о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении товарного знака правообладателя;
- на основании лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом в установленном порядке, лицензия на использование товарного знака по свидетельству №266624 предоставлена ЗАО «Цезарь Сателлит», Москва;
- товарный знак используется в измененном виде, в сочетании с изобразительным элементом и частью фирменного наименования лицензиата, которые, однако, не влияют на его индивидуальную различительную способность;
- лицензиат использует товарный знак в отношении производимых, предлагаемых к продаже, рекламируемых, реализуемых потребителям спутниковых противоугонных систем с функцией GPS, систем безопасности для охраны транспортных средств, систем безопасности охранно-пожарной сигнализации и охранных систем для квартиры, дома и офиса, а также услуг по мониторингу мобильных и стационарных объектов, установке оборудования, его ремонту и сервисному обслуживанию, то есть в отношении товаров 09 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №266624.
С отзывом представлены следующие документы:
- уставы ЗАО «Цезарь Сателлит» 5, 7 и 8 редакции;
- договор на изготовление и поставку полиграфической продукции с копиями буклетов, информационных бюллетеней;
- договор на изготовление продукции (календаря) с календарем;
- договоры на предоставление информационных, диспетчерских и технологических услуг с условием о передаче оборудования от 08.10.2009, 09.10.2009, 13.10.2009, письмо главного бухгалтера
- руководство пользователя (Сервисная книжка);
- сертификаты с договором на оказание услуг №С-591/2009.
На основании изложенного правообладатель считает, что заявление ООО «САТЕЛЛИТ» подлежит отклонению в полном объеме.
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 23.10.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
На основании пункта 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
Коллегия Палаты по патентным спорам, изучив представленные лицом, подавшим заявление, материалы, считает их свидетельствующими о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266624 в отношении скорректированного лицом, подавшим заявление, перечня услуг: - 35 класс МКТУ - реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса; 37 класс МКТУ - ремонт, установка оборудования. Заинтересованность лица, подавшего заявление, заключается в том, что предприятие этого лица имеет фирменное наименование, совпадающее с оспариваемым товарным знаком, и имеет сферу деятельности, связанную с продажей, ремонтом и установкой бытовой техники и оборудования.
Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «SATELLITE» и «САТЕЛЛИТ», выполненных, соответственно, буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом в две строки друг над другом.
Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лицо, которому он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак по свидетельству №266624 в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ.
С учетом даты (31.12.2009) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 31.12.2006 по 30.12.2009 включительно.
В исследуемый период времени действует лицензионный договор, заключенный правообладателем и зарегистрированный Роспатентом 17.04.2006 за №РД0008239, по которому Закрытое акционерное общество «Цезарь Сателлит», Москва, Калининский мост, д.б/н, стр.1, получило право использования товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг.
Согласно представленным уставам местом нахождения Общества (юридическим адресом) является Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.8.
Анализ представленных документов показал, что лицензиатом заключались договора на изготовление полиграфической продукции, рекламных проспектов и информационных бюллетеней, касающихся систем безопасности домов, квартир, офисов, автомобилей, при этом также упоминались диспетчерские услуги.
Лицензиатом также заключались договоры на предоставление информационных, диспетчерских и технологических услуг с условием о передаче оборудования, согласно которым, Исполнитель (ЗАО «Цезарь Сателлит»), предоставляет услуги согласно прайс-листу и передает в собственность оборудование, а Заказчики принимают оказанные услуги и оборудование. Обязанностью исполнителя является программирование и принятие на обслуживание оборудования, установленного на транспортном средстве, заключение договора с оператором связи, обеспечивающим двустороннюю связь, и обеспечение приема и регистрации сигналов от оборудования. При этом Заказчик своими силами осуществляет установку переданного оборудования на свое транспортное средство. Согласно актам приема-передачи оборудования заказчики принимали оборудование в полном объеме.
Сертификаты о соответствии стандартам ISO не свидетельствуют об оказании каких-либо услуг, в них отсутствует какое-либо указание на использование товарного знака. Договор на оказание услуг также не свидетельствует о каком-либо оказании услуг под товарным знаком по свидетельству №266624, кроме того, указанный документ не заполнен и не подписан в установленном порядке. Следовательно, данные материалы не являются доказательством использования товарного знака.
При изучении представленных материалов было установлено, что на приложениях к договорам, брошюрах, сервисной книжке и информационных бюллетенях нанесено комбинированное обозначение, которое отличается существенным образом от товарного знака по свидетельству №266624.
Правообладателем используется комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, представляющего собой древнеримский шлем, заключенный в круг, и словесных элементов «ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ». При этом элемент «SATELLITE» спорного товарного знака несет в нем самостоятельную индивидуализирующую нагрузку и имеет семантическое значение - спутник, в связи с чем использование словесного обозначения «Цезарь Сателлит», имеющего иную семантическую нагрузку, изменяет зарегистрированный товарный знак по существу.
Таким образом, представленные материалы не свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №266624 надлежащим образом в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 22 Закона и статьи 1486 Кодекса.
В Палату по патентным спорам поступило особое мнение от правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:
- лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным;
- представленные материалы доказывают использование товарного знака, включая услуги 37 класса по установке и ремонту оборудования;
- правообладатель ходатайствовал о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью представления дополнительных материалов, однако ходатайство было отклонено коллегией Палаты по Патентным спорам;
- в особом мнении были представлены дополнительные материалы, касающиеся использования товарного знака.
В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.
Вопрос определения заинтересованности был исследован коллегией Палаты по патентным спорам и нашел отражение в настоящем заключении.
Следует отметить, что согласно абзацу 6 пункта 4.3 Правил лица, участвующие в деле, могут заявить мотивированный отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии до начала рассмотрения дела по существу. Правообладатель указанным правом не воспользовался.
Коллегией было отклонено ходатайство о переносе, поскольку представленных документов было достаточно, чтобы оценить факт использования/неиспользования спорного товарного знака. В представленных в данном особом мнении дополнительных материалах также не иллюстрируется использование оспариваемого товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован либо с незначительными изменениями, не меняющими его восприятие.
Ссылки правообладателя на статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправомерны, ввиду того, требования АПК относятся к рассмотрению арбитражных споров, а Палата по патентным спорам в своей деятельности руководствуется, в частности, Правилами, не предусматривающими оглашение резолютивной части решения относительно конкретных позиций перечня товаров и услуг (см. пункт 5.2 Правил).