Оспариваемый изобразительный товарный знак с приоритетом от 20.07.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.04.2018 за №653581 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Акционерного общества «АККОНД», г. Чебоксары, Россия (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №653581 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10 Парижской конвенции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков АО «КОНТИ-РУС» по свидетельствам № 491309 и № 672793 [1-2] с более ранним приоритетом;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 653581 зарегистрирован в отношении товаров, однородных с теми, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки № 491309 и № 672793;

- АО «КОНТИ-РУС» является заинтересованным в подаче возражений лицом;

- семиугольник желтого цвета, изображенный в товарном знаке по свидетельству № 653581, выполнен с использованием практически идентичной внешней формы; как и в товарных знаках, принадлежащих АО «КОНТИ-РУС»; семиугольник, изображенный в товарном знаке № 653581, имеет продолжение в виде практически идентично расположенной косой линии, направленной в левый нижний угол; семиугольник, изображенный в нижней части товарного знака № 653581, имеет практически идентичные пропорции. Графические отличия внешнего контура товарного знака № 653581 от внешнего контура товарных знаков АО «КОНТИ-РУС» незначительны, поскольку основные контуры сохранены;

- сопоставляемые обозначения имеют идентичное смысловое значение – семиугольник, в котором размещено художественно-мультипликационное изображение животного. Сравниваемые обозначения напоминают изображения белых конвертов, в которые вложены листы со стилизованными изображениями животных, что позволяет сделать вывод об одинаковых смысловых значениях, идентичных идеях, заложенных в сопоставляемые товарные знаки. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство;

- одним из дополнительных аргументов, усиливающих семантическое сходство знаков, является то обстоятельство, что в товарном знаке АО «КОНТИ-РУС» № 672793 изображено стилизованное изображение медведя, при том, что в товарном знаке АО «АККОНД» по свидетельству № 653581 также среди стилизованных животных изображен медведь;

- изображения животных внутри семиугольников являются стилизованными, выполненными в вымышленном (художественно-мультипликационном) образе, что также усиливает сходство товарных знаков;

- в товарных знаках по свидетельствам № 653581 и № 672793 используется идентичное сочетание цветов, незначительно отличающихся оттенками. Дополнительным аргументом в пользу сходства сравниваемых обозначений по критерию «сочетание цвета и тонов» является то обстоятельство, что стилизованные изображения животных в центральной части обозначений выполнены с использованием сочетания синего и красного, а также белого, черного и коричневого цветов;

- для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить товарные знаки, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака;

- сравниваемые товарные знаки № 672793 и № 653581 выполнены с использованием идентичных цветов, практически идентичного композиционного построения, характеризуются симметрией и совпадают по смыслу. Большую часть сравниваемых обозначений занимают семиугольники желтого и белого цветов. Товарные знаки № 491309 и № 653581 выполнены с использованием контрастных цветов, практически идентичного композиционного построения, характеризуются симметрией, и совпадают по смыслу. Большую часть сравниваемых обозначений занимают семиугольники контрастных цветов. Незначительные отличия сравниваемых обозначений (отличия в контурах стилизованных изображений животных) в данном случае играют лишь второстепенную роль при восприятии сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку такие элементы занимают малую часть в пространстве сравниваемых обозначений и только усиливают сходство, создавая у потребителя впечатление, что перед ним – продолжение линейки товарных знаков одного и того же производителя;

- в соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. При сравнении изобразительных и объемных обозначений сходство может быть установлено, например, если в этих обозначениях совпадает какой-либо элемент, существенным образом влияющий на общее впечатление, или в случае, если обозначения имеют одинаковые или сходные очертания, композиционное построение, либо если они сходным образом изображают одно и то же, в связи с чем они ассоциируются друг с другом. Как правило, первое впечатление является наиболее важным при определении сходства изобразительных и объемных обозначений, так как именно первое впечатление наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, уже приобретавшими такой товар. Следовательно, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявляет отличие за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением;

- указанные товарные знаки используются АО «КОНТИ-РУС» для производства широкого перечня кондитерских изделий в течение длительного времени. Так, на сайтах otzovik.com и irecommend.ru имеются отзывы, начиная с 2012 года. Кондитерские изделия, в частности, конфеты, маркированные товарными знаками, принадлежащими АО «КОНТИ-РУС», предлагались к продаже в 2012 -2017 годах и предлагаются в настоящее время. Об известности используемого АО «КОНТИ-РУС» обозначения свидетельствуют не только отзывы, но и дипломы выставок Продэкспо, Золотая осень, WorldFood 2016-2017 гг.;

- товары, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки АО «КОНТИ-РУС» по свидетельствам № 491309 и №672793, а также товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак АО «АККОНД» по свидетельству №653581, относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена, что определяет более строгий подход к определению однородности товаров;

- перечень товаров, которым предоставлена правовая охрана в товарных знаках АО «КОНТИ-РУС», полностью включает в себя перечень товаров, которым предоставлена правовая охрана в товарном знаке АО «АККОНД»; заявленные товары идентичны товарам, имеющимся в перечне противопоставленной регистрации, следовательно, признаются однородными по роду, виду, назначению, кругу потребителей, условиям реализации;

- оспариваемая регистрация противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса, а также статье 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) (далее – Парижская конвенция), которая прямо запрещает все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой деятельности конкурента.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653581.

К возражению приложены следующие материалы:

1) Распечатка сведений из государственного реестра товарных знаков в отношении товарного знака № 672793 – на 2 л.;

2) Распечатка сведений из государственного реестра товарных знаков в отношении товарного знака № 491309 – на 2 л.;

3) Комплект документов на продление срока правовой охраны товарного знака № 491309 – на 10 л.;

4) Распечатка сведений из государственного реестра товарных знаков в отношении товарного знака № 653581;

5) Распечатки с сайта otzovik.com и irecommend.ru – на 125 л.;

6) Выдержка из Каталога на 2012 год с приложением спецификации о его изготовлении – на 3 л.;

7) Выдержка из Каталога на 2013 год с приложением спецификации о его изготовлении – на 3 л.;

8) Выдержка из Каталога на 2014 год с приложением спецификации о его изготовлении – 4 л.;

9) Выдержка из Каталога 2016 года – на 3 л.;

10) Выдержка из Каталога 2017 года – на 4 л.;

11) Копии дипломов – на 3 л.

В дополнение к возражению 18.01.2023 было представлено Заключение №02- 2023 от 11.01.2023 [12] Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, подготовленное по результатам социологического опроса и касающегося определения наличия или отсутствия сходства оспариваемого товарного знака с товарными знаками по свидетельствам № 491309 и № 672793 [1-2] лица, подавшего возражение.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами.

Правообладатель согласен с лицом, подавшим возражение, в части однородности товаров, для которых предназначены сравниваемые товарные знаки. Правообладатель также согласен, что оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, однако, подчеркивает, что формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, композиционного и цветографического решения также доминирующих элементов (пункт 3, абзац 5 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство. Утверждены приказом Роспатента от 31.12.09 № 197). В соответствии с этими же рекомендациями, имеет значение и способ использования обозначения. Так, рассматриваемые товарные знаки лица, подавшего возражение, используются в этикетках кондитерских изделий, выпускаемых АО «КОНТИ-РУС», в комбинации со словесным элементом «Timi», а изображение оспариваемого товарного знака правообладателя - в выпускаемых кондитерских изделиях АО «АККОНД» в сочетании со словесным элементом «Сладкие зверята».

При этом, как указано в отзыве, изобразительный элемент, как товарного знака лица, подавшего возражение, в виде стилизованного изображения сказочной фигурки в синей маске и в синем плаще, так и изобразительный элемент оспариваемого знака в виде стилизованных изображений трех голов разных животных, размещены в желтой части обозначений товарных знаков ближе к центру, что является обычным технологическим приемом изготовления этикеток, при этом названия кондитерских изделий всех вышеописанных кондитерских изделий расположены обычным порядком в другой, контрастной по отношению к первой части этикетки (см. https://www.uniconf.ru.https://kontirus.ru/catalog.https://akkond.ru/catalog). Доминирующим изобразительным элементом в товарных знаках лица, подавшего возражения, является изображение сказочной фигурки животного, которое выполнено в стиле мультипликационного изображения. Именно результат сравнения его с доминирующим изобразительным элементом оспариваемого товарного знака должен свидетельствовать о сходстве/несходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения. Размещение же этого элемента, как и изобразительного элемента оспариваемого знака, в центре обозначения, как уже упоминалось выше, предопределено вышеуказанными правилами госта и не является оригинальным.

О сходстве/несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками в отзыве отмечается следующее.

Доминирующий элемент оспариваемого знака это изобразительный элемент со стилизованным изображением голов трех зверят - слона, медведя и льва в цветных ореолах контрастного цвета по отношению к фону, на котором они расположены. Ореолы вокруг изображений голов дополнительно выделяют изображения голов, делают их более яркими, привлекательными и запоминающимися для потребителя кондитерских товаров. Здесь так же, как и в других обозначениях, использован известный прием отделения доминирующих изобразительных элементов фоном, в данном случае желтым, от другого (белого) для размещения различных надписей. Анализ в части совокупности признаков - изобразительных элементов, представляющих собой верхнюю и нижнюю части обозначений, разделенных выполнением одной из них контрастным или желтым цветом с образованием линии разграничения с треугольным выступом, показал, как уже упоминалось, что эти признаки не являются комбинацией, обладающей различительной способностью, поскольку они не формируют композицию, в которой названные элементы находятся в неразрывной взаимосвязи или «взаимодополнении с доминирующими элементами». Действительно, цветовое разграничение обозначений на две контрастные части или желтую и белую не связано смысловым образом с иными элементами этикетки, являются традиционными для подобного рода этикеток конфет, используются иными производителями в данной сфере (например, продукции фабрики «Рот Фронт», см. https://www.uniconf.ru).

При сравнении доминирующих изобразительных элементов сопоставляемых товарных знаков правообладатель отмечает, что сходство их ограничивается только тем, что оба элемента включают стилизованные изображения животных. Но стиль изображений разный. Принять одного из них за другого, то есть «смешать» невозможно. В товарном знаке лица, подавшего возражение, это, как утверждается в возражении, изображение медведя в художественно-мультипликационном стиле, своеобразно одетого в синие одежды и синюю маскарадную маску, придающую ему загадочность настолько, что можно и не угадать в нем медведя. Этот персонаж этикетки больше напоминает маскарадный костюм в виде какого-то сказочного животного, такого, как, например, Микки-Маус.

Также в отзыве указано, что кондитерская продукция правообладателя, в том числе под оспариваемым знаком в комбинации со словосочетанием «Сладкие зверята» известна российскому потребителю, так как она поставляется в различные регионы России, кроме того, в 2017 году АО «АККОНД», предоставив на конкурс конфету «Сладкие зверята», был награжден Знаком качества «ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ».

Правообладатель оспариваемого товарного знака считает, что утверждение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №653581 произведена в нарушение требований законодательства, является ошибочным.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Сторонами в дополнение к возражению и отзыву были представлены сведения об использовании сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.07.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №653581 представляет собой изобразительный товарный знак, который включает композицию, состоящую из трех стилизованных изображений голов животных - голубого с розовыми ушками слона, бежево-коричневого медведя и бежевого льва с коричневой гривой, при этом каждая голова размещена в ореоле в виде круга: голова слона - в красном, медведя - в белом, льва - в светло-синем. Композиция расположена на желтом фоне, занимающем более половины обозначения, с треугольным желтым выступом и желтой полосой, являющейся продолжением одной из сторон треугольного выступа на второй половине обозначения белого цвета.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно «кондитерские изделия, сладости, конфеты, карамель, помадки (кондитерские изделия), пралине, изделия мучные кондитерские, крекеры, печенье, изделия желейные фруктовые кондитерские».

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками [1-2], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение. Правовая охрана товарных знаков предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ - бисквиты; вафли; изделия кондитерские желейные фруктовые; десерты на основе бисквита и печенья; загустители для пищевых продуктов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; йогурт замороженный [мороженое]; какао-продукты; карамель [конфеты]; кексы; кондитерские изделия; конфеты; конфеты шоколадные; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; кушанья мучные; леденцы; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье, покрытое шоколадом; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пюре фруктовые [соусы]; сладости; сухари; торты; украшения съедобные для кондитерских изделий; халва; хлебобулочные изделия; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад; шоколадные десерты; карамели [конфеты]; муссы десертные [кондитерские изделия]; орехи в шоколаде; печенье сухое; пирожные.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №653581 испрашивается в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Анализ однородности указанных товаров 30 класса МКТУ показал, что они являются однородными товарам 30 класса МКТУ «вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; карамели [конфеты]; кондитерские изделия; конфеты; леденцы; марципан; печенье; печенье сухое; пирожные; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; халва; шоколад», в отношении которых действуют товарные знаки [1-2], поскольку все они относятся к кондитерским изделиям, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, с чем правообладатель согласен и не оспаривает однородность товаров. Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных в возражении знаков [1- 2] показал, что они не ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторое сходство отдельных элементов, что обусловлено следующими факторами.

Оспариваемый товарный знак содержит в своем составе стилизованные изображения голов/мордочек трех животных – слона, медведя и льва, которые расположены на фоне кругов красного, белого и зеленого цветов в центральной части обозначения. И именно эти изобразительные элементы доминируют в оспариваемом знаке и выполняют в нем основную индивидуализирующую функцию товарного знака. На этих изображениях товарного знака и акцентируется, вероятнее всего, внимание потребителей. В противопоставленном товарном знаке [1] таким элементом, на котором акцентируется основное внимание потребителя, являются словесный элемент «TIMI» и стилизованное изображение шоколадного медвежонка. В товарном знаке [2] это стилизованное изображение мультипликационного персонажа в виде медвежонка в синей маске и плаще.

Указанные элементы не ассоциируются между собой в целом, так как существенно отличаются по своему художественному образу, стилю и манере исполнения животных, по наличию в них разных цветов и тонов. Сравниваемые обозначения, хотя и содержат изображения животных, идеи, заложенные в них, отличаются тем, что в одном случае это история про маленького медвежонка, в том числе как мультипликационного персонажа в плаще и маске, а в другом – о трех разных животных – слоне, медведе и льве, являющихся олицетворением силы.

Что касается того, что товарные знаки имеют сходную внешнюю форму – семиугольник, образованный горизонтально ориентированным прямоугольником и треугольником, основание которого является частью стороны прямоугольника, то эта форма в данном случае служит лишь фоном, на котором расположены изображения животных, и которая не способна выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, так же, как и цвет, в котором выполнены оспариваемый знак и товарный знак [2]. В связи с указанным сходство внешней формы и цвета не оказывают существенного влияния на оценку сходства обозначений.

С учетом вышеизложенных обстоятельств можно сделать вывод, что сравниваемые товарные знаки производят разное зрительное впечатление на потребителя, что не позволяет признать их сходными в целом.

Указанное свидетельствует об отсутствии вероятности смешения в гражданском обороте товаров (кондитерской продукции), маркированных сравниваемыми обозначениями, так как не имеется принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

При выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные сторонами доказательства фактического смешения товарных знаков, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Лицом, подавшим возражение, был представлен социологический опрос [12] потребителей кондитерских изделий по вопросу сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками [1-2], результаты которого, по мнению коллегии, не могут быть положены в основу вывода о сходстве знаков и наличии вероятности их смешения, мнение респондентов, полученное без учета признаков сходства до степени смешения товарных знаков, установленных Правилами, применяемыми при экспертизе товарных знаков, а также методических подходов, выработанных при таком анализе, нельзя признать объективным и обоснованным.

Согласно судебной практике при оценке вероятности смешения обозначений, которые фактически используются и доводятся до потребителей, возможно учитывать и фактически складывающиеся ассоциативные связи, которые устанавливаются, как правило, путем опроса адресной группы потребителей. В данном случае результаты опроса не доказывают фактического смешения товаров, маркированных сравниваемыми знаками, на российском потребительском рынке кондитерских изделий, так как сравнивались товарные знаки, а не фактически используемые упаковки товара, и не была опрошена адресная группа потребителей, которой знакомы кондитерские изделия, маркированные сравниваемыми знаками.

Также следует отметить, что данное исследование проведено без учета известности сравниваемых товарных знаков потребителю и содержит некорректные формулировки вопросов, которые способны привести к получению искаженных данных.

Довод правообладателя о невозможности фактического смешения сравниваемых знаков ввиду того, что они используются только в составе со словесными элементами (в одном случае это Timi, а в другом - Веселые зверята), которые существенно отличаются между собой, является дополнительным подтверждением отсутствия смешения сопоставляемых товарных знаков в гражданском обороте.

Следовательно, не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также в возражении приведены доводы о нарушении оспариваемой регистрацией положений статьи 10-bis Парижской конвенции, запрещающей всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Вместе с тем, как следует из разъяснений пункта 169 Постановления Пленума ВС РФ № 10 недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительного права на средства индивидуализации, не допускается в силу статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).

Таким образом, для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным по основанию, предусмотренному статьей 10-bis Парижской конвенции (статьей 14 Федерального закона «О защите конкуренции») в Роспатент должно быть представлено решение суда или антимонопольного органа, которыми установлены соответствующие обстоятельства.

Поскольку оценка обстоятельств, связанных с недобросовестной конкуренцией, не относится к компетенции Роспатента и акт уполномоченного органа с таким выводом в материалы дела не представлен, то у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №653581.