Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 06.07.2021 по заявке №2021742337 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.04.2022 за №866523. Правообладателем товарного знака по свидетельству №866523 является ООО «Вамос Онлайн», Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.09.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №866523 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного права на товарный знак «» по свидетельству №844712 с приоритетом от 19.02.2021 в отношении услуг 41 класса МКТУ [1];

- словесный элемент «VAMOS» противопоставленного товарного знака свидетельству №844712 фонетически и семантически полностью входит в состав оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения;

- услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №866523, являются однородными услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак по свидетельству №844172, так как сравниваемые услуги относятся к услугам в области образования, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- использование сходного до степени смешения товарного знака другим лицом способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги: потенциальный потребитель может воспринимать товарный знак по свидетельству№866523 и индивидуализируемые им услуги как оказываемые лицом, подавшим возражение;

- вместе с тем, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части его сходства с коммерческим обозначением лица, подавшего возражения, права на которые возникли у последнего ранее, чем приоритет оспариваемого товарного знака;

- так, исключительные права на коммерческое обозначение «VAMOS» возникли в 2017 году у ИП Неудачиной Натальи Анатольевны;

- ИП Неудачина Н.А. 04.03.2020 заключила договор купли-продажи бизнеса, включая имущество, телефонные номера, исключительные права на сайт https://centroespanol.ru/, право администрирования доменного имени, право пользования хостингом, на котором размещен сайт. Правообладателем на законных основаниях с даты начала своей деятельности по предоставлению образовательных услуг было реализовано право на использование по своему усмотрению обозначения «VAMOS»;

- лицо, подавшее возражение, активно развивается и оказывает услуги дистанционного обучения испанскому языку, что сделало коммерческое обозначение/товарный знак широко известным потребителю на рынке (приложения №№1-10);

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №866523 недействительным полностью на основании пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Договор №00115 от 13.01.2021 на оказание услуг образовательных и (или) консультационных по программе курса А1.1;

2. Договор №167 от 07.03.2021 на оказание услуг образовательных и (или) консультационных по программе курса А1.1;

3. Договор №600 от 29.12.2021 на оказание услуг образовательных и (или) консультационных по программе курса из 10 индивидуальных занятий online по 60 минут;

4. Счета на оплату учебных пособий по испанскому языку за 22.01.2021, 28.07.2021, 23.09.2021;

5. Сертификаты ученикам и студентам на испанском языке за период с 2017 года по 2021 год;

6. Акт №19 от 02.08.2021 года за оплату обучения и акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2021 года;

7. Брошюра Vamos centro espanol;

8. Ответ на запрос с платформы «ZOON» о дате размещения страницы Школы испанского языка Vamos centro espanol;

9. Скриншоты переписок с блогерами о проведении рекламы;

10. Скриншоты рекламы блогеров Школы испанского языка Vamos centro espanol в сети Instagram; Правообладателем 10.01.2023 был направлен отзыв по мотивам поступившего 13.09.2022 возражения, в котором он отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №866523 не является сходным до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству №844172, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №866523 прочитывается [ВАМОС ОНЛАЙН], в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №844172 имеет звучание [ВАМОС], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разный состав согласных и гласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №866523 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №844172 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- оспариваемый товарный знак, в совокупности составляющих его элементов может переводиться на русский язык как «давайте учиться дистанционно», в то время как противопоставленный знак переводится на русский язык как глагол повелительного наклонения «пойдемте/давайте», что обуславливает семантические отличия сравниваемых обозначений;

- правообладатель указывает, что его деятельность не соотносится с деятельностью лица, подавшего возражение, ввиду чего услуги 41 класса МКТУ сравниваемых обозначений не являются однородными;

- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – ИП Котеговой Ю.С., так и соответствующих услуг, которые бы оказывались данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение - с ИП Котеговой Ю.С. (например, не представлен социологический опрос, который показал бы, что потребители путают сравниваемые обозначения при заказе услуг 41 класса МКТУ);

- обозначение «VAMOS», используемое лицом, подавшим возражение, не отвечает признакам коммерческого обозначения. Возражением от 13.09.2022 ИП Котеговой Ю.С. не подтверждается принадлежность ему какого-либо предприятия, а также известность коммерческого обозначения;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, не доказало, что оспариваемое обозначение нарушает положения пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

К отзыву правообладателем были приложены следующие материалы:

11. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВАМОС ОНЛАЙН»;

12. Письмо Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты о проверке товарного знака по свидетельству №866523 на тождественность или схожесть;

13. Пояснительная записка о том, что правообладатель готов внести изменения в своё фирменное наименование после рассмотрения настоящего возражения;

14. Устав ООО «ВАМОС ОНЛАЙН».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1538 Кодекса, коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 4 статьи 1539 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Как установлено положениями пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №866523 представляет собой словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «online» указан в качестве неохраняемого элемента. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ «услуги образовательные, предоставляемые школами».

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №866523 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного права на товарный знак «» по свидетельству №844172 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №866523 и зарегистрирован в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Также коллегией принято во внимание то обстоятельство, что основанием для подачи возражения, в том числе, явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №866523 с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №866523 в отношении услуг 41 класса МКТУ по основаниям, указанным в пунктах 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее. Наиболее значимым элементом оспариваемого обозначения является элемент «VAMOS», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Коллегия отмечает, что, так как словесный элемент «online» оспариваемого товарного знака указан в качестве неохраняемого элемента согласно Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, данный словесный элемент не должен приниматься во внимание при анализе сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком [1].

Противопоставленный товарный знак «» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что они включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «vamos»/«VAMOS» (являются лексическими единицами испанского языка со значением «давайте» (https://translate.yandex.ru/dictionary/Spanish-Russian/vamos)), наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Визуально оспариваемое обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как сравниваемые обозначения выполнены буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Дополнительно, коллегия указывает, что правообладатель в своём отзыве от 10.01.2023 не оспаривал то, что словесный элемент «vamos» оспариваемого обозначения является лексической единицей испанского языка со значением «давайте», не говорит о том, что его оригинальное исполнение может привести к иному восприятию потребителями.

Анализ однородности услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №866523, и услуг 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ «услуги образовательные, предоставляемые школами» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 41 класса МКТУ «академии [обучение]; образование религиозное; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; проведение экзаменов; тьюторинг; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]; школы-интернаты» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам в сфере образования, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №866523 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то необходимо отметить следующее.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

В ходе анализа представленных документов коллегией было установлено следующее. Ни из представленных договоров на оказание образовательных услуг (приложения №1-3), ни из счетов на оплату учебных пособий по испанскому языку (приложение №4), ни из сертификатов ученикам и студентам на испанском языке за период с 2017 года по 2021 год (приложение №5), ни из представленных актов на оплату за обучение (приложение№6), равно как из скриншотов из социальных сетей (приложения №№9-10) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировались данные услуги. Распечатка Брошюры Vamos centro espanol (приложение №7) и ответ на запрос с платформы «ZOON» о дате размещения страницы Школы испанского языка Vamos centro espanol (приложение №8) действительно содержат обозначение «VAMOS», однако, на данных источниках отсутствуют упоминания о лице, оказывающем услуги, в силу чего невозможно соотнести данное обозначение с ИП Котеговой Ю.С. (данная информация могла быть размещена и в отношении продукции правообладателя (ООО «Вамос Онлайн»)). Также коллегия отмечает, что из представленных документов не усматривается, какое количество потребителей знает об обозначении «VAMOS» и ассоциирует с ИП Котеговой Ю.С.

Вниманию коллегии не были представлены сведений об объемах предоставляемых услуг, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о территории распространения услуг, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о длительности использования обозначения «VAMOS» для маркировки услуг 41 класса МКТУ, о степени информированности потребителей об обозначении «VAMOS», включая результаты социологических опросов.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №866523 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и противопоставленным товарным знаком [1], как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемое обозначение не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия сообщает следующее.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

6) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что они не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого - либо предприятия (имущественного комплекса), для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение «VAMOS», сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также не дают возможности установить степень известности обозначения «VAMOS» именно в статусе коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, отсутствуют документы о размещении соответствующей вывески с даты ее размещения, внутренние документы, свидетельствующие об использовании обозначения «VAMOS» в качестве названия производственного предприятия и его известности в пределах определенной территории, подтверждающие, что для индивидуализации этого помещения в качестве промышленного предприятия используется обозначение «VAMOS», сходное с оспариваемым товарным знаком.

Так как лицом, подавшим возражение, не представлены документы, подтверждающие право на коммерческое обозначение «VAMOS», коллегия не может прийти к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения нарушает права лица, подавшего возражения, в рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении коммерческого обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №866523 недействительным полностью.