Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019713403, поданной 26.03.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение в цветовом сочетании: «серый, синий, белый, красный».

Роспатентом 30.12.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019713403 в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны элемента «911». Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ элемент «911» заявленного обозначения является неохраняемым на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Входящий в состав заявленного обозначения элемент «911» представляет собой простые цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание которых не имеет словесного характера и в отношении всех заявленных товаров в целом не обладают различительной способностью;

- представленные документы не доказывают приобретенную различительную способность заявленного обозначения;

- экспертизой учтено наличие права у заявителя на товарный знак по свидетельству № 381613, в котором элемент «911» является неохраняемым.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.08.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.12.2020.

Доводы возражения, поступившего 27.08.2021, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- элемент «911» образует комбинацию, обладающую различительной способностью, и может быть включен в товарный знак без дискламации;

- обозначение представляет собой не случайный набор произвольно взятых чисел, а числовую комбинацию, известную широкому кругу потребителей в качестве телефона службы спасения в ряде стран, ("девять - один - один"), в связи с чем, эта комбинация создает у потребителей ассоциации с товаром, который поможет в сложной ситуации, что и придает данному обозначению в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ ассоциативность и запоминаемость, необходимую для возникновения у обозначения различительной способности;

- обозначение «911» приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя 03 и 05 классов МКТУ в результате длительного и интенсивного использования;

- представленные документы в совокупности свидетельствуют о существенном объеме выпущенной и выпускаемой продукции с использованием «911», о длительности и интенсивности его использования на территории Российской Федерации, по меньшей мере, с 2004 года, о высокой степени информированности потребителей об указанном обозначении и его узнаваемости, что обуславливает его различительную способность в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05 классов МКТУ элемента «911»;

- заявитель просит учесть также документы о приобретении различительной способности заявленным обозначением, представленные на стадии экспертизы;

- согласно данным проведенного опроса Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра РАН для выявления мнения потребителей о способности обозначения «911» как такового обладать различительной способностью, установлено, что подавляющее большинство потребителей (73%) полагают, что обозначение «911» используется одной или разными, но связанными между собой компаниями. Согласно выводам экспертной организации, полученные данные свидетельствуют о том, что, по мнению потребителей соответствующих товаров и услуг, обозначение "911" является средством индивидуализации одного конкретного производителя;

- заявитель просит учесть судебные решения, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемым возражениям: решение Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2021 по делу № СИП-533/2021, которым признано недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.04.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 03.01.2021 на решение Роспатента от 27.10.2020 о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации № 1269551 ( ) как несоответствующее подпункту 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Во исполнение указанного судебного акта Роспатент обязан совершить действия по внесению изменений в международную регистрацию знака № 1269551 в части предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации с указанием элемента «911» в качестве охраняемого;

- в судебном решении по делу № СИП-533/2021 Суд по интеллектуальным правам пришел «к однозначному выводу о том, что элемент «911» длительное время используется для индивидуализации товаров правообладателя 03-го и 05-го классов МКТУ и в результате такого использования приобрел дополнительную различительную способность до даты приоритета товарного знака по международной регистрации № 1269551 в отношении заявленных на регистрацию товаров».

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- заключение № 22-2021 от 26 февраля 2021 г., дополнительные документы к нему (протокол, пояснительная записка и т.п.) – [1];

- копии Определения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-533/2021 от 31 мая 2021 года и решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-533/2021 от 01 октября 2021 года – [2];

- документы в отношении приобретенной различительной способности (материалы по рекламе, договоры, акты, товарные накладные, счета-фактуры, отчеты, эфирные справки и т.д.) – [3];

- график продаж продукции «911» – [4];

- письмо от типографии, образцы по цвету – [5];

- спецификации на поставки картонных упаковок в период 2007-2019 гг. – [6];

- договоры и спецификации на поставку туб, образец-эталон – [7];

- данные о сайте заявителя – [8];

- информация о БАДах и другой продукции заявителя – [9];

- статистика посещаемости сайта, данные по Интернет-аптеке – [10];

- договоры, накладные поставок товаров заявителя 2011-2019 гг. – [11];

- данные по отгрузкам – [12];

- фотографии продукции «911» в розничной продаже – [13];

- обзор розничного сегмента рынка косметической продукции в Российской Федерации по итогам 2018 г. – [14];

- дипломы об участии в выставках – [15];

- сертификаты на БАД – [16].

На основании изложенного в возражении, поступившем 27.08.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 27.08.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (26.03.2019) заявки № 2019713403 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 11 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным, включает цифровой элемент «911», изображение пересекающихся полос. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «продукты косметические и туалетные не лечебные; пасты зубные не лечебные; продукты парфюмерные, ароматизаторы [эфирные масла]; кремы косметические; крем для рук косметический; крем для ног косметический; крем для лица косметический; крем для тела косметический; косметическое молочко; сыворотка косметическая; гели, бальзамы и гели-бальзамы косметические; средства для ухода за кожей головы и волос косметические; мыла; жидкое мыло; спреи для волос; спреи косметические освежающие для кожи; шампуни; маски-бальзамы для волос; средства для ухода за кожей головы и волос косметические; мыла; жидкое мыло; спреи для волос; спреи косметические освежающие для кожи; спреи освежающие ароматизированные», товаров 05 класса МКТУ «изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; шампуни лечебные; маски-бальзамы для волос лечебные; средства для лечений кожи головы и волос; средства лечебные для ухода за кожей тела, лица, рук и ног; средства для ухода за кожей головы лечебные; лечебные кремы; бальзамы, гели и гели-бальзамы лечебные; средства туалетные лечебные; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; бальзамы для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей» в цветовом сочетании: «серый, синий, белый, красный».

Решение Роспатента от 30.12.2020 основано на том, что элемент «911» является неохраняемым и не соответствует положению пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия элемента «911» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Цифровой элемент «911» выполнен в цвете, цифры соприкасаются друг с другом, выделены серо-бело-синим цветовым сочетанием и прорисовкой контура. При этом часть красной полосы выполнена с наложением на цифру 1 элемента «911». Коллегией учтены имеющиеся в деле документы, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначении различительной способности.

Заявитель использует элемент «911» на заявленных товарах 03 и 05 классов МКТУ, начиная с 2004 года. Так, в материалы дела представлены данные о разработке серии упаковок в 2006 году с использование обозначения "911", которое используется по настоящее время. Заявителем были приобретены картонные упаковки и тубы для производства товаров 03 и 05 классов МКТУ. В 2013-2015 гг. были изготовлены инструкции и пачки, содержащие обозначение "911" в количестве 19 443 300 штук. В 2012-2016 гг. были изготовлены вкладыши, содержащие обозначение "911", в количестве 18 780 000 штук. В 2018 г. было изготовлено пакетов, содержащих обозначение "911", в количестве 61 600 штук. В 2010 г. были изготовлены пленки для продуктов, которые содержат обозначение "911", объёмом более 300 кг для каждого продукта. На сайте www.twinstec.ru представлены предложения к продаже товаров 03 и 05 классов МКТУ заявителя [3,5-7,10,13].

Согласно сведениям о продажах с 2004 по 2017 гг., объем продаж товаров 03 и 05 классов МКТУ серии «911» составили за указанный период 97788306 штук [4]. В период с 01.01.2017 по 31.12.2019 гг. было отгружено 309 321 упаковок товаров на сумму 15 224 879, 75 рублей. В обоснование территорий и объемов реализации в материалах дела имеются договоры, товарные накладные на поставку товаров, данные о позиционировании продукции в Интернет-аптеке, фотографии товаров. Так, товары 03, 05 классов МКТУ поставлялись в Москву, Санкт-Петербург, Красногорск, Московскую область, Пермь, Химки, в Пушкинский район и т.д. [09-13] В материалах дела имеются сведения об экспонировании, а также дипломы об участии в выставках [15] заявителя с серией продукции, маркируемой обозначением «911». В 2008 году заявитель стал участником и обладателем дипломов победителя Московского регионального конкурса Всероссийской программы «100 лучших товаров России» в отношении гелей-бальзамов и детской косметики.

В отношении рекламной компании [3] заявителя необходимо отметить следующее. Заявителем представлены договоры, акты, технические задания, дополнительные соглашения и т.п. с целью подтверждения рекламы товаров, маркируемых обозначением «911», как на федеральном, так и региональном уровнях. В 2014 году рекламный материал с обозначением "911" интегрирован в сюжетах программы «Здоровье». Для подтверждения рекламной компании на региональном телевидении представлены эфирные справки, материалы о рекламе продукции в 2018 году с обозначением ''911" на телеканалах (НТВ, ДОМАШНИЙ, Россия 1, Звезда, Петербург-5, ТВЦ и т.п.) г. Новосибирска.

В период 2011-2016 гг. реклама шампуней, кремов, содержащих обозначение «911» размещалась в газетах «Моя прекрасная дача», «Еда», «Еда.Спецвыпуск», «Школа кулинара», «Люблю цветы!», «Дача и дачники», «Дачный совет», «Рецепты на УРА». В период 2011-2019 гг. было изготовлено листовок, буклетов, брошюр, содержащих обозначение "911", в количестве 2 020 200 штук [3].

В 2015 г. реклама товаров заявителя, маркируемых обозначением «911» также осуществлялась на транспортных средствах, которые ездили по маршрутам Подмосковья. В 2017 году заявитель размещал рекламу своих брендов на Интернет-сайтах. В частности, реклама на сайте google.ru была размещена в виде текстового блока - «Серия 911». Реклама на сайтах «Одноклассники» и vk.com была размещена в виде тексто-графических блоков «торговые марки «911 Ваша служба спасения». За данный период обозначение "911" было показано 81 437 204 раза, кликнули по рекламе 231 350 раз пользователей [3].

Сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров содержатся в независимом аналитическом обзоре «Аптечная розница: Дополнительный ассортимент. Обзор розничного коммерческого сегмента рынка косметических средств в Российской Федерации по итогам 2018 г.», подготовленном аналитической компанией «Альфарм», осуществляющей независимый аудит розничных аптечных продаж косметических средств (https://alpharm.ru/sites/default/files/Obzorroznichnogo_kommercheskogo_segmentajrynka_kosrneticheskih_sredstv_v_rf_po_i togam_2018_g.pdf). Согласно указанному обзору в Рейтинге брендов среди ТОП-10 брендов косметических средств 2018 г. в денежном выражении бренд «911» занимает 8-е место, а в натуральном выражении (по количеству упаковок) - 2-е место [14].

Согласно социологическому исследованию № 22-2021 от 26 февраля 2021 г. [1] абсолютное большинство потребителей 73% считают, что обозначение используется одной компанией, или разными, но связанными между собой компаниями. При этом 64% потребителей полагают, что комбинация из цифр «911» в синем цвете является обозначением «бренда» одной компании. Кроме того, 64% потребителей считают, что линейка товара носит название «911». В подтверждение достоверности проведения указанного опроса представлена пояснительная записка к CD-диску и ссылки на файл с контрольными аудиозаписями, результаты которых представлены в заключении № 22-2021 от 26 февраля 2021 г., а также протокол осмотра письменного доказательства (информации в сети Интернет), подтверждающей задаваемые в ходе опроса вопросы и демонстрируемые обозначения.

По совокупности имеющихся доказательств можно прийти к выводу о том, что обозначение «911» является средством индивидуализации товаров 03, 05 классов МКТУ конкретного производителя - заявителя, о чем свидетельствуют фактические данные длительного и интенсивного использования обозначения до даты подачи заявки, в том числе социологическое исследование.

Кроме того, коллегией учтено решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-533/2021 от 01.10.2021, которым признано недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.04.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 03.01.2021 на решение Роспатента от 27.10.2020 о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 1269551 ( ) как несоответствующее подпункту 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Согласно указанному судебному акту Роспатент обязан совершить действия по внесению изменений в международную регистрацию товарного знака № 1269551 в части предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации с указанием элемента «911» в качестве охраняемого.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что элемент «911» заявленного обозначения противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.08.2021, изменить решение Роспатента от 30.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019713403.