Обозначение по заявке №2010700115 с приоритетом от 11.01.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФЁДОРОВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 04.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанием для которого послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.
Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ФЁДОРОВ» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой распространенную на территории Российской Федерации фамилию, что подтверждается данными сайтов: (Телефонный справочник http://www.tapix.ru/telef.asp; Фамильный сайт Федоровых http://fedorov.ucoz.com/).
Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ФЁДОРОВ», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров 10 и услуг 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ. При установлении однородности товаров и услуг учитывались те признаки, которые обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг одному производителю.
В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна порождать в сознании потребителя представление об их принадлежности к деловой репутации, созданной правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №132408 – ФГУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (далее – МНТК-«Микрохирургия глаза»).
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.
В возражении указано, что довод экспертизы о том, что распространенность фамилии Фёдоров является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, не обоснован и не правомерен, поскольку по данным сайтов, на которые ссылается экспертиза, фамилия Фёдоров не может быть отнесена к распространенным фамилиям. Кроме того, трудно найти критерии для понятия степени распространенности явления или факта. Косвенно данный вывод подтверждается наличием зарегистрированных в качестве товарных знаков словесных обозначений для фамилий, имеющих даже большую распространенность, чем заявленное обозначение.
В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №132408 в отзыве отмечено отсутствие однородности товаров и услуг, для которых зарегистрирован данный товарный знак, с услугами 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010700115.
На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.
На заседании, состоявшемся 21.12.2011, коллегия палаты по патентным спорам, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на дополнительные обстоятельства, препятствующие государственной регистрации товарного знака по заявке №2010700115, а именно: на нарушение требований пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.
Принимая во внимание известность в Российской Федерации фамилии ФЁДОРОВ для услуг, связанных с оказанием медицинской помощи, в том числе в области офтальмологии (ФЁДОРОВ Святослав Николаевич (1927 – 2000) – советский и российский врач-офтальмолог, глазной микрохирург), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг 44 класса МКТУ, кроме того, для регистрации заявленного обозначения, тождественного с фамилией известного в Российской Федерации лица, требуется согласие его наследника.
В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила ему возможность для представления своих соображений.
На заседании коллегии, состоявшемся 19.03.2012, заявитель представил разрешение на использование фамилии ФЁДОРОВ, данное ему вдовой С.Н. Фёдорова - И.Е. Фёдоровой.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (11.01.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.
Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.
В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.
Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.
Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ФЁДОРОВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ «клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; помощь медицинская; услуги бальнеологических центров; услуги оптиков; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая».
Заявленное обозначение воспроизводит фамилию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки №2010700115 лица – советского и российского врача-офтальмолога, глазного микрохирурга, первого директора (с 1986 года) МНТК «Микрохирургия глаза» - ФЁДОРОВА Святослава Николаевича (1927-2000) (см. Большой Энциклопедический словарь (http://dic.academic.ru); Яндекс, словарь Википедия).
Заявителем представлено разрешение вдовы С.Н. Фёдорова на использование фамилии «ФЁДОРОВ» в товарном знаке по заявке №2010700115, регистрация которого испрашивается на имя заявителя, что снимает выдвинутое основание для отказа в регистрации товарного знака по пункту 9 статьи 1483 Кодекса.
Таким образом, несмотря на то, что заявленное обозначение представляет собой распространенную фамилию, в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ оно ассоциируется с известным в Российской Федерации лицом – С.Н. Фёдоровым и способно выполнять в отношении этих услуг индивидуализирующую функцию, в силу чего утверждение о том, что оно не обладает различительной способностью, нельзя признать убедительным.
МНТК «Микрохирургия глаза» - всемирно известная клиника, лидер отечественной офтальмологии, соединивший в себе крупное научное учреждение, современную клинику, экспериментальное производство и учебный центр - носит имя С.Н. Фёдорова и неразрывно с ним связан.
В силу изложенного, регистрация заявленного обозначения «ФЁДОРОВ» в отношении услуг в области медицины, включая услуги оптиков, на имя заявителя, способно вызвать у потребителей этих услуг (пациентов) ложное ассоциативное представление о том, что лицо, оказывающее эти услуги, связано с МНТК «Микрохирургия глаза».
Следует отметить, что именно МНТК «Микрохирургия глаза» является правообладателем противопоставленного товарного знака «ФЁДОРОВ» по свидетельству №132408.
Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется фонетическим и семантическим тождеством словесных обозначений «ФЁДОРОВ» и их визуальным сходством, что в возражении не оспаривается.
Что касается однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №132408, и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010700115, то следует отметить однородность услуг 44 класса МКТУ «консультации по вопросам фармацевтики» с услугами 42 класса МКТУ «научные консультации», поскольку они соотносятся как род-вид. Кроме того, помощь медицинская и услуги в области медицины тесно связаны с разработкой новых медицинских методов лечения, которые апробируются в условиях медицинских учреждений, что определяет однородность этих услуг.
Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно не соответствует положениям пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.