Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2013737841 с приоритетом от 01.11.2013 зарегистрирован 13.08.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №550533 на имя Абдула-Заде Заура Эминовича, 117465, Москва, ул. Теплый Стан, 15, корп. 7, кв. 105 (далее - правообладатель) в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №550533 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков, содержащих в своем составе основной охраноспособный элемент «СОСТЕМА», а именно:

1) словесный товарный знак «» по свидетельству №129064, зарегистрированный, в частности, для услуг 36, 37, 42 классов МКТУ;

2) словесный товарный знак «» по свидетельству №442473, зарегистрированный, в частности, для услуг 36, 37, 42 классов МКТУ;

3) словесный товарный знак «» по свидетельству №455596, зарегистрированный, в частности, для услуг 36, 37, 42 классов МКТУ;

4) комбинированный товарный знак «» по свидетельству №294312, зарегистрированный, в частности, для услуг 36, 37, 42 классов МКТУ;

5) словесный товарный знак «» по свидетельству №444408, зарегистрированный, в частности, для услуг 36, 37, 42 классов МКТУ;

6) словесный товарный знак «» по свидетельству №462036, зарегистрированный, в частности, для услуг 36, 37, 42 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] – [6] за счет наличия в их составе тождественного сильного словесного элемента «СИСТЕМА» (словесный элемент «корпорация» является слабым, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия), который в сравниваемых товарных знаках выполняет основную индивидуализирующую функцию, обеспечивая их сходство друг с другом в целом;

- кроме того, словесные элементы «корпорация СИСТЕМА» оспариваемого товарного знака полностью входят в состав противопоставленного товарного знака по свидетельству №455596;

- кроме того, оспариваемый товарный знак, как и товарный знак лица, подавшего возражение, по свидетельству №294312 (а также ряд других товарных знаков лица, подавшего возражение с изобразительным элементом: «» по свидетельству №119281, «» по свидетельству №143866, «» по свидетельству №294311, «» по свидетельству №294313) включает в себя выразительный изобразительный элемент, основанный на графической обработке латинской буквы «S», что также является косвенным подтверждением осознанной цели правообладателя использовать репутацию средств индивидуализации ПАО АФК «Система»;

- ПАО АФК «Система» является крупнейшей российской публичной корпорацией, осуществляющей свою деятельность с 16.07.1993 под фирменным наименованием с отличительной частью «Акционерная финансовая корпорация «Система» или сокращенно «АФК «Система», товарные знаки которой имели широкую известность на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, чего правообладатель этого товарного знака не мог не знать;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки зарегистрированы либо в отношении полностью совпадающих, либо в отношении однородных услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №550533 недействительным полностью.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы (копии):

- Сведения из электронного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении оспариваемого товарного знака;

- Сведения из электронного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарных знаков по свидетельствам №129064, №442473, №455596, №294312, №444408, №462036;

- обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ от 23.09.2015 (пункт 37);

- Распечатка из Интернет-ресурса https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15682;

- Сведения из электронного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарных знаков по свидетельствам №119281, №143866, №294311, №294313;

- Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 18.07.2006 №2979/06;

- Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 18.07.2006 №3691/06;

- Сведения из ЕГРЮЛ в отношении ПАО АФК «Система»;

- Распечатка из Интернет-ресурса https://news_enc.academic.ru/9488;

- Перечень системообразующих организаций (2008 г.), утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики;

- Распечатки из Интернет-ресурса Expert.ru, касающиеся рейтингов крупнейших компаний России в 2004, 2005 и 2015 гг.;

- Сведения с сайта Википедия на 27.02.2006 о деятельности лица, подавшего возражение;

- Письмо Директора Координационного центра национального домена сети интернет №500/281 от 07.07.2017 и распечатка с сайта www.nic.ru;

- Скриншоты главных страниц сайта лица, подавшего возражение, на 02.08.2002, на 21.04.2006, на 16.12.2012 и на 27.10.2013, полученные из Интернет-сервиса https://web.archive.org;

- Скриншот первой страницы результатов поиска в поисковой системе Google.ru на период до 11.01.2013;

- Вырезки из статей СМИ, опубликованных в сети Интернет;

- Таблицы сопоставления перечней услуг оспариваемого товарного знака и товарных знаков лица, подавшего возражение;

- Классификация нормативных и методических документов системы государственного санитарно-эпидемиологического нормирования (Руководство Ρ 1.1.002-96), утвержденные Председателем Госкомсанэпиднадзора России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 14.05.1996;

- Методические рекомендации MP 3.5.0071-13 «3.5. Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий», утвержденные Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 24.05.2013;

- ГОСТ Ρ 56994-2016;

- Сведения из ЕГРИП в отношении Правообладателя;

- Таблица сопоставления обозначений по товарному знаку №550533 и товарных знаков лица, подавшего возражение.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №550533, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №550533, включающий изобразительный элемент и слова «корпорация СИСТЕМА», которым не предоставлена самостоятельная правовая охрана, и товарные знаки ПАО АФК «Система» по свидетельствам №129064, №442473, №455596, №294312, №444408, №462036 не являются сходными до степени смешения и, следовательно, при регистрации товарного знака согласно свидетельству №550533 требования законодательства не были нарушены.

Кроме того, на дату приоритета оспариваемого товарного знака были зарегистрированы товарные знаки в отношении однородных услуг на имя иных лиц, в которых словесный элемент «СИСТЕМА» либо охранялся, либо был указан в качестве неохраняемого элемента, на данный момент аналогичный подход экспертизы продолжается.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе правовой охраны товарному знаку по свидетельству №550533.

В качестве приложений к отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- Сведения о товарных знаках ПАО АКФ «Система»;

- Сведения о товарных знаках иных правообладателей;

- Распечатка из Интернет-ресурса http://www.yandex.ru/search;

- Распечатка из Интернет-ресурса http://www.sokr.ru.

Следует также указать, что лицо, подавшее возражение, до заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения представило свои пояснения относительно приведенного в возражении довода об отсутствии надлежащей осмотрительности правообладателя при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. Так, лицом, подавшим возражение, акцентируется внимание на то, что правообладатель оспариваемого товарного знака не мог не знать о существовании ПАО АФК «Система», принадлежащих ему товарных знаках, поскольку был организационно связан с лицами, входящими в состав совета директоров компании лица, подавшего возражение. Согласно доводам лица, подавшего возражение, правообладатель является генеральным директором и учредителем ООО «ЕВКЛИД ГРУПП» (изначально ООО «КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМА»), созданного 24.07.2013. При этом соучредителями ООО «ЕВКЛИД ГРУПП», наряду с правообладателем, являлись Краснянский Л.Н. и Жихарев К.Л., в 2010-2012 годах входящие в состав правления дочерних компаний лица, подавшего возражение. Кроме того, правообладатель является учредителем ряда московских компаний, занимающихся вопросами недвижимости и строительства, т.е. в той же сфере деятельности, что и лицо, подавшее возражение, и его дочерняя компания ОАО «Система - ГАЛС». Также лицом, подавшим возражение, отмечается, что при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака исключение из охраны словесных элементов «корпорация СИСТЕМА» не испрашивалось.

Мнение лица, подавшего возражение, иллюстрируется следующими документами:

- Постановления ВАС РФ №3691/06 от 18.07.2006 г., №2979 от 18.07.2006 г., №16912/11 от 24.04.2012 г.; Постановление Президиума СИП от 03.02.2016г. по делу №СИП-96/2015;

- Сведения из ЕГРИП относительно Правообладателя;

- Сведения из ЕГРЮЛ относительно ООО «ЕВКЛИД ГРУПП»;

- Сведения из сети Интернет относительно предыдущего фирменного наименования ООО «ЕВКЛИД ГРУПП»;

- Список аффилированных лиц ОАО «Акционерная финансовая корпорация «Система»;

- Сведения относительно профессиональной деятельности Краснянского Л.Н.;

- Сведения относительно профессиональной деятельности Жихарева К.Л.;

- Сведения из ЕГРЮЛ относительно компаний, учредителем которых является Правообладатель;

- Сведения из ЕГРЮЛ относительно компании ОАО «Система - ГАЛС»;

- Материалы первоначально поданной заявки №2013737841.

Изучив материалы дела и заслушав участвующего в рассмотрении возражения представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.11.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по свидетельству №550533 с приоритетом от 01.11.2013 включает в свой состав изобразительный элемент синего цвета в виде фигуры, ассоциирующейся с буквой «S», образованной гантелеобразными элементами, расположенной на круге серого цвета. Справа от круга серого цвета расположен круг меньшего диаметра синего цвета. Под изобразительным элементом находятся слова «корпорация» и «СИСТЕМА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в черном и синем цветовом сочетании. При этом слово «корпорация» выполнено строчными буквами меньшего размера, чем в слове «СИСТЕМА», выполненном заглавными буквами. Согласно сведениям Госреестра словесные элементы «корпорация» и «СИСТЕМА» указаны в качестве неохраняемых элементов товарного знака по свидетельству №550533.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарные знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать ПАО АФК «Система» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №550533.

В качестве основания для признания неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №550533 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарными знаками [1] – [6], принадлежащими компании ПАО АФК «Система» и включающими в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «СИСТЕМА» / «SISTEMA».

Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №129064 с приоритетом от 30.12.1992 (срок действия регистрации продлен до 30.12.2022) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [2] по свидетельству №442473 с приоритетом от 28.07.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Элемент «АФК» в составе товарного знака указан в качестве неохраняемого. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [3] по свидетельству №455596 с приоритетом от 28.07.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы «АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ» указаны в качестве неохраняемых элементов товарного знака. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №294312 [4] с приоритетом от 03.03.2005 (срок действия регистрации продлен до 03.03.2025) является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «S» в вертикально ориентированной рамке прямоугольной формы, а также словесный элемент «АФКСИСТЕМА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [5] по свидетельству №444408 с приоритетом от 28.07.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Элемент «JSFC» указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [6] по свидетельству №462036 с приоритетом от 28.07.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы «JOINT STOCK FINANCIAL CORPORATION » указаны в качестве неохраняемых элементов товарного знака. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

Анализ услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленным товарным знакам, показал, что они включают как идентичные, так и однородные позиции. Однородность сопоставляемых услуг обусловлена тем, что они относятся к одной и той же родовой группе, характеризуются одинаковым назначением.

Так, услуги 36 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков представляют собой операции с недвижимостью, различные финансовые и кредитно-денежные операции, деятельность, связанную со страхованием, услуги бирж, услуги по хранению ценностей, услуги оценочные, услуги информационно-консультативные.

Услуги 37 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков относятся к области строительства, ремонта, технического обслуживания, установки различного оборудования, прокату, к работам санитарно-уборочным (среди которых как услуги по дезинфекции, дератизации оспариваемого товарного знака, так и услуги по уборке улиц, уход за бассейнами, мытье окон, уборка внутри зданий, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков).

Услуги 42 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков связаны с такими областями деятельности как научные и технологические исследования и разработки, компьютерные технологии, дизайн.

Необходимо отметить, что наличие однородности услуг 36, 37, 42 классов МКТУ сопоставляемых товарных знаков правообладателем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №550533 и противопоставлений [1] - [6] на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным, важно установить, какую роль играет в его составе тот или иной элемент.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит в том числе от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Как указывалось выше, оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает в свой состав как изобразительный, так и словесные элементы «корпорация» и «СИСТЕМА». При этом на формирование образа оспариваемого товарного знака равным образом оказывают влияние как изобразительный, так и словесные элементы, которые в силу композиционного исполнения знака воспринимаются по отдельности друг от друга.

Необходимо отметить, что словесные элементы оспариваемого товарного знака «корпорация» и «СИСТЕМА» связаны друг с другом по смыслу. Так, слово «корпорация» указывает на видовое наименование предприятия (это объединение, союз предприятий или отдельных предпринимателей, как правило, на основе частно-групповых интересов, одна из основных форм предпринимателей, в США является юридическим лицом, см. Словарь финансовых терминов, http://dic.academic.ru), а слово «СИСТЕМА» представляет собой название этого предприятия.

Согласно сведениям, опубликованным в Госреестре, оба словесных элемента «корпорация» и «СИСТЕМА» указаны в качестве неохраняемых. Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что экспертные подходы к выводу об охраноспособности слова «СИСТЕМА» в настоящее время неоднозначны. Однако в данном случае если слово «корпорация» в силу своей семантики действительно представляет собой слабый неохраноспособный элемент, то слово «СИСТЕМА» (множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство, см. Экономико-математический словарь, http://dic.academic.ru) является нейтральным обозначением для всех указанных в перечне оспариваемого товарного знака услуг, в связи с чем исключение его из охраны представляется необоснованным.

Более того, следует указать, что в отличие от абстрактного изобразительного элемента оспариваемого товарного знака, слово «СИСТЕМА» может быть воспринято не только визуально, но и на слух (например, посредствам звуковой рекламы), легче запоминается потребителем. На запоминание этого словесного элемента потребителем влияет также то, что он выполнен в иной цветовой гамме, нежели слово «корпорация», более крупным шрифтом, в силу чего выделяется в составе товарного знака. Следовательно, слово «СИСТЕМА» акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

Все вышеуказанные обстоятельства обуславливают вывод о том, что слово «СИСТЕМА» обладает в составе оспариваемого товарного знака различительной способностью, воспринимается в качестве индивидуализирующего сильного элемента.

В свою очередь слово «СИСТЕМА» и его транслитерация буквами латинского алфавита «SISTEMA» положены в основу серии товарных знаков лица, подавшего возражение. При этом словесные элементы СИСТЕМА» / «SISTEMA» занимают доминирующее положение в составе серии товарных знаков, являются основным индивидуализирующим элементом.

Полное вхождение в состав оспариваемого товарного знака слова «СИСТЕМА» (его транслитерации «SISTEMA»), положенного в основу принадлежащей ПАО АФК «Система» серии товарных знаков, предопределяет возможность возникновения представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом, несмотря на имеющиеся отличия.

Установленное сходство сопоставляемых обозначений, а также однородность услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод об ассоциировании оспариваемого и противопоставленных товарных знаков в целом, несмотря отдельные отличия, а, следовательно, об их сходстве до степени смешения друг с другом в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об обоснованности доводов поступившего возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №550553 произведена с нарушением требований законодательства в отношении всех услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака, подавая заявку на его регистрацию, был осведомлен о деятельности лица, подавшего возражение, и не проявил надлежащей осмотрительности при испрашивании правовой охраны товарному знаку «», то они приняты коллегией к сведению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №550533 недействительным полностью.