Международная регистрация словесного знака «REAX» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 10.05.2018 за №1414184 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ «sporting activities; consultancy relating to physical fitness training; provision of gymnasium facilities; providing fitness and exercise facilities; providing sports facilities; gymnastic instruction; organization of sports competitions; organisation of sporting events; rental of sports grounds; personal trainer services [fitness training]; sporting education services; physical fitness centre services» («спортивные мероприятия; консультации по вопросам физической подготовки; предоставление спортивных залов; предоставление физкультурно-оздоровительных комплексов; предоставление спортивных сооружений; обучение гимнастике; организация спортивных соревнований; организация спортивных мероприятий; аренда спортивных площадок; услуги личного тренера [фитнес-тренировка]; услуги спортивного образования; услуги физкультурного центра»).

Роспатентом 11.09.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «REAX» по международной регистрации №1414184 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, содержащихся в перечне регистрации.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что знак по международной регистрации №1414184, не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как он сходен до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №334775, ранее зарегистрированным в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «РЕАКС».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Согласно доводам возражения противопоставление товарного знака по свидетельству №334775 может быть снято, поскольку правовая охрана данного товарного знака досрочно прекращена, в том числе, в отношении всех услуг 41 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2019г. по делу СИП-668/2019.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия окончательного решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку, по международной регистрации №1414184;

- постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-668/2019 от 16.06.2020.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.05.2018) международной регистрации №1414184 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1414184 представляет собой словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех услуг 41 класса МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака «» по свидетельству №334775, ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 11.09.2019.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №334775 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-668/2019 от 16.06.2020.

Указанные обстоятельства позволяют снять противопоставление «» по свидетельству №334775, в связи с чем отсутствует препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414184 для услуг 41 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2020, отменить решение Роспатента от 11.09.2019, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414184 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне.