Обозначение по заявке №2007701967/50 с приоритетом от 29.01.2007 было заявлено на регистрацию на имя Данск Дроге А/С, Дания (далее - заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.
В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LITOZIN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.
Решение Роспатента от 19.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение «LITOZIN» фонетически сходно с ранее заявленными и зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц знаками:
- «ЛИДОЗИН LIDOZIN» по свидетельству №256075 с приоритетом от 15.10.2002 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [1];
- «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN» по свидетельству №259617 с приоритетом от 16.12.2002 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [2].
3 В возражении от 20.03.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
- заявитель считает, что противопоставленные знаки по свидетельствам №256075, №259617 не сходны с заявленным обозначением по заявке №2007701967/50 до степени смешения в силу их графического, звукового и семантического различия, поскольку противопоставленные знаки состоят из двух словесных элементов и имеют иной состав звуков, отличающийся от заявленного обозначения;
- заявитель отмечает, что в вышедших в 2003 году «Методических рекомендациях по рациональному выбору названий лекарственных средств» говорится, что «название лекарственного средства является частью медицинской терминологии и, по сути, призвано помогать специалистам ориентироваться в его составе и действии…, название лекарственных препаратов с разными действующими веществами должны отличаться по написанию и звучанию». «Проверка предлагаемых названий на графическое и фонетическое сходство проводится в соответствии с рекомендациями: общее правило состоит в том, что при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять три и более букв (знаков) в любом сочетании», таким образом рассматриваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, так как они отличаются более чем на три буквы;
- поскольку заявленные товары 05 класса МКТУ и товары противопоставленных знаков относятся к лекарственной продукции, то потребители будут относиться к ее выбору с особым вниманием.
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.10.2009, лицо, подавшее возражение, представило копию решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 4 знакам от 19.05.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №256075 полностью.
Кроме того, было представлено письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №384463 на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2007701967/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «витаминные и минеральные препараты, пищевые добавки и природные лекарственные средства, за исключением пищевых добавок для профилактики заболеваний желче и мочевыделительных систем и кишечника».
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными ввиду нижеследующего.
С учетом даты (29.01.2007) поступления заявки №2007701967/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявка по ним не отозвана) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
5 Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.
В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.
Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту буквами которого написано слово, и цветовой гамме.
Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид 6 материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LITOZIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее заявленных и зарегистрированных в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя других лиц товарных знаков [1], [2].
Противопоставленный товарный знак [1] является словесным и состоит из двух словесных элементов «ЛИДОЗИН LIDOZIN», выполненных буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, стандартным шрифтом. Словесные элементы расположены друг под другом.
Противопоставленный товарный знак [2] является словесным и состоит из двух словесных элементов «ЛИТОЛИЗИН LITHOLYSIN», выполненных буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, стандартным шрифтом. Словесные элементы расположены друг под другом.
В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически сходные словесные элементы «LITOZIN»/«LIDOZIN» /«LITHOLYSIN».
Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено сходством звучания начальных частей (LITO-)/(LIDO-) и тождеством звучания конечных частей (-ZIN).
При этом звуки -т- и -d- в рассматриваемом случае являются парными, то есть близкими по звучанию.
7 Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] обусловлено тем, что они исполнены стандартным шрифтом.
По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.
Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено тождеством звучания начальных частей (LITO-)/(LITHO-) и сходством звучания конечных частей (-ZIN)/(- SIN).
При этом дополнительный слог (-LY-), находящийся в середине словесного элемента «LITHOLYSIN» противопоставленного товарного знака [2], является безударным.
Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено тем, что они исполнены стандартным шрифтом.
По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.
В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленными знаками [1-2], что позволяет сделать вывод об их сходстве.
Анализ товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что товары являются однородными в силу одинакового назначения, условий реализации, круга потребителей.
Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с 8 противопоставленными товарными знаками [1-2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.
Вместе с тем при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007701967/50.
К указанным обстоятельствам относится информация о том, что заявителем представлено письмо от 14.10.2009, в котором правообладатель товарного знака [2] по свидетельству №384463 (на основании договора об уступке товарного знака в отношении части товаров и/или услуг от 23.07.2009 №РД0052954 товары 05 класса МКТУ по свидетельству №259617 противопоставленного товарного знака [2] были уступлены ООО «ФИТОСОРБ», Санкт-Петербург свидетельство №384463) выразил согласие на регистрацию товарного знака «LITOZIN» по заявке №2007701967/50 на имя заявителя и использования его для товаров 05 класса МКТУ «витаминные и минеральные препараты, пищевые добавки и природные лекарственные средства, за исключением пищевых добавок для профилактики заболеваний желче и мочевыделительных систем и кишечника».
Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие правообладателя товарного знака [2].
В связи с вышеизложенным и на основании пункта 1 статьи 7 Закона, товарный знак [2] не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2007701967/50.
Однако, что касается представленной на заседании коллегии копии решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №256075 полностью, вступившего в законную силу 18.05.2009, следует отметить, что указанный документ не может быть принят во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента 9 подлежат правовой оценке обстоятельства, имевшие место на момент принятия Федеральным институтом промышленной собственности оспариваемого решения (19.12.2008), а также могут быть приняты во внимание обстоятельства, сложившиеся на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам (07.05.2009). Таким образом, указанное заявителем обстоятельство, возникшее 18.05.2009, не имеет юридического значения при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения от 20.03.2009 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2007701967/50.