Товарный знак «
» по заявке № 2020701288 с приоритетом от 14.01.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.10.2020 за №778596 на имя Общества с ограниченной ответственностью " МДТУЛ", г. Северск, (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.10.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 6 и 9 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- лицо, подавшее возражение, считает что обозначение "PCMflash", являющееся единственным словесным элементом в товарном знаке №841635, правообладателем которого оно является, полностью входит в оспариваемый товарный знак «PCMFLASHER», в связи с чем, имеет место высокая степень сходства обозначений;
- перечень товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства №841635 на товарный знак лица, подавшего возражения, относится к товарам и услугам в области вычислительной техники 09 класс МКТУ «интерфейсы для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; публикации электронные загружаемые», 42 класса МКТУ «разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление готовой программной среды для доступа к облачным сервисам; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров; услуги консультационные в области информационных технологий»);
- перечень товаров и услуг в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку также относится к области вычислительной техники и, следовательно, соотносится с товарами и услугами 09, 42 класса МКТУ старшего товарного знака по критериям: род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей;
- соотношение товаров 09 класса МКТУ показал высокую степень однородности с услугами 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;
- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с названием программы для ЭВМ «PCMflash» (№2019616755) правообладателем которой является лицо, подавшее возражение, исключительное право на которую возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, не соответсвует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса;
- известность наименования программы «PCMflash» (как произведения литературы) подтверждается тем, что ИП Вдовикин Олег Игоревич начиная с 2014 года, занимается разработкой программного обеспечения «PCMflash» для работы с электронными блоками управления автомобилей (справка о длительности использования прилагается;
- в целях продвижения продукта в 21.06.2014 году Вдовикиным О.И. было зарегистрировано доменное имя pcmflash.ru, справка Рег.ру прилагается;
- на сайте www.pcmflash.ru с 2014 года работает форум для обсуждения программы, описания её функционирования и возможностей. Кроме того, Вдовикиным О.И. было получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «PCMflash»;
- назначение программного обеспечения - работа с электронными блоками управления (ЭБУ), устанавливаемыми в автомобилях. Областью применения является диагностика, ремонт и модификация характеристик ЭБУ с использованием интерфейсных адаптеров, как в автомобиле, так и в лабораторных условиях;
- из полученной справки от компании «Актив», на программное обеспечение «PCMflash» за период с 2017г. по 2019г. было выдано более 10 000 аппаратных ключей защиты. То есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака число пользователей программы составило более 10 000 и программное обеспечение получило распространение по всей территории Российской Федерации, а также за рубежом;
- в подтверждение введения программного обеспечения «PCMflash» в гражданский оборот представляем лицензионные договоры с актами, публичную оферту о заключении договора на использование программного обеспечения «PCMflash» с подтверждением их исполнения – чеками, а также лицензионное соглашение;
- реализацию программного обеспечения «PCMflash» наряду с ИП Вдовикиным О.И. по его поручению осуществляла также его жена – ИП Вдовикина Наталья Владимировна, справки об объемах проданных лицензий ИП Вдовикиным О.И. и ИП Вдовикиной Н.В., документы прилагаются.
К возражению приложены следующие материалы:
1. Справка о длительности использования обозначения;
2. Справка Рег.ру о регистрации доменного имени pcmflash.ru;
3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «PCMflash»;
4. Справка от компании «Актив» о количестве выданных аппаратных ключей защиты на программное обеспечение «PCMflash»;
5. Лицензионные договоры с актами;
6. Публичная оферта о заключении договора на использование программного обеспечения «PCMflash» с подтверждением их заключения – чеками;
7. Лицензионное соглашение;
8. Справки об объемах проданных лицензий ИП Вдовикиным О.И. и ИП Вдовикиной Н.В.;
9. Инструкция по использованию программного обеспечения «PCMflash».
Правообладатель, уведомленный надлежащим образом, 14.11.2022 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:
- оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное обозначение, выполненное заглавными буквами, которое не может вызывать каких-либо ассоциаций с обозначением лица, подавшего возражение;
- противопоставленный товарный знак «PCMflash» состоит только из общеупотребимых терминов и сокращений;
- сокращение «РСМ» означает словосочетание «puise code modulation», которое в переводе на русский язык означает «импульсно-кодовая модуляция», «ИКМ» (см. https://www.multitran.com/m.exe?s=PCM&ll=l&12=2), представляет собой модуляцию, в которой аналоговый сигнал кодируется сериями импульсов, используется в устройствах кодирования-декодирования, и используется практически для всех видов аналоговых данных (видео, аудио (голос, музыка), телеметрия);
- сокращение «PCM» используется для управления трансмиссией автомобиля, которая представляет собой автомобильный компонент, блок управления, используемый на автотранспортных средствах. Обычно это комбинированный контроллер, состоящий из блока управления двигателем (ECU) и блока управления трансмиссией (TCU);
- слово «flash», которое с английского на русский язык переводится как «флеш-память», «флэш» (см. https://www.multitran.eom/m.exe?s=flash&ll=l&12=2), представляет собой разновидность твердотельной полупроводниковой энергонезависимой перезаписываемой памяти;
- сокращение РСМ и термин flash используются как характеристика товара, указывая на свойство и назначение;
- материалы о приобретении различительной способности (справки выданные Вдовикиным О.И. самому Вдовикину О.И., лицензионный договор, одна открытая оферта, справка от Вдовикиной Н.В.) не доказывают, что общеизвестные сокращение РСМ и термин Flash теперь ассоциируются на рынке кодирования и записи только с ИП Вдовикиным О.И.;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 778596 является оригинальным, несмотря на совпадение в части использования общеупотребимого сокращения «РСМ». Сравниваемые обозначения отличаются графически, в том числе за счет разного количества словесных элементов, слогов, букв, которые имеют иное фонетическое звучание. Что в целом производит качественно иное восприятие.
На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.
К отзыву приложены инструкции по инсталляции РСМ и по использованию Flash контроллера.
Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.
С учетом даты приоритета (14.01.2020) товарного знака по свидетельству №778596 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соотве.тствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:
1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;
3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектам.
В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.
Заинтересованность Индивидуального предпринимателя Вдовикина Олега Игоревича, обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака по свидетельству №841635 и обладает исключительным правом на название программы для ЭВМ №2019616755 с более ранним приоритетом, с которой оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №778596 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется в зеленом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
В своем возражении лицо, подавшее возражение, в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №778596 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса приводит в качестве противопоставления товарный знак «
» по свидетельству №841635, который выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 09 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.
Буквы «PCM» противопоставленного товарного знака графически выделены по сравнению с остальной частью «flash», выполнены заглавными буквами, визуально акцентируют на себе особое внимание в силу своего пространственного (начального) положения и соответствующего определенного характера своего графического исполнения, несмотря на их статус неохраняемого элемента в составе заявленного обозначения, буквы «PCM» непосредственно участвуют в формировании общего зрительного впечатления от восприятия этого товарного знака в целом.
Сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «PCMFLASHER»/ «PCMFLASH» которые несут основную индивидуализирующую функцию знаков, за счет полного фонетического вхождения противопоставленного товарного знака в оспариваемое обозначение. Так, при сравнении слов [ПИ-СИ-ЭМ-ФЛЭ-ШЕР] и [ПИ-СИ-ЭМ-ФЛЭШ] установлено, что большинство звуков (десять из двенадцать), расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание, отличие в конечной части [ЭР], оспариваемого товарного знака, что не проводит к значительным фонетическим отличиям, способным повлиять на сходство знаков в целом.
Согласно словарно-справочным материалам (см. Интернет-словарь https://dic.academic.ru/) словесный элемент оспариваемого товарного знака «PCMFLASHER» не имеет семантического значения, что приводит к невозможности проведения анализа на семантическое сходство.
Графически, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки выполнены буквами латинского алфавита, что сближает сравниваемые обозначения визуально.
На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства, что приводит к ассоциированию сравниваемых знаков друг с другом в целом и невозможности вывода о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.
Анализ однородности товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал следующее.
Оспариваемые товары 09 класса МКТУ «диалоговое программное обеспечение; загружаемые компьютерные программы для удаленного мониторинга и анализа; загружаемые программы по компьютерной безопасности; интерфейс графический программного обеспечения; компьютерное оборудование и программное обеспечение для настройки и конфигурации локальных сетей; компьютерные программы для управления связью и обменом данными между компьютерами и электронными устройствами; компьютеры; обеспечение программное для компиляции; обеспечение программное для компьютеров; операционное программное обеспечение; операционные компьютерные программы; пакеты программ; платформы программные, записанные или загружаемые; программно-аппаратные компьютерные средства; программное обеспечение; программное обеспечение для автоматизированного проектирования и автоматизированного производства; программное обеспечение для автомобилей; программное обеспечение для контроля за технологическими процессами; программное обеспечение системное встраиваемое; программы для диагностики и устранения неисправностей; программы для поиска и извлечения информации из компьютерной сети; программы и микропрограммы компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы прикладные» являются однородными таким товарам 09 класса МКТУ как «обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые», в отношении которых действует противопоставленный товарный знак, поскольку содержат тождественные позиции или соотносятся между собой как род-вид товара (программное обеспечение) имеют одно и то же назначение (для вычислительной техники), могут иметь одни и те же каналы сбыта и круг потребителей.
Оспариваемые услуги 42 «восстановление компьютерных программ; выявление и устранение сбоев в работе программного обеспечения [техническая поддержка]; диагностика проблем программного обеспечения; диагностика сбоев в работе аппаратного оборудования, за исключением компьютерного оборудования, посредством использования программного обеспечения; диагностика сбоев в работе компьютерного оборудования посредством использования программного обеспечения; исследование, разработка, создание и обновление компьютерных программ; исследования, относящиеся к разработке компьютерных программ; компьютерное программирование и проектирование программного обеспечения; консалтинг по проектированию и разработке компьютерного программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; консультационные услуги, связанные с проектированием, разработкой и использованием компьютерных аппаратно-программных комплексов; конфигурация программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; предоставление во временное пользование в режиме онлайн незагружаемого системного программного обеспечения для доступа и работы в "облачных" вычислительных средах; предоставление информации относительно проектирования и разработки компьютерных программ, систем и сетей; проектирование и разработка встроенного программного обеспечения; проектирование и разработка компьютерного оборудования и программного обеспечения для промышленных применений; проектирование и разработка компьютерных программ; проектирование и разработка программных средств; проектирование компьютерного программного обеспечения, компьютерных прошивок, компьютерной техники и компьютерных систем; разработка и сопровождение компьютерного программного обеспечения; разработка компьютерных программ для использования вместе с коммутационными устройствами под управлением компьютера; разработка компьютерных программ для использования вместе с программируемыми контроллерами (платами)» являются однородными противопоставленным услугам 42 класса МКТУ «разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление готовой программной среды для доступа к облачным сервисам; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров; составление технической документации; услуги консультационные в области информационных технологий», поскольку либо содержат идентичные услуги, либо соотносятся как род/вид услуг (услуги связанные с работой программного обеспечения его разработка и развитие), могут иметь один и тот же круг потребителей и условия реализации.
Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «услуги оптовой и розничной продажи, связанные с компьютерным программным обеспечением» имеют прямую конкретизацию на такую категорию товаров как «компьютерное программное обеспечение», их следует признать однородными вышеуказанным противопоставленным товарам 09 класса МКТУ, которые представляют собой программное обеспечение. Данные услуги оказываются в отношении товаров 09 класса МКТУ, являются им сопутствующими. Маркированные сходными обозначениями могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, следовательно, могут быть смешаны в гражданском обороте.
Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №778596 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №841635 и однородность товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены.
В связи с изложенным у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
В возражении отмечается, что лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на объект интеллектуальной деятельности – программу для ЭВМ, название которой сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.
В материалы дела представлена копия свидетельства о государственной регистрации на имя Вдовикина Олега Игоревича программы для ЭВМ № 2019616755 с названием «Программа «PCMflash» для работы с электронными блоками управления автомобилей» (дата поступления заявки: 18.05.2019).
Для квалификации спорного обозначения как несоответствующего подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением названия произведения коллегией устанавливаются следующие обстоятельства:
- наличие объекта интеллектуальных прав – произведения науки, литературы или искусства;
- дата (период) возникновения прав на противопоставляемое произведение,
- тождество/сходство оспариваемого товарного знака с противопоставляемым произведение,
- известность названия противопоставляемого объекта интеллектуальных прав,
- отсутствие согласия правообладателя противопоставляемого объекта.
В случае если вся совокупность указанных критериев имеет место, то может быть сделан вывод о несоответствии спорного товарного знака подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.
В соответствии со статьей 1261 Кодекса авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
Факт регистрации программы для ЭВМ «Программа «PCMflash» для работы с электронными блоками управления автомобилей» за № 2019616755 на основании заявки № 2019615695, поданной 18.05.2019 свидетельствует о возникновении ранее даты приоритета оспариваемой регистрации исключительных прав на объект интеллектуальной собственности – программу для ЭВМ, авторские права на которую охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.
Название противопоставляемого объекта интеллектуальных прав содержит слова «Программа», носящие поясняющий характер и указывающие на то, что данный продукт включает в себя приложение для выполнения множества задач, а также слова «для работы с электронными блоками управления автомобилей», характеризующие вид оборудования, по отношению к которому применяется программный продукт. Данные слова носят служебный характер. Наиболее оригинальной частью названия программного продукта является слово «PCMflash», которое запоминается именно в качестве названия программы.
Согласно изложенному выше анализу оспариваемый товарный знак и обозначение «PCMflash» имеют высокую степень сходства, и дополнительного анализа не требуют.
Согласие на регистрацию в качестве товарного знака названия программы «PCMflash» для работы с электронными блоками управления автомобилей», исключительное право на которую принадлежит лицу, подавшему возражение, с материалами заявки, поданной 14.01.2020, не представлено. В ходе рассмотрения возражения такое согласие также не представлено.
В отношении «известности» названия программы «PCMflash» для работы с электронными блоками управления автомобилей до даты подачи заявки №2020701288 на регистрацию оспариваемого товарного знака коллегий установлено следующее.
Лицом, подавшим возражение, была представлена справка о длительности использования обозначения, подписанная лицом, подавшим возражение, сведения о регистрации домена, справки об объемах проданных лицензий подписанные ИП Вдовикиным О.И. и ИП Вдовикиной Н.В. Данные документы представляют собой декларативные сведения и не подтверждаются документами о реализации продукции.
В представленной справке от компании «Актив» о количестве выданных аппаратных ключей защиты на программное обеспечение «PCMflash» содержатся сведения о реализации 10118 ключей за период с 2017 по 2019 гг.
В целом представленных документов, которые содержат сведения о реализации продукции (программы и электронных ключей), в том числе, лицензионных договоров с актами, недостаточно для вывода о том, что продукция лица, подавшего возражение, имела широкий и активный сбыт на всей территории Российской Федерации, при этом отсутствуют сведения об освещении в средствах массовой информации такого произведения как «Программа «PCMflash» для работы с электронными блоками управления автомобилей» и об осведомленности потребителей. Представленные лицом, подавшим возражение, документы в своей совокупности не являются достаточными для вывода об известности произведения «Программа «PCMflash» для работы с электронными блоками управления автомобилей».
Резюмируя сказанное, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса.