Обозначение CONTACT LENS по заявке №2020725693 с конвенционным приоритетом от 02.12.2019 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя 21.05.2020 в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Решение Роспатента от 29.09.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1, подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим.
Заявленное обозначение «Contact lens» в переводе с английского языка означает «контактная линза/контактные линзы» - линзы из стекла или пластмассы; накладываются на глазное яблоко для исправления различных нарушений зрения, напр. астигматизма (см. Интернет, словари, https://academic.ru; https://translate.google.ru), указывает на вид товара, в целом не обладает различительной способностью и является неохраняемым.
Учитывая семантическое значение заявленного обозначения «Contact lens», установлено, что для товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ заявленного перечня обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, области деятельности заявителя.
Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг со словесным товарным знаком «lens», зарегистрированным на имя Хауорт, Инк., Уан Хауорт Сенте, 1400 Хайвей М-40, Холланд, MI 49423, Соединенные Штаты Америки (свидетельство №482392 [1], конв. приоритет 01.02.2011 (срок действия товарного знака продлен до 05.03.2031), см. Открытые реестры http://www1.fips.ru) для однородных товаров 09 класса МКТУ.
В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:
- заявленное обозначение не способно вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;
- способность обозначения вводить потребителя в заблуждение означает его способность создать в сознании потребителя представление о товаре, его свойствах или происхождении, не соответствующее действительности, и не является очевидной, что требует определенного анализа;
- вопрос о способности обозначения вводить в заблуждение необходимо рассматривать в отношении именно тех товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- регистрация заявленного обозначения испрашивается для следующего перечня товаров и услуг: 09 - записанное или загружаемое компьютерное программное обеспечение для управления и функционирования контактного центра; записанное или загружаемое компьютерное программное обеспечение для управления и функционирования колл-центров; записанное или загружаемое программное обеспечение для обслуживания и поддержки клиентов; записанное или загружаемое компьютерное программное обеспечение для управления и отслеживания производительности и рабочих процессов оператора при обслуживании клиентов; записанное или загружаемое компьютерное программное обеспечение для предоставления аналитических данных в колл-центры и контактные центры с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения; записанное или загружаемое компьютерное программное обеспечение для предоставления аналитических данных об опросе после завершения разговора в колл-центры и контактные центры; записанное или загружаемое компьютерное программное обеспечение для предоставления функции определения тем и тенденций, а также разделения на группы для связи с операторами центра обслуживания клиентов и службы поддержки клиентов с использованием машинного обучения; записанное или загружаемое компьютерное программное обеспечение для предоставления в реальном времени аналитических данных о звонках, поступивших на прямую линию в колл-центры и контактные центры, для целей отслеживания, определения наиболее приоритетных звонков, устранения проблем, оказания помощи, а также роста количества звонков и возможностей для решения клиентских задач; записанное или загружаемое компьютерное программное обеспечение для предоставления аналитических данных в реальном времени о звонках, поступивших на прямую линию операторам колл-центров и контактных центров, для оперативного информирования о проблемах и предложениях по их решению; записанное или загружаемое компьютерное программное обеспечение для записи и индексации звонков, поступивших в колл-центры и контактные центры; записанное или загружаемое компьютерное программное обеспечение для составления, индексации и создания базы данных звонков и контактов с возможностью поиска в колл-центрах и контактных центрах; записанное или загружаемое компьютерное программное обеспечение для идентификации и классификации звонков, поступивших в колл-центры и контактные центры, на основании эмоционального характера разговора, характеристик и ключевых слов; записанное или загружаемое компьютерное программное обеспечение для обучения проведению опроса после завершения разговора, инструктажа и получения обратной связи о работе операторов в колл-центрах и контактных центрах для улучшения работы операторов.
35 - услуги записи сообщений и телефонных переговоров.
38 - услуги по осуществлению записи телефонных разговоров; предоставление доступа к размещенным компьютерным приложениям через Интернет; обеспечение доступа к базам данных, в которых хранятся записи разговоров, осуществленных в контактном центре и колл-центре.
42 - консалтинговые услуги в области анализа компьютерного программного обеспечения для колл-центров и контактных центров с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения; консультационные услуги в области проектирования, выбора, внедрения, настройки и использования компьютерных программных систем для третьих лиц, искусственного интеллекта и машинного обучения; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение для использования в приложениях с применением искусственного интеллекта и машинного обучения в колл центрах и контактных центрах; услуги провайдера прикладных услуг (ASP) с программным обеспечением для приложений с применением искусственного интеллекта и машинного обучения в колл-центрах и контактных центрах; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов (PaaS) с программным обеспечением для приложений с применением искусственного интеллекта и машинного обучения в колл-центрах и контактных центрах; обеспечение временного использования незагружаемого программного обеспечения совместно с программным обеспечением для интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения в приложения в колл-центрах и контактных центрах; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение для управления и функционирования контактного центра; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение для управления и функционирования колл-центра; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение для обслуживания и поддержки клиентов; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение управления и отслеживания производительности и рабочих процессов оператора при обслуживании клиентов; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение для предоставления аналитических данных в колл-центры и контактные центры с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение для предоставления аналитических данных об опросе после завершения разговора в колл-центры и контактные центры; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение для предоставления функции определения тем и тенденций, а также разделения на группы для связи с операторами центра обслуживания клиентов и службы поддержки клиентов с использованием машинного обучения; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение для предоставления в реальном времени аналитических данных о звонках, поступивших на прямую линию в колл-центры и контактные центры, для целей отслеживания, определения наиболее приоритетных звонков, устранения проблем, оказания помощи, а также роста количества звонков и возможностей для решения клиентских задач; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение для предоставления аналитических данных в реальном времени о звонках, поступивших на прямую линию операторам колл-центров и контактных центров, для оперативного информирования о проблемах и предложениях по их решению; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение для записи и индексации звонков, поступивших в колл-центры и контактные центры; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение для составления, индексации и создания базы данных звонков и контактов с возможностью поиска в колл-центрах и контактных центрах; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение для идентификации и классификации звонков, поступивших в колл-центры и контактные центры, на основании эмоционального характера разговора, характеристик и ключевых слов; программное обеспечение как услуга (SaaS), включающая программное обеспечение для обучения проведению опроса после завершения разговора, инструктажа и получения обратной связи о работе операторов в колл-центрах и контактных центрах для улучшения работы операторов;
- специфика заявленных товаров и услуг предполагает обращение к осведомленному профессиональному потребителю;
- заявленное обозначение, хотя и указывает на определенный предмет, не способно создать представление о деятельности заявителя. Термин «контактная линза» может быть отнесен к области медицины, указывая на соответствующую сферу деятельности, декоративные контактные линзы используются для изменения внешности (деятельность салонов красоты, стилистов, гримеров), реализуются через обычную розничную сеть, т.е. указанная деятельность не связана с программным обеспечением, предназначенным для осуществления деятельности коол-центров и контакт-центров, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака;
- отсутствие логической связи между программным обеспечением и контактной линзой подтверждает правомерность вывода о невозможности восприятия одного понятия за другое, что приводит к невозможности введения потребителя в заблуждение;
- заявленное обозначение является фантазийным для всех вышеуказанных товаров и услуг;
- заявленное обозначение «CONTACT LENS» не является сходным со словесным товарным знаком «LENS» по свидетельству №482392, поскольку имеет место визуальное и фонетическое несходство знаков за счет их разной длины, разного количества входящих в них элементов, разных начальных частей, разного состава слогов, букв и звуков;
- также сравниваемые обозначения имеют и семантические различия, что обусловлено тем, что «LENS» (лат. – чечевица, англ. – линза) является существительным с весьма абстрактным смыслом для рядового потребителя, в то время как заявленное обозначение представляет собой понятие из повседневной жизни, знакомое потребителю как устройство для коррекции зрения;
- в связи с указанным и с учетом известности компании Amazon Technologies, Inc. отсутствует риск смешения сравниваемых обозначений.
На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020725693 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров и услуг.
Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.
C учетом даты (02.12.2019) конвенционного приоритета заявки на государственную регистацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство и назначение.
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение по заявке №2020725693 представляет собой словесный товарный знак «CONTACT LENS», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.
Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.
Анализ заявленного обозначения на его соответствие требованиям законодательства показал следующее.
Заявленное обозначение «CONTACT LENS» состоит из двух лексических единиц английского языка, которые образуют в переводе на русский язык словосочетание «контактная линза» (см. Словари. Яндекс).
Вместе с тем, следует отметить, что наличие указанного смыслового значения у заявленного обозначения не позволяет отнести это обозначение к категории характеризующих товары и услуги, для которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку такой товар как «контактные линзы» отсутствует в заявленном перечне товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем обозначение не может указывать на вид этого товара. Заявленные услуги 35, 38 и 42 классов МКТУ также никоим образом не связаны с этим товаром.
Что касается способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров и связанных с ними услуг, то необходимо отметить следующее.
Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение означает его способность создавать в сознании потребителя представление о товаре и его изготовителе, которое не соответствует действительности. При этом способность вводить в заблуждение потребителя не является очевидной.
Обозначение «CONTACT LENS» не способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров/услуг, поскольку такие товары и услуги как программы и программное обеспечение, предназначенные для коол-центров и контактных центров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, не могут быть восприняты потребителем в качестве контактной линзы, применяемой для коррекции зрения, в связи с неправдоподобностью данного представления.
Вывод о том, что заявленное обозначение не вызывает правдоподобных, но неверных ассоциаций с характеристиками заявленных товаров и услуг, обусловлен также тем, что такие товары как контактные линзы и дорогостоящее программное обеспечение, предназначенное для предприятий, имеют различные непересекающиеся каналы их распространения и у потребителя контактных линз отсутствует потребность в подобном программном обеспечении и наоборот, то есть у сравниваемых товаров совершенно разный круг потребителей. Также коллегия отмечает, что программное обеспечение представляет собой электронные файлы, в связи с чем поставляется, как правило, предприятиям в виде ссылки для загрузки либо на оптических или магнитных носителях информации, что приводит к тому, что упаковка такого товара как программное обеспечение существенно отличается от упаковки контактных линз, что исключает возможность восприятия одного товара за другой. Кроме того, заявленное обозначение представляет собой словосочетание «контактная линза» в единственном числе, в то время как контактные линзы в единственном числе не поставляются.
Приведенные выше доводы косвенным образом подтверждаются регистрацией товарного знака «LENS» в отношении программных средств для бизнес-применений, противопоставленного экспертизой заявленному обозначению.
Таким образом, основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 отсутствуют.
Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновано сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и связанных с ними услуг со словесным товарным знаком «LENS» [1].
Сравнительный анализ заявленного обозначения «CONTACT LENS» и противопоставленного товарного знака «LENS» показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.
Указанные ассоциации возникают в связи с их фонетическим и семантическим сходством, что обусловлено полным вхождением одного обозначения в другое, а также тем, что контактная линза/contact lens и линза/lens представляют собой оптические приборы, которые обрабатывают световую волну для улучшения изображения для более четкого обзора, что вызывает у потребителя близкие смысловые ассоциации. При этом следует отметить, что контактная линза, в отличие от очков, которые представляют собой линзы, заключенные в оправу, располагается непосредственно на поверхности глазного яблока и отделена от передней поверхности глаза только слоем слезы. Вместе с тем, в любом случае анализируемые словесные элементы ассоциируются с оптикой и способом улучшения восприятия изображений человеческим глазом.
Графические отличия сравниваемых обозначений обусловлены их разной длиной за счет наличия дополнительного слова, однако, использование в знаках букв одного алфавита и стандартного шрифта сближает их визуально.
Что касается однородности товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ заявленного перечня, то они являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «программы для компьютеров; компьютеризированные системы для бизнес-применений; инструментальные программные средства», поскольку они относятся к одной области деятельности, связанной с программным обеспечением и информационными технологиями, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условиями их реализации. В частности, товары 09 и услуги 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, представляют собой записанные и загружаемые программы и услуги по разработке, анализу и использованию компьютерного программного обеспечения, предназначенного для эффективного функционирования колл-центров и контактных центров. Указанные товары 09 и услуги 42 классов МКТУ соотносятся с товарами 09 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак [1], как категории вид-род, имеют одинаковое назначение (для применения в бизнесе), один круг потребителей (руководители предприятий, бизнесмены), являются также взаимодополняемыми (программы и программное обеспечение). Что касается услуг 35 и 38 класса МКТУ по осуществлению записи сообщений и телефонных переговоров, предоставлению доступа к размещенным компьютерным приложениям через Интернет; обеспечению доступа к базам данных, в которых хранятся записи разговоров, осуществленных в контактном центре и колл-центре, то оказание указанных услуг предполагает использование программных средств и специального приложения, с помощью которого производится запись переговоров и обеспечивается доступ к базам данных, что позволяет их признать корреспондирующими компьютеризированным системам для бизнес-применений и инструментальным программным средствам, в отношении которых охраняется товарный знак [1], в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному изготовителю.
Таким образом, проведенный выше анализ показал, что заявленное обозначение ассоциируется в целом с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров/услуг, в связи с чем существует опасность смешения этих товаров и услуг в гражданском обороте.
Следовательно, вывод о несоответствии товарного знака по заявке №2020725693 требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.