Оспариваемый товарный знак «GOROCKS» по заявке № 2017747715, поданной 14.11.2017, зарегистрирован 08.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №674321 на Скляренко Д.И., Московская обл., г.Видное (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 16, 18, 21, 22, 25, 28, 37, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 27.02.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 674321 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения и письменных пояснениях лица, подавшего возражение, указывается следующее:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «OROKS» по международной регистрации №1355146 по фонетическому критерию, поскольку отличаются только одним звуком, и имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другое;

- сопоставляемые обозначения характеризуются высокой степенью графического сходства и 5 из 7 букв оспариваемого товарного знака совпадают с 5 буквами в составе противопоставленного товарного знака;

- сравниваемые товары 18, 25, 28 классов МКТУ являются однородными ввиду того, что часть оспариваемых товаров 25 класса МКТУ совпадает по своим формулировкам, а все остальные товары 18, 25, 28 классов МКТУ относятся к одним и тем же родовым понятиям, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия и каналы реализации, предназначены для одного круга потребителей, сопутствуют друг другу в торговле и могут быть взаимодополняемыми и/или взаимозаменяемыми;

- оспариваемые товары 06 класса МКТУ «конструкции металлические, в том числе для спортивных площадок, конструкции стальные, в том числе для спортивных площадок, лестницы металлические, в том числе для спортивных площадок, ступени лестниц металлические, в том числе для спортивных площадок» являются однородными товарам 28 класса МКТУ «сетки, сетки тренировочные, ворота» противопоставленного товарного знака, поскольку металлические и стальные конструкции для спортивных площадок включают, в том числе спортивные сетки и ворота и относятся к родовым понятиям «оборудование для спортивных площадок»;

- оспариваемые товары 21 класса МКТУ «фляги спортивные» однородны товарам 09, 18, 25, 28 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, так как они представляют собой аксессуары и принадлежности для занятий спортом и сопутствуют друг другу в точках продаж;

- оспариваемые услуги 41 класса МКТУ «организация спортивных состязаний; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств» однородны товарам 28 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку такие товары и услуги являются сопутствующими и в отношении них существует принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности этих товаров и услуг одному изготовителю.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №674321 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ «конструкции металлические, в том числе для спортивных площадок, конструкции стальные, в том числе для спортивных площадок, лестницы металлические, в том числе для спортивных площадок, ступени лестниц металлические, в том числе для спортивных площадок», товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, товаров 21 класса МКТУ «фляги спортивные», услуг 41 класса МКТУ «организация спортивных состязаний, прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств».

К возражению приложены распечатки с сайта https://www.decathlon.ru (1).

Правообладателем в установленном порядке был представлен отзыв, в котором указывалось следующее:

- словесные элементы обозначений имеют в своих начальных частях различные буквы и слоги – согласную и гласную «G» и «О» и, начинающиеся с согласной и гласной букв слоги «GO» и «OR», с которых начинается восприятие обозначений и за счет которых формируется их звучание;

- в качестве примера можно привести регистрации товарных знаков «RAETON» по свидетельству №542050 и «PHAETON» по международной регистрации №774770, признанные не сходными, имеющие различные начальные звуки [р] и [ф] и совпадающие центральные и конечные части обозначений;

- различие в начальных частях сравниваемых обозначений приводит к различному звуковому восприятию слов и выводу об отсутствии сходства до степени смешения;

- отличие словесных элементов в две буквы отражается на визуальном восприятии обозначений, которые воспринимаются различными по длине;

- при фактическом использовании товарные знаки являются визуально различными за счет использованного шрифта и цветового решения, а также исполнения буквами различных регистров и их одновременное использование вряд ли может вызвать смешение;

- обозначение «GOROCKS» является сложносоставным словом, что очевидно при визуальном восприятии фактически используемого обозначения, и состоит из семантически значимых слов «GO» (в переводе с английского языка на русский язык означающий «идти», «ходить», «быть в движении», «передвигаться») и «Rocks» («скала», «камень», «горный», «каменный» и т.д.), которые в сочетании могут восприниматься как ходить/передвигаться по скалам/камням. Слово «OROKS» является фантазийным;

- словесные обозначения имеют значительные фонетические, графические и семантические отличия, влияющие в целом на их восприятие как различных обозначений, использование которых на однородных товарах не может вызвать смешение;

- товары 18 класса МКТУ оспариваемой регистрации «сумки спортивные для переноски снаряжения для хоккея на льду» не являются однородными с товарами «сумки для альпинистов, сумки пляжные, сумки туристические» противопоставленного знака, поскольку относятся к разным видам деятельности – хоккею, альпинизму, туризму и пляжному отдыху, в спортивных магазинах располагаются в различных отделах;

- сопоставляемые товары 25 класса МКТУ не могут быть признаны однородными, поскольку за исключением обуви спортивной и шапок, все товары из перечня противопоставленного знака имеют ограниченное назначение – для хоккея на льду;

- сравниваемые товары 28 класса МКТУ имеют разное назначение, каналы реализации, относятся к товарам разной ценовой категории, имеют различный круг потребителей;

- оспариваемые товары 06 класса МКТУ не могут быть признаны однородными товарам 28 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку изготавливаются из различных материалов, имеют различную родо-видовую принадлежность и назначение, обусловленное целью использования;

- правообладатель противопоставленного товарного знака занимается спортивными товарами для хоккея на льду, направление деятельности правообладателя оспариваемой регистрации – скалодромы, относящиеся к товарам 28 класса МКТУ и сопутствующие им;

- услуги 41 класса МКТУ «организация спортивных состязаний» и «прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств» являются не однородными с товарами 28 класса МКТУ «принадлежности гимнастические и спортивные, не включенные в другие классы, для хоккея на льду», поскольку относятся к разным видам деятельности правообладателей товарных знаков;

- товарный знак «OROKS» используется незначительный срок и только в сетевом магазине спортивных товаров «Декатлон», в то время как продукцией, маркируемой товарным знаком «GOROCKS» являются скалодромы, а товары, указанные в перечне оспариваемого знака, являются в основном составными частями и сопутствующими товарами;

- товарный знак «GOROCKS» совместно с товарным знаком «GOPARK» образуют группу товарных знаков, объединенных общим элементом «GO», то есть имеет элемент узнаваемости, не присущий товарному знаку «OROKS», за счет чего увеличивается известность товарного знака «GOROCKS» и уменьшает его сходство с товарным знаком «OROKS»;

- таким образом, отсутствует сходство между товарными знаками и однородность между значительным количеством проанализированных товаров.

Учитывая изложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №674321.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выдержки из Руководства по осуществлению административных процедур (2);

- изображение используемых товарных знаков «GOROCKS» и «OROKS» (3);

- страницы словаря (4);

- сведения о регистрациях товарных знаков по свидетельствам №№532768, 233212, 674321, 496551 (5);

- сведения о продукции «GOROCKS», размещенной на сайтах www.gorocks.ru, www.gopark.ru (6);

- информация о доменных именах gorocks.ru, gopark.ru (7);

- каталог продукции «GOROCKS», благодарственное письмо (8).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.11.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак «GOROCKS» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

06 - зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; канаты для подвесных дорог; канаты металлические; конструкции металлические, в том числе для спортивных площадок; конструкции стальные, в том числе для спортивных площадок; крюки альпинистские металлические; лестницы металлические, в том числе для спортивных площадок; мачты металлические; мачты стальные; наконечники для канатов металлические; наконечники для тросов металлические; ступени лестниц металлические, в том числе для спортивных площадок; тросы для подвесных дорог; тросы металлические неэлектрические; тросы стальные.

16 - авторучки; бланки; блокноты; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; журналы [издания периодические]; закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; книжки-комиксы; конверты [канцелярские товары]; коробки бумажные или картонные; листовки; материалы графические печатные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; пакетики бумажные; принадлежности письменные; продукция печатная; проспекты; резинки для стирания; флаеры; эмблемы [клейма бумажные]; этикетки из бумаги или картона.

18 - рюкзаки; сумки для альпинистов; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки.

20 - изделия бамбуковые; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из слоновой кости необработанной или частично обработанной; изделия из слоновой растительной кости; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс.

21 - емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; изделия из фарфора, керамики, фаянса или стекла художественные; кружки; сосуды для питья; сосуды охлаждающие; статуэтки из фарфора, керамики, глины или стекла; фляги карманные; фляги спортивные; чашки.

22 - бечевки; веревки; канаты неметаллические; лестницы веревочные; навесы; палатки; сети; тросы неметаллические.

25 - изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; майки спортивные; наушники [одежда]; обувь; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; перчатки, включенные в 25 класс; платки шейные; свитера; трикотаж [одежда]; уборы головные; футболки; шапки; шарфы.

28 - зацепы для скалолазания; карусели; карусели ярмарочные; качели; комплексы игровые детские или площадки детские игровые, включенные в 28 класс; оборудование альпинистское, в том числе для безопасности на высоте, включенное в 28 класс; оборудование для детских площадок, включенное в 28 класс; оборудование для скалодромов; оборудование для спортивных площадок, включенное в 28 класс; сетки спортивные; скалолазные стенды; снаряжение альпинистское; снаряжение страховочное для скалолазания, включенное в 28 класс.

37 - информация по вопросам строительства, ремонта и технического обслуживания веревочных парков; информация по вопросам строительства, ремонта и технического обслуживания скалодромов; консультации по вопросам строительства, ремонта и технического обслуживания веревочных парков; консультации по вопросам строительства, ремонта и технического обслуживания скалодромов; строительство; строительство веревочных парков; строительство скалодромов; установка, ремонт и техническое обслуживание веревочных парков; установка, ремонт и техническое обслуживание скалодромов.

41 - информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; парки аттракционов, в том числе веревочные парки, скалодромы; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; развлечения.

Указанный товарный знак оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что ему был противопоставлен знак «OROKS» по международной регистрации №1355146, который является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров:

09 – защитное снаряжение для хоккея с шайбой, а именно шлемы и аксессуары к ним, такие как маски, козырьки, клетки, горловины, ремни, подбородочные ремни, защитные наушники, нагрудные ограждения, подплечники, налокотники, защитники для ног, каппы, защитные очки, защитные перчатки.

18 – спортивные сумки для перевозки хоккейной экипировки, сумки для одежды.

25 - одежда, обувь, головные уборы для хоккея с шайбой, а именно футболки, толстовки, шорты, куртки, блузоны, спортивные костюмы, майки, брюки, перчатки (одежда), варежки, нижнее белье, обувь для спорта, колпачки.

28 – гимнастические и спортивные принадлежности, не включенные в другие классы для хоккея с шайбой, а именно коньки, лезвия для коньков, клюшки для хоккея на льду, чехлы для хоккейных клюшек, крюки для хоккейных лезвий, шайбы для хоккея на льду, налокотники, щитки для запястья, наколенники, щитки, подкладки для шеи, мячи, сетки, тренировочные сетки, ворота.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Словесные элементы сравниваемых товарных знаков не относятся к лексике какого-либо иностранного языка, в связи с чем провести анализ их семантического сходства не представляется возможным.

Графически сопоставляемые обозначения являются сходными в силу выполнения их одинаковым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Фонетически сопоставляемые обозначения являются сходными на основании следующего.

Противопоставленный товарный знак «OROKS» по правилам прочтения с английского языка на русский язык произносится как: «о-р-о-к-с».

Оспариваемый товарный знак «GOROCKS» прочитывается как: «г-о-р-о-к-с».

Таким образом, имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента «OROKS» в оспариваемый товарный знак «GOROCKS». Сопоставляемые обозначения состоят из равного количества слогов (2 слога), близкого количества звуков, практически идентичны по длине звучания, имеют тождественный состав гласных звуков. Отличие словесных элементов в одном звуке «G-» является недостаточным для однозначного различия обозначений «GOROCKS» и «OROKS» потребителями на слух, поскольку остальные пять звуков совпадают полностью.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений по фонетическому и визуальному факторам сходства знаков, следовательно, об ассоциировании обозначений в целом в силу высокой степени их сходства.

Лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку в отношении товаров 06 класса МКТУ «конструкции металлические, в том числе для спортивных площадок, конструкции стальные, в том числе для спортивных площадок, лестницы металлические, в том числе для спортивных площадок, ступени лестниц металлические, в том числе для спортивных площадок», всех товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, товаров 21 класса МКТУ «фляги спортивные», услуг 41 класса МКТУ «организация спортивных состязаний, прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств».

Анализ однородности товаров и услуг, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Оспариваемые товары 18 класса МКТУ и товары 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку относятся к родовой группе товаров «изделия для хранения и транспортировки, принадлежности к ним», следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей.

Оспариваемые товары 25 класса МКТУ и товары 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку относятся к родовой группе товаров «одежда, обувь, головные уборы», могут быть произведены одним лицом и иметь совместные условия реализации.

Оспариваемые товары 28 класса МКТУ «зацепы для скалолазания; оборудование альпинистское, в том числе для безопасности на высоте, включенное в 28 класс; оборудование для скалодромов; оборудование для спортивных площадок, включенное в 28 класс; сетки спортивные; скалолазные стенды; снаряжение альпинистское; снаряжение страховочное для скалолазания, включенное в 28 класс» являются однородными товарам 28 класса МКТУ «принадлежности гимнастические и спортивные, не включенные в другие классы, для хоккея на льду, а именно, сетки, сетки тренировочные, ворота» противопоставленного товарного знака, поскольку являются товарами одного вида и назначения (принадлежности для спорта), одинаковые условия и каналы реализации (розничные и оптовые магазины спортивных товаров), один круг потребителей (люди, занимающиеся спортом).

Перечень оспариваемых товаров включает в себя такие позиции в 28 классе МКТУ, как «комплексы игровые детские или площадки детские игровые, включенные в 28 класс; оборудование для детских площадок, включенное в 28 класс». Зачастую на игровых детских площадках размещается спортивное оборудование, например, турники, брусья и т.д. Следовательно, данные товары 28 класса МКТУ признаны коллегией однородными товарам 28 класса МКТУ «принадлежности гимнастические и спортивные, не включенные в другие классы, для хоккея на льду, а именно, сетки, сетки тренировочные, ворота» противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, оспариваемые товары 28 класса МКТУ «карусели, карусели ярмарочные, качели» не могут быть признаны однородными товарам 28 класса МКТУ противопоставленного товарного знака ввиду их различного назначения («сооружение или устройство, созданное исключительно для развлечений» и «гимнастические, спортивные товары»), круга потребителей (широкий круг потребителей и люди, занимающиеся спортом).

Товары 06 класса МКТУ «конструкции металлические, в том числе для спортивных площадок, конструкции стальные, в том числе для спортивных площадок, лестницы металлические, в том числе для спортивных площадок, ступени лестниц металлические, в том числе для спортивных площадок» оспариваемой регистрации являются однородными товарам 28 класса МКТУ «сетки, сетки тренировочные, ворота» противопоставленного знака, так как объединены родовым понятием «оборудование для спортивных площадок».

Все товары противопоставленной регистрации представляют собой аксессуары и принадлежности для занятий спортом и сопутствуют друг другу в точках продаж.

Производители спортивных товаров нередко выпускают полный ассортимент товаров, которые могут понадобиться для занятий спортом, от спортивного инвентаря, одежды и обуви, до различных вспомогательных аксессуаров, включая бутылки для воды, приспособления для удобной переноски мобильного телефона, ключей во время занятия спортом и. т. п. товары.

Таким образом, коллегия признает товары 21 класса МКТУ «фляги спортивные» оспариваемой регистрации однородными товарам противопоставленного знака, поскольку они предназначены для употребления воды во время занятия спортом.

Услуги 41 класса МКТУ «организация спортивных состязаний, прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств», указанные в перечне оспариваемой регистрации, нельзя признать однородными товарам противопоставленного товарного знака на основании следующего.

Вышеуказанные оспариваемые услуги 41 класса МКТУ отражают деятельность в области осуществления мероприятий спортивного характера с предоставлением во временное пользование оборудования спортивного назначения. То есть подразумевает оказание данных услуг исключительно для третьих лиц, к которым могут относиться услуги, например, по организации футбольных матчей, спортивных встреч, где выдаются на прокат мячи, велосипеды и так далее.

Товары 09, 18, 25, 28 классов МКТУ противопоставленного товарного знака относятся непосредственно к производству спортивных аксессуаров, принадлежностей, товаров и их составляющих.

Производители спортивных товаров сами не являются организаторами спортивных мероприятий и не занимаются прокатом спортивного инвентаря.

Таким образом, услуги 41 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары противопоставленного товарного знака относятся к разному роду (виду) (организация мероприятий и производство товаров) и имеют разное назначение.

На основании вышесказанного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №674321 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 06 класса МКТУ «конструкции металлические, в том числе для спортивных площадок, конструкции стальные, в том числе для спортивных площадок, лестницы металлические, в том числе для спортивных площадок, ступени лестниц металлические, в том числе для спортивных площадок», всех товаров 18, 25 классов МКТУ, товаров 28 класса МКТУ, за исключением «карусели, карусели ярмарочные, качели», товаров 21 класса МКТУ «фляги спортивные» следует признать убедительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №674321 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ «конструкции металлические, в том числе для спортивных площадок, конструкции стальные, в том числе для спортивных площадок, лестницы металлические, в том числе для спортивных площадок, ступени лестниц металлические, в том числе для спортивных площадок», всех товаров 18, 25 классов МКТУ, товаров 28 класса МКТУ, за исключением «карусели, карусели ярмарочные, качели», товаров 21 класса МКТУ «фляги спортивные».