Обозначение по заявке №2005726144/50 с приоритетом от 14.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне.
Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «BLACK&MILD», выполненное стандартным шрифтом в латинице, между словами расположен символ, обозначающий на письме соединительный союз «И». Словесное обозначение является изобретенным словосочетанием, обозначающим в переводе с английского языка «черный и мягкий».
Экспертизой 21.06.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).
Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «BLACK&MILD» в целом характеризует заявленные товары, в 3 том числе указывает на их свойства, поскольку словесные элементы «BLACK» (в переводе с английского языка «черный») и «MILD» (в переводе с английского языка «мягкий») являются характеристикой табака, кроме того, словесный элемент «MILD» используется различными изготовителями табачной продукции, для характеристики свойств товара, вследствие чего, данный словесный элемент, в отношении табачной продукции, утратил свою различительную способность.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.10.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:
- заявленное обозначение «BLACK&MILD» не указывает на свойства, состав и качество маркируемых товаров, поскольку указывающими на состав сырья и свойства табачной продукции могут быть признаны такие обозначения, как, например, «tobacco cigars», «100% pipe tobacco», «сигариллы из трубочного табака», «крепкие», «легкие» и тому подобные, а рассматриваемое обозначение таковым не является;
- для того, чтобы служить указанием на свойства, обозначение должно само по себе однозначно идентифицироваться с определенными и всем известными характеристиками, тогда как обозначение «BLACK&MILD» никак не может быть соотнесено российскими потребителями с конкретными определенными свойствами, которыми характеризуется данный продукт;
- словосочетание «BLACK&MILD» является весьма оригинальным и в большей степени фантазийным для названия табачных изделий, служит целью вызывать у потребителя косвенные ассоциации с мягкостью вкуса;
- в обозначении используется амперсанд, который придает названию и общему имиджу продукта респектабельность, кроме того, за счет использования данного символа, заявленное обозначение воспринимается потребителем как единое и неделимое фантазийное название;
- словесный элемент «BLACK» способствует возникновению ассоциаций с благородством, таинственностью и аристократичностью, а также 4 является весьма распространенной английской фамилией, словесный элемент «MILD» в переводе на русский язык вообще мало знаком российским потребителям, и в случае заявленного обозначения оно наиболее вероятно также воспринимается как фамилия, кроме того, восприятию заявленного обозначения как представляющего собой две фамилии способствует использование знака &, часто применяемого в названиях американских фирм, состоящих из фамилий их основателей;
- слова «BLACK» и «MILD» являются прилагательными, а если следовать логике экспертизы, прилагательные не могут входить в состав товарного знака в качестве охраняемых элементов, так как будут описывать свойства товаров и услуг, однако заявитель полагает, что такое предположение является не совсем корректным, и уверен, что потребитель не может воспринять данные прилагательные как указывающие на свойства или качество товара;
- сигары BLACK&MILD продаются в России с 2002 года, компания заявителя и родственная ей компания John Middleton Inc. входят в пятерку крупнейших и популярных табачных компаний на рынке США, обозначение «BLACK&MILD» приобрело дополнительную различительную способность в процессе его активного использования в России, а также частого упоминания в средствах массовой информации и рядовые потребители легко могут отличить продукцию заявителя от любой другой однородной продукции;
- заявленное обозначение «BLACK&MILD», а также варианты данного обозначения, зарегистрированы в качестве товарного знака во многих странах мира, следовательно, это говорит о том, что данное обозначение воспринимается как фантазийное, а не характеризующее заявленные товары, кроме того в Российской Федерации существуют прецеденты регистрации подобного рода обозначений в качестве товарных знаков.
К возражению приложены копии следующих материалов:
- копии страниц из Толкового словаря русского языка на 2 л., [1];
- копия Аффидевита с переводом на русский язык на 4 л., [2];
- копия свидетельства о гос. регистрации продукции на 1л., [3]; 5 - копии пачек для сигар на 4л., [4].
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2005726144/50.
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам установила следующее.
С учетом даты (14.10.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих, в частности, только из обозначений, не обладающих различительной способностью, а также указывающих на вид товаров, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.
К обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (пункт 2.3.2.3 Правил).
6 Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «BLACK&MILD», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы разделяет символ «&», обозначающий на письме соединительный союз «И». Словесные элементы в переводе с английского языка имеют значение: «BLACK» - «черный»; «MILD» - «мягкий».
Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ: «сигары; табак для курительных трубок».
Анализ заявленного обозначения на соответствие пункта 1 статьи 6 Закона показал, следующее.
Как было отмечено выше, заявленное обозначение состоит из двух слов, которые являются лексическими единицами английского языка:
- «BLACK» - черный;
- «MILD» - мягкий, (см. Яндекс, словари).
Исходя из приведенных толкований можно определить, что словесный элемент «BLACK» (черный) является характеристикой табака, поскольку существуют специальные плантации по выращиванию именно черного табака
– «Black Cavendish» (Черный Кавендиш), название «черный» он получил за счет своего цвета, который получается в процессе его изготовления, либо с помощью добавления специального соуса с одновременным прессованием и нагревом, либо нагревом и обработкой паром. В результате такого процесса цвет табака меняется и становится черным, вкус же табака становится более мягким, крепость снижается, увеличивается сладость. «Черный Кавендиш» самый мягкий из всех базисных табаков, кроме того, существует сорт табака – «Latakia» (Латакия), который происходит из сирийского города с этим же именем, откуда этот табак и был в свое время привезен в Европу. Латакию выращивают только в северной части Сирии и на Кипре, и потому табак очень дорогой. «Latakia» темно-коричневый, почти черный, и один из тех редких сортов табака, в которых можно использовать как листья, так стебли. По сути 7 «Latakia», это ориентальный табак, который после первичной сушки, досушивается, "коптится" над костром (Dark Fired), который, для того чтобы придать табаку его неповторимый аромат, состоит в основном из специальных смолистых сортов деревьев и верблюжьего навоза. Это придает табаку дымный, характерный аромат. Во время "копчения" цвет и меняется вплоть до черного. Вкус Латакии не крепкий, но крепость аромата иногда пугает курильщиков, которые принимают аромат за крепость табака. Словесный элемент «MILD» (мягкий) также является характеристикой табака, поскольку в результате, указанной выше, обработки табака, его вкус становится более мягким и, кроме того, данный словесный элемент используется различными изготовителями табачной продукции для характеристики свойств товара, вследствие чего, данный словесный элемент, в отношении табачной продукции, утратил свою различительную способность (см. Интернет (www. tabakerka. dk).
Таким образом, с учетом приведенных определений, заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку в целом характеризует заявленные товары 34 класса МКТУ, в том числе указывает на их свойства.
Следует отметить, что наименования, описательные по существу, должны оставаться свободными для использования всеми производителями в связи с тем, что любое лицо может иметь право использовать в деловых операциях слова, которые описывают его товар.
Представленные заявителем документы [1-4], не являются подтверждающими факта использования заявленного обозначения заявителем, поскольку в них фигурирует другой производитель, а именно «Джон Миддлтон Инк.», США связь с которым по данным документам не может быть установлена.
Наличие у заявителя регистраций заявленного обозначения в качестве товарного знака во многих странах мира, не является основанием для его регистрации в качестве товарного знака на территории России.