Патент Российской Федерации №121830 на промышленный образец «Упаковка для лекарственного средства «Нурофаст» выдан по заявке №2020500449/49 на АО «АЛИУМ» (далее - патентообладатель) с приоритетом от 04.02.2020. Патент действует в объеме следующих изображений:

«Упаковка для лекарственного средства «Нурофаст»

».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в Роспатент поступило возражение, мотивированное:

- тем, что промышленному образцу по оспариваемому патенту не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса;

- несоответствием промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность».

Для подтверждения данного вывода в возражении приведена регистрация товарного знака, зарегистрированного на территории Российской Федерации, №697785 дата регистрации 12.02.2019 (далее – [1]), патентообладатель Рекитт энд Колман (Оверсиз) Хелс Лимитед (лицо, подавшее возражение), и регистрация товарного знака, зарегистрированного на территории Российской Федерации, №696851 дата регистрации 07.02.2019 (далее – [2]), патентообладатель Рекитт энд Колман (Оверсиз) Хелс Лимитед охраняемые на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ – «препараты и вещества фармацевтические».

По мнению лица, подавшего возражение, между упаковкой по оспариваемому патенту и товарными знаками [1] и [2] в явном виде прослеживается устойчивая ассоциативная связь, которая могла бы привести к тому, что потребитель, исходя из своего предшествующего опыта, мог классифицировать упаковку по оспариваемому патенту как незначительное видоизменение упаковки, поскольку промышленный образец по оспариваемому патенту характеризуется наличием ряда элементов, выполненных аналогично элементам товарных знаков нашедших отражение в регистрациях товарных знаков [1] и [2], т.е. отнести упаковки к одному и тому же производителю.

В частности, промышленный образец по оспариваемому патенту характеризуется следующими признаками, присущими указанным товарным знакам [1] и [2]:

- разделением передней поверхности упаковки на 2 части разного размера;

- разделением на части выполнено за счет двух диагональных полос, расположенных относительно друг друга под углом ~100°;

- выполнением частей контрастными по цвету;

- колористическим решением: оттенки красного, серого и желтого цветов;

- выполнением фона большей (левой) части градиентным по горизонтали;

- наличием в центральной области большей (левой) части контрастной надписи;

- выполнением надписи в одну строку прописными печатными буквами русского алфавита;

- наличием рядов горизонтальных продольных элементов на поверхности большей (левой) части;

- выполнением горизонтальных продольных элементов близкими по цвету к цвету фона;

- наличием углового элемента на поверхности меньшей (правой) части;

- направлением углового элемента к краю поверхности.

По мнению лица, подавшего возражение, факт того, что предложение на фармацевтическом рынке препаратов в упаковке по оспариваемому патенту может ввести потребителей в заблуждение в отношении производителя изделия, подтверждается результатами социологического опроса (далее – [3]).

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, отмечает, что из результатов сравнительного анализа признаков внешнего вида упаковки по оспариваемому патенту и товарных знаков [1] и [2], приведенного в возражении, а также результатов опроса [3], следует вывод, что совокупность существенных признаков оспариваемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит такое же общее впечатление, что и совокупность признаков внешнего вида известных товарных знаков [1] и [2] того же назначения.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии. При этом ему была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте. В результате чего патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения 20.07.2021.

Патентообладатель считает, что промышленный образец по оспариваемому патенту и товарные знаки [1] и [2] не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются сочетанием цветов, шрифтом, наименованием и смысловым значением, расположением графических и текстовых элементов.

Наиболее привлекающим внимание, по мнению патентообладателя, художественным элементом в изобразительной части товарных знаков [1] и [2] является элемент в виде белого круга и окружающих его концентрических трех окружностей желтого, оранжевого и красного цветов. В правой части от этого художественного элемента отходят радиальные полосы светло-серого цвета, в целом очень похожие на потоки света от солнца. В левой части от этого сильного художественного элемента присутствует ничем не примечательное поле серого цвета, именно на фоне этого поля выполнен словесный элемент «НУРОФЕН». В целом доминирующим цветом в товарных знаках является серый цвет и его оттенки, так как именно этот цвет занимает большую часть поверхности товарных знаков, а внимание потребителя фиксируется на окружностях и исходящих от них потоков света.

Патентообладатель обращает внимание, что словесные обозначения «Нурофаст» и «Нурофен» не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными до степени смешения, что установлено в решении Роспатента по заявке 2017734458 от 11.10.2019 (далее – [4]).

В отношении опроса [3] патентообладатель отмечает, что для сравнения респондентам демонстрировалась упаковка лекарственного средства «Нурофаст форте», а не изображение промышленного образца по оспариваемому патенту и противопоставляемых ему товарных знаков [1] и [2].

Вместе с отзывом патентообладатель представил следующие материалы:

- копия служебного задания №01 от 26.09.2018 по разработке упаковки (далее - [5]);

- копия акта приема-передачи от 05.10.2018 (далее - [6]);

- квитанции об отправке отзыва лицу, подавшему возражение (далее - [7]);

- копия письменной позиции в ФАС по Московской области (далее - [8]).

Патентообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 05.08.2021, были представлены дополнения к отзыву, в которых подробнее описаны доводы об отличительных признаках промышленного образца по оспариваемому патенту.

По мнению патентообладателя, большинство отличительных признаков, являются характерными для упаковок фармацевтических препаратов различных производителей, для чего был приведен аналоговый ряд упаковок лекарственных средств (далее - [9]).

Таким образом, патентообладатель делает вывод, что промышленный образец по оспариваемому патенту не сходен до степени смешения с товарными знаками [1] и [2] и не может ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия.

Также патентообладателем было представлено решение Суда по интеллектуальным правам №СИП-144/2019 (далее - [10]).

От лица, подавшего возражение, 26.08.2021 и 31.08.2021 поступили дополнительные пояснения на доводы патентообладателя, в которых указано, что размер словесного обозначения «НУРОФАСТ» сам по себе и относительно остальных элементов упаковки, а также его расположение в общей композиции передней поверхности упаковки выполнены сходным образом с тем, как словесное обозначение отражено на упаковках препарата «НУРОФЕН».

При этом, лицом, подавшим возражение, также представлен аналоговый ряд (далее – [11]), который по его мнению не ограничивает свободу дизайнера.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, представляет практику суда (далее - [12]), обращая внимание на то, что для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Такие признаки как: правая и нижняя поверхности упаковки характеризуются лишь наличием заливки фона серым цветом; левая поверхность упаковки характеризуется наличием заливки фона красным цветом, а также крупной надписи и слабоконтрастной по отношению к цвету фона полосы переменной высоты; на задней поверхности упаковки имеется заливка фона серым цветом, а также некрупная надпись в верхнем левом углу упаковки и расположенная над ней слабоконтрастная по отношению к цвету фона линия переменной высоты, по мнению лица, подавшего возражение, не приводит к изменению зрительного впечатления, производимого изделием.

Из пояснений лица, подавшего возражение следует, что упаковка по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности ввиду известности упаковки «НУРОФЕН», сведения о которой, содержатся в отзыве, опубликованном в сети Интернет на странице магазина OZON https://www.ozon.ru/product/nurofen-forte-tab-p-o-400mg-12-146806420/?sh=9wvISCxZ&tab=reviews от 14.08.2019 (далее – [13]).

Патентообладатель 09.09.2021 представил свою позицию, в которой он не соглашается с доводами, изложенными в материалах возражения. Доводы патентообладателя, по существу, повторяют доводы ранее представленных материалов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки 04.02.2020, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности по указанному патенту включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее - Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695.

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса, не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4-10 статьи 1483 настоящего Кодекса, либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты, если права на указанные объекты возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 58 Правил при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны и оригинальности промышленного образца включаются все известные до даты приоритета заявленного промышленного образца из общедоступных сведений изображения внешнего вида изделий, сходного с заявленным промышленным образцом назначения, а также, при условии их более раннего приоритета, - учитываются все поданные в Российской Федерации заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и заявки на государственную регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, кроме отозванных и признанных отозванными, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы

Согласно пункту 71 Правил к существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Согласно пункту 72 Правил признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. Признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

Согласно пункту 74 Правил промышленный образец является оригинальным в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно пункту 75 Правил существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия в случае, если:

1) совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения. При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и противопоставленным промышленным образцом, принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения, (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической функцией изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера).

Согласно подпункту 2 пункта 32 Требований изображения внешнего вида изделия должны содержать визуально воспринимаемую информацию о существенных признаках промышленного образца, которые определяют испрашиваемый заявителем объем правовой охраны промышленного образца.

Согласно подпункту 6 пункта 34 Требований в качестве аналогов промышленного образца выбираются решения изделий сходного внешнего вида и назначения, известные из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Существо промышленного образца по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенных выше изображениях внешнего вида изделия.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, в отношении невозможности предоставления правовой охраны решению в качестве промышленного образца, показал следующее.

На изображениях промышленного образца по оспариваемому патенту содержатся следующие признаки, формирующие его внешний вид:

Упаковка для лекарственного средства «Нурофаст» , , , , , , ,

характеризуется выполнением в виде прямоугольного параллелепипеда. Передняя поверхность упаковки визуально ограничена прямоугольной кромкой, горизонтальные отрезки которой длиннее, чем вертикальные отрезки. Передняя поверхность разделена на левый и правый участок линией имитирующей наконечник стрелы, проходящей от верхней кромки до нижней кромки. На левом участке доминирует красный цвет, плавно переходящий в желтый цвет, который максимально доминирует у вершины наконечника стрелы. На правом участке доминирует серо-серебристый цвет. Линия наконечника стрелы выполнена серебристой. На правом участке отдельно выполнен угловой элемент над линией имитирующей наконечник стрелы, что создает эффект двойной стрелки. На левом участке, по центру, выполнен горизонтально ориентированный словесный элемент НУРОФАСТ, особым художественным шрифтом. На задней поверхности серого цвета находится словесный элемент NUROFAST. Боковая поверхность с левой стороны выполнена красной с надписью NUROFAST, правая боковая - серая, нижняя боковая – серая, верхняя боковая – разделена на две части продолжением линии имитирующей наконечник стрелы, слева - красная, справа - серая.

Утверждение лица, подавшего возражение, о способности промышленного образца по оспариваемому патенту вводить потребителей в заблуждение в отношении источника их происхождения, базируется на доводе о его сходстве до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] и [2] , хорошо известными в Российской Федерации задолго (зарегистрированными, соответственно, 12.02.2019 и 07.02.2019) до даты приоритета оспариваемого патента, поскольку он может создавать у потребителя ассоциации именно с товарными знаками, используемыми лицом, подавшим возражение, в качестве упаковки для препаратов и веществ фармацевтических.

Вместе с тем, следует констатировать, что контуры сравниваемого изделия по оспариваемому патенту и изображения по товарным знакам [1] и [2] не сходны по композиционному построению, составу, и основной проработке композиционного построения. Передняя поверхность промышленного образца «Нурофаст» «разбита» на два участка, левый и правый, зрительно разделенные фантазийной стрелой - образной полосой, проходящей от верхней кромки до нижней кромки; сверху и снизу от основной надписи изображено по три параллельных линии, цвет которых переходит от красного в желтый по мере расширения линий в правую сторону. Правые концы линий, обращенные к указателю в виде фантазийной стрелы, скошены параллельно стреле. С правой стороны изображен указатель в виде фантазийной стрелы, выполненной в серебристом цвете, острием в правую сторону. Стрела разделяет обозначение на две части. Цветовой фон правой части светло-серый. Цветовой фон левой части имеет плавный переход цвета из красного в светло-желтый. Таким образом, в художественной части обозначения самым сильным художественным элементом является, красное поле, и серебристая «стрела», так как именно эти элементы в первую очередь обращают на себя внимание потребителя товара, и именно на красном фоне присутствует словесный элемент «Нурофаст», являющийся зарегистрированным товарным знаком, не принадлежащим патентообладателю по товарным знакам [1] и [2].

При этом, в товарных знаках [1] и [2], вместо фантазийной стрелы содержится элемент, представляющий мишень, внутри которой изображен белый круг, вокруг которого желтая, оранжевая и красная окружность. Кроме этого, изображения по товарным знакам [1] и [2] не содержат красного фона, который в решении по оспариваемому патенту является преобладающим.

Таким образом, в художественной части сравниваемых изображениях присутствуют существенные отличия, что не позволяет ассоциировать промышленный образец с товарными знаками [1] и [2] в целом.

Кроме того, можно согласиться с доводами патентообладателя о том, что словесные обозначения «Нурофаст» и «Нурофен» не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными до степени смешения, что подтверждено решением [4].

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что внешний вид изделия по оспариваемому патенту и сравниваемые товарные знаки [1] и [2], содержат визуальные различия, не ассоциируются друг с другом и не производят такое же общее впечатление в целом.

Таким образом, промышленный образец по оспариваемому патенту не относится к решениям, способным ввести в заблуждение пользователя изделий в отношении производителя товара, поскольку производит иное общее впечатление, которое не может привести к смешению с товарными знаками [1] и [2] (см. подпункт 2 пункта 5 статьи 1352 Кодекса).

В отношении результатов опроса [3], представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что респонденты отвечали на вопросы, касающиеся сравнения не изображений по оспариваемому патенту, а упаковки лекарственного средства «Нурофаст» , имеющей дополнительные элементы, с упаковкой лекарственного средства «Нурофен» , не являющейся объектом охраны по товарным знакам [1] и [2]. Таким образом, результаты данного опроса [3] не касаются промышленного образца по оспариваемому патенту и товарных знаков [1] и [2].

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», показал следующее.

Изделие по оспариваемому патенту выполнено в виде прямоугольного параллелепипеда, т.е. объемным, в отличие от изображений товарных знаков [1] и [2]. В данных источниках информации отсутствует решение внешнего вида изделия, позволяющее визуализировать его объемное исполнение. Следовательно, товарные знаки [1] и [2] не содержат сведений о таком же решении изделия сходного внешнего вида и назначения, что и промышленный образец по оспариваемому патенту. Таким образом, изображения товарных знаков не могут быть выбраны в качестве аналога промышленного образца по оспариваемому патенту (см. подпункт 6 пункта 34 Требований).

Что касается изображений изделия, отраженного на распечатке Интернет-страницы [13], то изображения внешнего вида данного изделия стали общедоступными на момент написания отзыва 14.08.2019, что отражено на распечатке. Дата публикации автоматически добавляется к сведениям при их размещении на странице Интернет-магазина.

Таким образом, сведения, представленные в сети Интернет, и содержащиеся на Интернет-странице [13], до даты приоритета оспариваемого патента, могут быть приняты к рассмотрению (см. пункт 55 Правил), а представленные в нем изображения внешнего вида изделия могут быть выбраны в качестве наиболее близкого аналога.

Промышленный образец по оспариваемому патенту: , , , , , , , и решение внешнего вида изделия, , известного из Интернет-страницы [13]: , характеризуются, в частности, следующими общими признаками, отображенными на изображениях изделий:

- выполнением в виде прямоугольного параллелепипеда;

- выполнением передней поверхности упаковки визуально ограниченной прямоугольной кромкой, горизонтальные отрезки которой длиннее, чем вертикальные отрезки;

- выполнением передней поверхности разделенной на левый и правый участок линией, проходящей от верхней кромки до нижней кромки;

- выполнением на одном из участков доминирующего красного цвета;

- выполнением другого участка доминирующего серо-серебристого цвета;

- выполнением на левом участке, по центру, горизонтально ориентированного шрифтового элемента;

- выполнением задней поверхности серого цвета со словесным элементом.

Промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от решения внешнего вида изделия, известного из Интернет-страницы [13], следующими признаками, заключающимися в:

- выполнении линии разделяющей переднюю поверхность в виде линии имитирующей наконечник стрелы, проходящий от верхней кромки до нижней кромки / ;

- выполнении левого участка доминирующим красным цветом, плавно переходящим в желтый цвет, который максимально доминирует у вершины наконечника стрелы, а правого участка доминирующего серо-серебристого цвета / ;

- выполнении линии наконечника стрелы серебристой / ;

- выполнении на правом участке отдельного углового элемента над линией имитирующей наконечник стрелы, что создает эффект двойной стрелки / ;

- выполнении шрифтового элемента НУРОФАСТ, особым художественным шрифтом, где буква Φ выполнена особенным отличительным образом / ;

- выполнении трех восходящих полос над шрифтовым элементом и трех восходящих полос под шрифтовым элементом / ;

- выполнении на задней поверхности одной восходящей полосы над шрифтовым элементом / ;

- выполнении боковой поверхности с левой стороны красной с шрифтовой графикой и одной восходящей полосой над шрифтовым элементом, правой боковой - серой, нижней боковой – серой, верхней боковой – разделенной на две части продолжением линии имитирующей наконечник стрелы, слева - красная, справа - серая.

Выявленные отличительные особенности, вопреки доводам лица, подавшего возражение, обуславливают наличие у упаковки по оспариваемому патенту особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия. Данные признаки являются зрительно активными, участвуют в формировании зрительного образа, они индивидуализируют решение и, как следствие, обуславливают творческий характер особенностей этого изделия.

Таким образом, совокупность существенных признаков оспариваемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, не производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида изделия, внешний вид которого представлен на Интернет-странице [13] (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 75 Правил).

Вместе с тем, представленный патентообладателем аналоговый ряд [9], упаковок лекарственных средств: , , и других, а также аналоговый ряд [11], представленный лицом, подавшим возражение: , , , , и другие, указывает, что состав композиционных элементов таких изделий совпадает и характеризуется выполнением упаковки в форме прямоугольного параллелепипеда. Анализ упомянутого выше аналогового ряда показал, что дизайнер ограничен лишь формой упаковки.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность» (см. процитированный выше пункт 3 статьи 1352 Кодекса и подпункты 1 пункта 75 Правил).

Источники информации [5]-[8], [10] были представлены патентообладателем для сведения.

Судебная практика [12], представленная лицом, подавшим возражение, не меняет сделанного выше вывода.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2021, патент Российской Федерации на промышленный образец №121830 оставить в силе.