Обозначение по заявке №2005728108/50 с приоритетом от 03.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого акционерного общества "Синтерра", Москва в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.
В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "СИНТЕРРА", выполненное заглавными буквами русского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении, является фантазийным для заявленного перечня товаров и услуг.
Федеральным институтом промышленной собственности (далее— ФИПС) вынесено решение от 16.10.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).
Решение ФИПС обосновано тем, что заявленное словесное обозначение "СИНТЕРРА" фонетически сходно до степени смешения со словесными товарными знаками "SYNTERRA UBS" по свидетельству №295514 и "SYNTERRA" по свидетельству №295515 на имя КЛАДИНА ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД, ул. Теклас Лиссиоти, 29, Кассандра Центр, Лимассол, Кипр, с приоритетом от 08.04.2005, для однородных товаров и услуг 09, 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ.
При этом в решении ФИПС отмечено то, что представленные заявителем письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя правообладателя не может служить основанием для регистрации товарного знака, так как в рассматриваемом случае имеет место высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, и, как следствие, велика вероятность смешения знаков потребителем на рынке товаров (услуг).
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.01.2007 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы по следующим причинам.
Компания КЛАДИНА ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД является главным акционером ЗАО "Синтерра" и осуществляет свою хозяйственную деятельность на рынке товаров (услуг) Российской Федерации в рамках функционирования ЗАО "Синтерра". В подтверждение изложенного заявителем представлена копия Протокола №22-12-06 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Синтерра", из которого следует, что компания КЛАДИНА ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД обладает долей в уставном капитале ЗАО "Синтерра", равной 99,99%.
Кроме того, компания КЛАДИНА ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД предоставила лицензию ЗАО "Синтерра" на право использования товарного знака по свидетельству №295515 (договор, зарегистрированный 08.08.2006 за №РД0010998), что подтверждает вышеизложенный довод о хозяйственной деятельности компании КЛАДИНА ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД на территории Российской Федерации в рамках функционирования ЗАО "Синтерра".
На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения ФИПС и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.
К возражению приложены следующие материалы:
- копия Протокола №22-12-06 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Синтерра" [1];
- копия приложения №1 к свидетельству №295515 на товарный знак [2].
Заседание коллегии, состоявшееся 14.06.2007, по просьбе заявителя было перенесено на 19.09.2007.
На заседании коллегии было представлено:
- письмо от компании КЛАДИНА ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД от 09.07.2007 [3];
- выписка из реестра ОАО "Центральный Московский Депозитарий" на 29.06.2007 [4];
- Устав ЗАО "Синтерра" от 2006 [5].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.
С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (03.11.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил ТЗ.
Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
По заявке №2005728108/50 испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению "СИНТЕРРА" на имя ЗАО "Синтерра" в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ.
Заявленное обозначение представляет собой слово "СИНТЕРРА", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Заявленное обозначение "СИНТЕРРА" и противопоставленные товарные знаки являются фонетически тождественными, что позволяет сделать вывод об их сходстве в целом.
Непосредственно фонетический признак сходства обуславливает ассоциирование знаков в целом в силу отсутствия семантики у элементов "СИНТЕРРА" и "SYNTERRA и оригинальности их графического исполнения.
Товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №295514, №295515, являются идентичными товарам и услугам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, в связи с чем следует признать, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг. Следовательно, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.
Вместе с тем представлено письмо [3], в котором правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №295514, №295515 выражает согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака по заявке №2005728108/50 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.
В дополнение к вышеизложенному, на заседании коллегии заявителем представлена информация о том, компания КЛАДИНА ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД является главным акционером ЗАО "Синтерра" и обладает долей в уставном капитале ЗАО "Синтерра" 99,99% (документ [4]). То есть из данного документа следует то, что ЗАО "Синтерра" учреждено иностранной компанией КЛАДИНА ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД (документы [1], [4]) с целью осуществления хозяйственной деятельности на российском рынке, в частности, исходя из общих интересов с владельцами данной иностранной компании. Таким образом, правообладателем противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения является одно и то же лицо, и, следовательно, регистрация заявленного обозначения по заявке №2005728108/50 в качестве товарного знака в отношении указанных товаров 09 и услуг 35, 37, 38 и 42 классов МКТУ допустима.