Регистрация товарного знака по заявке № 2012741433 с приоритетом от 28.11.2012 произведена 17.10.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 633146.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво» и товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Техносервис», г. Уфа (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 633146 представляет собой словесное обозначение «ИСТОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633146 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса. Возражение содержит следующие доводы:

- ОАО «Исток» начиная с середины 90-х годов, то есть значительно ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, осуществляло деятельность по производству алкогольной продукции «ИСТОК»;

- в настоящее время ОАО «Исток» находится в стадии банкротства, однако, банкротство не свидетельствует о ликвидации юридического лица и исключении записи о нем из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), поскольку компания может вести деятельность, что следует из положений Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- традиции производства алкогольной продукции «ИСТОК», зарекомендовавшей себя у российских потребителей, продолжаются: было принято решение о создании на той же производственной базе компании АО «Исток», которая под одноименным фирменным наименованием продолжает традиции производства алкогольной продукции «ИСТОК»;

- АО «Исток» зарегистрировано в качестве юридического лица 18.06.2010, осуществляет деятельность по производству и продаже товаров, относящихся к 32 и 33 классам МКТУ, и является добросовестным участником рынка;

- в целях осуществления наиболее эффективной деятельности, по производству и реализации алкогольной продукции «ИСТОК», была создана группа компаний, в которых АО «Исток» является единоличным собственником и управляющей организацией;

- каждой из компаний АО «Исток» отведена определенная роль: ООО «Исток ЗШВ» является производителем вина и винных напитков; ООО «Виноделы Северного Кавказа» – предприятие, занимающееся выращиванием винограда, ООО «Исток Спирт» – производитель этилового спирта, ООО «Исток Водка Фэктори» – производитель крепких спиртных напитков, ООО «АйПродакт» – компания, занимающаяся продвижением алкогольной продукции на территории Российской Федерации;

- АО «Исток» является правообладателем порядка 30 товарных знаков, в том числе, товарных знаков со словесным элементом «ИСТОК»/«ISTOK», зарегистрированных на территории Российской Федерации (свидетельства №№ 550093, 548297, 630706, 597440, 552434, 539896, 633732);

- обозначение «ИСТОК» является основополагающим брендом АО «Исток», охраняемым на территории Российской Федерации в качестве товарных знаков, а также воспроизводит отличительную часть его фирменного наименования;

- АО «Исток» поданы заявки №№ 2017741153, 2017749385 на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, включающих словесный элемент «ISTOK», в ходе экспертизы был выявлен оспариваемый товарный знак, как препятствующий регистрации товарных знаков АО «Исток»;

- в период экспертизы обозначения по заявке № 2012741433 на регистрацию оспариваемого товарного знака АО «Исток» направляло обращение, которое было учтено Роспатентом при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741433, однако, указанное решение Роспатента по формальным причинам было отменено судом (дело № СИП-162/2016), что привело к регистрации оспариваемого товарного знака;

- сразу после получения прав на оспариваемый товарный знак, правообладатель обратился в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны товарным знакам АО «Исток»;

- деятельность лиц, подавших возражение, по производству и дальнейшему введению в гражданский оборот алкогольной продукции «ИСТОК», которую они начали задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, оказалась под угрозой;

- использование оспариваемого товарного знака «ИСТОК» по свидетельству № 633146 для маркировки алкогольной продукции, относящейся к 32, 33 классам МКТУ, может привести к введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, а также будет нарушать права лиц, подавших возражение, на фирменное наименование;

- ОАО «Исток», г. Беслан, осуществляло деятельность по производству алкогольной продукции «ИСТОК», начиная с середины 90-х годов с производства водки;

- производство ОАО «Исток», г. Беслан, включало в себя все этапы и позволило с самого начала выйти на российский рынок с узнаваемой продукцией: разливочная тара (бутылки), укупорка, даже транспортировочный короб, были специально разработаны для данного предприятия;

- благодаря родниковой воде и превосходному зерновому спирту марки «Люкс», производимому собственным спиртовым заводом, российские потребители получили водку «ИСТОК», сочетающую в себе лучшие традиционные русские рецепты и передовые технологии производства;

- спиртовой завод ОАО «Исток» в городе Беслан стал одним из первых полностью автоматизированных заводов России, где поддержание всех технологических режимов производится центральным компьютером;

- в 1997 году рядом с водочным цехом был возведен завод шампанских вин, строительство которого осуществлялось при участии немецких специалистов;

- следующим шагом стало создание четкой и отлаженной схемы закупок сырья и материалов крупными партиями, благодаря чему ОАО «Исток», г. Беслан, удалось добиться существенного снижения издержек и себестоимости продукции;

- лица, подавшие возражение, просят учитывать также ранее представленные в материалы заявки № 2012741433 документы, подтверждающие деятельность ОАО «Исток», Беслан, и АО «Исток», Москва;

- ОАО «Исток», г. Беслан, выпускало алкогольную продукцию, маркированную товарным знаком «ИСТОК», более 15 лет, ее производство было начато еще в 90-ые годы, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- АО «Исток», Москва, под одноименным фирменным наименованием, начиная с 2010 года, продолжает традиции производства алкогольной продукции «ИСТОК»;

- АО «Исток», Москва, создало значительный портфель товарных знаков, в том числе, владеет товарными знаками «ХЛЕБНЫЙ РОСТОК», «ЗАБАВА», «ОСИНКА», «ГОСТТМ», «ДОБРЫЙ ЛОСЬ», «РЯБИНКА» (комбинированный) по свидетельствам №№ 441073, 163369, 441072, 379896, 450497, 508454, а также товарными знаками со словесными элементами «ИСТОК»/«ISTOK», упомянутыми выше;

- АО «Исток», Москва, приобрело производственные активы (включая недвижимые объекты и оборудование) в городе Беслан, с помощью которых долгое время осуществлялось производство алкогольной продукции «ИСТОК»;

- АО «Исток», Москва, входит в группу компаний «ДЕРЖАВА-ГРУПП», наряду с ООО «ЛВЗ Правобережный» и ООО «Пересвет», предоставляет лицензии на использование принадлежащих АО «Исток», Москва, товарных знаков;

- в настоящее время АО «Исток», Москва, разработало дальнейшую концепцию развития стратегии бренда, включая новый фирменный стиль;

- АО «Исток», Москва, ведет постоянную работу, направленную на запуск имеющихся в городе Беслан, производственных мощностей: по состоянию на сегодняшний день завод шампанских вин ООО «Исток ЗШВ» произвел 403 943 бутылки алкогольной продукции, из которых реализовано 59 720 бутылки;

- география реализации алкогольной продукции ООО «Исток ЗШВ», г. Беслан, достаточно обширна и включает следующие регионы Российской Федерации: Республика Северная Осетия-Алания, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Камчатский край, Ростовская область, Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Орловская область, Республика Бурятия, Кемеровская область, Саратовская область;

- АО «Исток», Москва, под своим фирменным наименованием ведет деятельность в сфере производства алкогольной продукции, в том числе маркированной товарными знаками «ИСТОК»/«ISTOK»;

- представленные документы подтверждают известность алкогольной продукции «ИСТОК» для российского потребителя в силу длительного использования;

- оспариваемый товарный знак сходен с фирменными наименованиями лиц, подавших возражение, возникшими ранее даты приоритета оспариваемой регистрации, зарегистрирован в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, являющихся однородными товарам, в отношении которых лица, подавшие возражение, осуществляют и осуществляли свою деятельность, следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 8 статьи 1483 Кодекса;

- алкогольная продукция «ИСТОК» долгое время существует на рынке, имеет свою историю и узнаваемость среди потребителей, в связи с чем регистрация одноименного товарного знака на имя лица, не имеющего какого-либо отношения к данной продукции, противоречит положениям действующего законодательства;

- регистрация оспариваемого товарного знака «ИСТОК» по свидетельству № 633146 должна рассматриваться, в том числе, как противоречащая общественным интересам, поскольку действия ООО «Техносервис», предпринятые с целью регистрации товарного знака «ИСТОК», имеющего известность и репутацию у потребителей за счет длительного использования совершенно другими лицами, способны вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия;

- согласно информации из сети Интернет, деятельность ООО «Техносервис» связана с «подготовкой к продаже, покупкой и продажей собственного недвижимого имущества», а руководитель компании – Ибатуллин Азамат Валерьянович – ранее совершал попытки зарегистрировать на собственное имя такие бренды как «Анальгин», «Беломорканал», а также «PLAYBOY»;

- действия Ибатуллина А.В., предпринятые по регистрации товарного знака «ИСТОК» на свое имя, могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции, целью которой является незаконное приобретение прав на средство индивидуализации иных лиц;

- законодательство в области товарных знаков призвано защищать интересы как изготовителя товаров от недобросовестной конкуренции, так и потребителя, не допуская возможности маркировки однородных товаров разных изготовителей тождественными или сходными товарными знаками, что привело бы к дезориентации потребителя.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633146 полностью.

К возражению приложены следующие документы:

(1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 633146;

(2) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «Исток», г. Беслан;

(3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет АО «Исток», Москва;

(4) копия устава АО «Исток», Москва, 2018 г.;

(5) копии листов записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Исток ЗШВ»;

(6) копии лицензий ООО «Исток ЗШВ» на осуществление производства, хранения и поставок произведенной алкогольной продукции (фруктовые вина, игристые вина, винные напитки, вина);

(7) копия решения об учреждении ООО «Исток ЗШВ» и копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Исток ЗШВ»;

(8) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Исток ЗШВ»;

(9) копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Исток Спирт» и копии листов записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Исток Спирт»;

(10) копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Исток Водка Фэктори» и копии листов записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Исток Водка Фэктори»;

(11) копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Виноделы Северного Кавказа»;

(12) копия решения об учреждении ООО «Виноделы Северного Кавказа» и копии листов записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Виноделы Северного Кавказа»;

(13) копии протоколов собраний АО «Исток», Москва, и копии листов записи в ЕГРЮЛ в отношении АО «Исток», Москва;

(14) перечень товарных знаков АО «Исток»;

(15) копии уведомлений по заявкам №№ 2017749385, 2017741153;

(16) распечатка заключения коллегии к решению Роспатента от 24.12.2015 по заявке № 2012741433;

(17) распечатка постановления Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу № СИП-162/2016;

(18) письма и справки ОАО «Исток», г. Беслан, от 08.10.2018;

(19) публикации в сети Интернет, в том числе, от 05.11.2008, от 17.03.2009, от 22.12.2004, от 09.04.2008, от 17.03.2009, касающиеся деятельности ОАО «Исток», г. Беслан, и продукции «ИСТОК»;

(20) копии документов, касающихся реализации продукции (2004-2009 гг.), в частности, приходных накладных, сертификатов соответствия, удостоверений качества и безопасности, справок к товарно-транспортным накладным, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных;

(21) копии официальных писем в адрес ОАО «Исток», г. Беслан, 2009, 2010 гг., в том числе, коммерческих предложений, предложений об участии в выставках и конкурсах;

(22) фотографии продукции ОАО «Исток», г. Беслан;

(23) сведения о домене oao-istok.ru;

(24) распечатка с сайта http://www.oao-istok.ru;

(25) справка АО «Исток», Москва, от 27.08.2018;

(26) копии документов, касающихся приобретения АО «ИСТОК», Москва, активов и производственных мощностей у ОАО «Исток», г. Беслан;

(27) меморандум о сотрудничестве в рамках группы компаний «ДЕРЖАВА-ГРУПП»;

(28) копии документов о регистрации лицензионных договоров в отношении товарных знаков АО «Исток», Москва;

(29) копия лицензии ООО «ЛВЗ Правобережный» на осуществление производства, хранения и поставок произведенной алкогольной продукции (водка, ликероводочные изделия);

(30) документы о разработке дизайна;

(31) копии страниц отраслевого каталога «Водка. Премиум», 2014 г.;

(32) этикетки продукции, крышки;

(33) каталог группы компаний «ДЕРЖАВА-ГРУПП», 2014 г.;

(34) копии лицензионных договоров, уведомлений о регистрации лицензионных договоров;

(35) справки АО «Исток», Москва, об объемах продаж и территории реализации продукции «ИСТОК»;

(36) этикетки и контрэтикетки, размещаемые на продукции производителем ООО «Исток ЗШВ»;

(37) копии договоров поставки товаров (ООО «Исток ЗШВ» – поставщик);

(38) копии договора от 25.05.2017 и актов к нему в отношении разработки логотипа, фирменного стиля, шаблонов бланков, визитных карточек и т.п., макеты;

(39) фотографии продукции;

(40) публикации в сети Интернет, в том числе, от 14.10.2015, от 12.04.2017, от 11.04.2017, от 18.08.2016, от 10.04.2017;

(41) сведения о правообладателе из сети Интернет.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, 06.12.2018 представил отзыв по его мотивам, содержащий следующие доводы:

- несмотря на то, что возражение подано совместно от имени ОАО «Исток», г. Беслан, и АО «Исток», Москва, доводы каждого из них необходимо рассматривать отдельно с учетом наличия у каждого из них заинтересованности оспаривания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по каждому основанию отдельно;

- ОАО «Исток», г. Беслан, и АО «Исток», Москва, не являются аффилированными лицами, не являются правопреемниками друг друга, а совместная подача возражения связана исключительно с тем, что эти лица поручили подачу возражения одному лицу;

- АО «Исток», Москва, до даты приоритета оспариваемого товарного знака не осуществляло деятельность в области производства и (или) оборота алкогольной продукции, а следовательно, отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака недействительным, поскольку оспариваемый товарный знак на дату его приоритета не нарушал прав на фирменное наименование и не мог ассоциироваться с АО «Исток», Москва, ввиду отсутствия на рынке товаров, производимых этим юридическим лицом;

- АО «Исток», Москва, зарегистрировало и хочет зарегистрировать еще товарные знаки, содержащие словесное обозначение «ИСТОК», которое ассоциируется с другим юридическим лицом (ОАО «Исток», г. Белсан);

- если оспариваемый товарный знак ассоциируется у потребителей с ОАО «Исток», г. Беслан, то и товарные знаки АО «Исток», Москва, также будут ассоциироваться с этим же юридическим лицом, а тождество произвольных частей фирменных наименований лиц, подавших возражение, еще больше увеличит вероятность введения потребителей в заблуждение;

- поскольку регистрация оспариваемого товарного знака не нарушает исключительного права АО «Исток», Москва, на фирменное наименование, у потребителей не могли возникнуть ассоциации, вызываемые этим товарным знаком с АО «Исток», Москва;

- сам факт наличия у АО «Исток», Москва, намерения регистрировать товарные знаки со словесным элементом «ИСТОК» и осуществлять деятельность в области производства и оборота алкогольной продукции с использованием таких товарных знаков не может подтверждать его заинтересованность в оспаривании правовой охраны оспариваемого товарного знака;

- никаких доказательств известности и наличия ассоциаций оспариваемого товарного знака с ОАО «Исток», г. Беслан, материалы возражения не содержат;

- лицами, подавшими возражение, не доказано, что оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение ввиду ассоциирования с продукцией ОАО «Исток», г. Беслан;

- нет фактов введения потребителей в заблуждение;

- в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2017 по делу № СИП-679/2016 отмечено, что способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе;

- в материалы дела не представлено никаких доказательств наличия у потребителя ассоциативного ряда при восприятии потребителем обозначения «ИСТОК», вызывающего у него представления о товаре и его изготовителе;

- потребитель, который знал о существовании ОАО «Исток», г. Беслан, и был знаком с выпускаемой им продукцией, знает о том, что ОАО «Исток», г. Беслан, уже много лет не выпускает алкогольную продукцию, поскольку является банкротом;

- даже если предположить, что обозначение «ИСТОК» у потребителя может вызвать ассоциации с ОАО «Исток», г. Беслан, то данная ассоциация не будет правдоподобной, а следовательно, потребитель не будет введен в заблуждение;

- в решении Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2014 по делу № СИП-193/2014 сказано, что введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара в случае «повторной» регистрации товарных знаков, которые по тем или иным причинам лишились правовой охраны, на имя иных лиц, ранее не имевшим никакого отношения ни к таким товарным знакам, ни к их правообладателям, зависит от конкретных обстоятельств. В ситуации, когда подается на регистрацию обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с малоизвестным товарным знаком, правовая охрана которого была прекращена, опасность введения в заблуждение потребителей отсутствует. Иное толкование, по сути, лишает всякого смысла процедуру досрочного прекращения правовой охраны неиспользуемого товарного знака с целью последующей регистрации тождественного или сходного до степени смешения обозначения на лицо, предъявляющее требование о досрочном прекращении правовой охраны. Между тем, такая процедура предусмотрена гражданским законодательством. Лицо, по требованию которого досрочно прекращена правовая охрана товарного знака, не лишено впоследствии права зарегистрировать тождественное или сходное до степени смешения обозначение на себя. При изложенных обстоятельствах лицо, подающее заявку на регистрацию товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, правовая охрана которого прекращена, вследствие истечения срока регистрации при отсутствии воли правообладателя на ее продление, не может находиться в худшем положении по сравнению с лицом, требование которого о прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака удовлетворено. В ситуации же, когда лицо подает заявку на регистрацию товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с известным товарным знаком, ранее зарегистрированным за иным лицом, но правовая охрана которого прекращена, опасность введения потребителей в заблуждение существует. Таким образом, вывод об опасности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара при подаче на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, регистрация которого прекращена, должен быть мотивирован введением в гражданский оборот товаров, маркированным таким обозначением, предложением к продаже такого товара, известностью производителя потребителям и существованием у потребителей ассоциативной связи межу товаром и его производителем, а не только самим фактом наличия ранее зарегистрированного товарного знака, правовая охрана которого прекращена, и известностью компании, на которую такой знак был ранее зарегистрирован;

- лицом, подавшим возражение, должен быть доказан факт наличия у потребителей ассоциативной связи межу товаром, маркированным спорным обозначением, и его производителем как на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны этому товарному знаку;

- в решении Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2018 по делу № СИП-96/2018 сказано, что для того, чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным изготовителем, должно быть установлено, как минимум, что: этот изготовитель использует конкретное обозначение в Российской Федерации; это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно;

- ОАО «Исток», г. Беслан, не использует обозначение «ИСТОК» в Российской Федерации, в возражении не доказана известность этого обозначения среднему российскому потребителю;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2014 по делу № СИП-137/2014 правовая охрана товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 219641, 290901, 333675, содержащих словесный элемент «ИСТОК» или «ISTOK», ранее принадлежавших ОАО «Исток», г. Беслан, прекращена в отношении алкогольных напитков вследствие неиспользования;

- товарные знаки по свидетельствам №№ 219641, 290901, 333675 были отчуждены ОАО «Исток», г. Беслан, в пользу РЕЙНФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр) 01.04.2010, следовательно, вся алкогольная продукция, маркированная обозначениями «ИСТОК» или «ISTOK», выпускалась либо с нарушением закона, либо с разрешения указанной иностранной компании;

- в период с 01.04.2010 по 07.09.2011 (дата прекращения действия последней лицензии ОАО «Исток», г. Беслан) ОАО «Исток», г. Беслан, вводило в гражданский оборот алкогольную продукцию, маркированную чужими товарными знаками, а с 08.09.2011 вовсе не вводило в гражданский оборот какую-либо алкогольную продукцию;

- ОАО «Исток», г. Беслан, не представило доказательств широкой известности потребителю обозначения «ИСТОК» по отношению к алкогольной продукции, производимой им, а также доказательств, свидетельствующих о значительных объемах алкогольной продукции, вводимой в гражданский оборот, с использованием обозначения «ИСТОК»;

- ОАО «Исток», г. Беслан, уже более 7 лет не осуществляет и не вправе осуществлять какую-либо деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции (решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 27.04.2012 по делу № А61-1380/09 ОАО «Исток», г. Беслан, было признано несостоятельным (банкротом), в отношении названной организации была открыта процедура конкурсного производства), следовательно, отсутствуют основания для признания однородными товаров оспариваемой регистрации с товарами, в отношении которых используется фирменное наименование ОАО «Исток», г. Беслан;

- в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2014 по делу № СИП-127/2014 отмечено, что одним из условий для признания недействительной правовой охраны товарного знака в связи с его несоответствием пункту 8 статьи 1483 Кодекса является однородность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак и осуществляется право на фирменное наименование;

- в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2018 по делу № А76-27286/2017 сказано, что при исследовании вопроса о том, являются ли виды деятельности, осуществляемые юридическими лицами, аналогичными в смысле пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, должна учитываться фактически осуществляемая деятельность, именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя, аналогичность видов деятельности определяется судом исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности, при этом учитывается, возможно ли смешение видов деятельности истца и ответчика в глазах такого потребителя;

- к юридическому лицу, не осуществляющему какую-либо деятельность, не могут быть предъявлены требования как о прекращении осуществлении каких-либо видов деятельности, так и об изменении фирменного наименования;

- в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2018 по делу № СИП-71/2018 сказано, что конкурсное производство – это процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Конкурсное производство имеет ликвидационную направленность, продолжение хозяйственной деятельности не входит в задачи данной процедуры банкротства;

- в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2018 № 306- ЭС18-2872 отмечено, что признание предприятия несостоятельным (банкротом) и открытие в отношении него конкурсного производства не предполагает ведение предприятием хозяйственной деятельности, предусмотренной его уставом;

- в случае прекращения конкурсного производства, получения лицензии на право осуществления деятельности по производству и (или) обороту алкогольной продукции, а также начала осуществления этой деятельности, ОАО «Исток», г. Беслан, вправе защищать свое фирменное наименование;

- из правовой позиции Суда по интеллектуальным правам следует, что само по себе наличие фирменного наименования не подтверждает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении конкретных товаров и услуг, подлежит установлению, занимается ли лицо деятельностью, сопряженной с использованием спорного обозначения в отношении товаров (услуг), однородных тем товарам (услугам), в отношении которых подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку;

- ОАО «Исток», г. Беслан, не может иметь какого-либо интереса в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака;

- в силу статьи 20 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, не допускается государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы ликвидируемого юридического лица;

- подача ОАО «Исток», г. Беслан, возражения против предоставления оспариваемому товарному знаку осуществлена исключительно с намерением причинить вред правообладателю товарного знака, поскольку у ОАО «Исток», г. Беслан, находящегося в стадии ликвидации, отсутствует какой-либо имущественный интерес, следовательно, в удовлетворении возражения должно быть отказано на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- конкурсный управляющий не обладает полномочиями по оспариванию исключительных прав на товарные знаки других лиц, тем более, если эти действия не направлены на увеличение конкурсной массы ликвидируемого лица.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633146.

К отзыву приложены следующие материалы:

(42) копия страницы электронной почты.

Правообладателем 27.12.2018 дополнительно представлены следующие доводы:

- правовая позиция Суда по интеллектуальным правам соответствует правовой позиции правообладателя в том, что юридическое лицо, находящееся в стадии конкурсного производства и не осуществляющее какую-либо хозяйственную деятельность, не может защищать свое право на фирменное наименование (постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.10.2018 по делу № 40- 4933/2018).

На заседании коллегии, состоявшемся 09.01.2019, правообладателем представлены следующие материалы:

(43) копия письма ОАО «Исток», г. Беслан, от 24.12.2018 об отсутствии у ОАО «Исток», г. Беслан, интереса по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633146.

Рассмотрение возражения дважды переносилось. О дате заседания коллегии, назначенного на 11.02.2019, стороны были уведомлены корреспонденцией от 10.01.2019. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было получено адресатом 26.01.2019 (см. сведения сайта https://www.pochta.ru/tracking# в отношении почтового отправления согласно идентификатору 12599329264873), однако, на заседании коллегии от 11.02.2019 правообладатель (или его представитель) отсутствовал.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 11.02.2019, лицами, подавшими возражение, представлены дополнения, содержащие следующие доводы:

- конкурсный управляющий ОАО «Исток», г. Беслан, не выдавал и не подписывал письма от 24.12.2018, которое было приобщено к материалам дела на заседании коллегии от 09.01.2019;

- в нотариально заверенном письме конкурсного управляющего ОАО «Исток», г. Беслан, от 05.02.2019 подтверждаются полномочия подписавшего возражение лица от имени ОАО «Исток», г. Беслан, а также указывается, что ОАО «Исток», г. Беслан, не отзывает возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ИСТОК» по свидетельству № 633146;

- банкротство не свидетельствует о ликвидации юридического лица и об исключении записи о нем из ЕГРЮЛ, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» компания может вести деятельность, указанная позиция поддерживается Судом по интеллектуальным правам (например, в решении от 14.09.2016 по делу № СИП-162/2016);

- что касается аргумента правообладателя о том, что ОАО «Исток», г. Беслан, находился в состоянии банкротства, то, как указано в том же решении «решение суда первой инстанции по делу № А61-1380/2009 о признании ОАО «Исток» несостоятельным (банкротом) вступило в законную силу только 27.12.2012, а до указанной даты ОАО «Исток» находилось в процедуре наблюдения. Таким образом, на дату подачи обществом «Техносервис» заявки на регистрацию заявленного обозначения (28.11.2012) ОАО «Исток», находясь в процедуре наблюдения, в праве было осуществлять свою коммерческую деятельность по производству алкогольной продукции»;

- определением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 16.06.2016 по делу № А61-1380/2009 конкурсное производство в отношении ОАО «Исток», г. Беслан, было продлено до 20.01.2017; в настоящее время конкурсное производство продолжает действовать, предприятие не ликвидировано;

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-162/2016 было отменено в связи с тем, что «Роспатент, рассматривая возражение, ограничен рамками доводов, заявленных подателем такого возражения»;

- что касается истечения срока лицензии на производство алкогольной продукции, на которую указывает правообладатель, то поскольку производимая алкогольная продукция имеет длительный срок хранения, на дату приоритета оспариваемого товарного знака на рынке еще была представлена продукция ОАО «Исток», г. Беслан;

- товарный знак «ИСТОК» является основополагающим брендом АО «Исток», а также воспроизводит отличительную часть его фирменного наименования;

- из-за действий, предпринятых правообладателем, деятельность лиц, подавших возражение, связанная с использованием товарного знака «ИСТОК», которая начата задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, оказалась под угрозой;

- лица, подавшие возражение, являются заинтересованными лицами при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ИСТОК» по свидетельству № 633146.

Дополнительно, лицами, подавшими возражение, представлены следующие материалы:

(44) письмо конкурсного управляющего ОАО «Исток», г. Беслан, от 05.02.2019;

(45) копия решения Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 27.04.2012 по делу № А61-1380/09;

(46) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2016 по делу № СИП-162/2016;

(47) распечатка постановления Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2017 по делу № СИП-162/2016.

Кроме того, лицами, подавшими возражение, продемонстрирована продукция, фотографии которой представлены с возражением, а также иная продукция указанных лиц.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.11.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 2.5.2 Правил к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 633146 представляет собой словесное обозначение «ИСТОК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво» и товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Лица, подавшие возражение, в качестве отличительной части фирменного наименования имеют обозначение «Исток», тождественное оспариваемому товарному знаку. Согласно сведениям ЕГРЮЛ (2) основным видом деятельности ОАО «Исток», г. Беслан, является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п. АО «Исток», Москва, имеет дочерние зависимые общества, что предусмотрено уставом (4), основными видами деятельности которых, в свою очередь, являются «производство вина из винограда» (ООО «Исток ЗШВ», ООО «Виноделы Северного Кавказа»), «перегонка, очистка и смешивание спиртов» (ООО «Исток Спирт»), «производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.» (ООО «Исток Водка Фэктори») (материалы (25), (5)-(12)). Таким образом, очевидно, что деятельность обоих лиц, подавших возражение, связана с алкогольной продукцией, что соотносится с товарами, указанными в перечне оспариваемой регистрации.

Более того, из доводов возражения усматривается, что по заявкам на регистрацию товарных знаков, поданным АО «Исток», Москва, был противопоставлен оспариваемый товарный знак (материалы (15)).

На основании изложенного у коллегии имеются основания для признания лиц, подавших возражение, заинтересованными в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633146.

Доводы правообладателя об отсутствии заинтересованности ОАО «Исток», г. Беслан, в связи с введением процедуры конкурсного управления являются неубедительными ввиду того, указанное лицо не исключено из ЕГРЮЛ как на дату подачи возражения, так и на дату его рассмотрения.

Что касается письма (43) об отсутствии заинтересованности ОАО «Исток», г. Беслан, то оно не может быть признано ходатайством об отзыве возражения, поскольку представлено противной стороной, в копии, и не содержит соответствующего волеизъявления согласно пункту 3.4 Правил ППС. При этом данный документ опровергнут в письме (44) конкурсным управляющим, который, более того, принимал участие в рассмотрении возражения на заседании коллегии от 11.02.2019.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Отличительная часть «Исток» фирменных наименований лиц, подавших возражение, тождественна оспариваемому товарному знаку «ИСТОК».

Права на фирменные наименования ОАО «Исток», г. Беслан, и АО «Исток», Москва, возникли 10.04.1995 и 18.06.2010, соответственно, что ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, противопоставление фирменных наименований лиц, подавших возражение, товарному знаку по свидетельству № 633146 является правомерным.

Как справедливо отмечено правообладателем, одним из условий для признания недействительной правовой охраны товарного знака в связи с его несоответствием пункту 8 статьи 1483 Кодекса является однородность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак и осуществляется право на фирменное наименование.

С возражением представлен значительный объем документов, касающихся реализации ОАО «Исток», г. Беслан, алкогольной продукции, в том числе, вина, водки, шампанского, настойки (приходные накладные, сертификаты соответствия, удостоверения качества и безопасности, справки к товарно-транспортным накладным, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные), датированные ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (28.11.2012).

Указание фирменного наименования юридического лица в счетах, сопроводительной документации и иной документации при осуществлении им предпринимательской деятельности является одним из способов использования фирменного наименования.

Анализ однородности товаров, в отношении которых осуществлялась деятельность ОАО «Исток», г. Беслан, и товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «ИСТОК», показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «алкогольные и спиртосодержащие напитки».

Согласно статье 2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. Спиртосодержащая пищевая продукция – пищевая продукция, в том числе виноматериалы, любые растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента объема готовой продукции.

Таким образом, все товары 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации, равно как и товары 33 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 633146, относятся к одной и той же родовой группе товаров «алкогольная и спиртосодержащая продукция».

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия считает доказанным факт ведения до 28.11.2012 лицом, подавшим возражение, деятельности, однородной товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Что касается доводов правообладателя о прекращении действия лицензии ОАО «Исток», г. Беслан, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, то указанные обстоятельства не влияют на изложенный в предыдущем абзаце вывод, по следующим причинам.

Создание АО «Исток», Москва, неразрывно связано с продолжением традиций производителя алкогольной продукции ОАО «Исток», г. Беслан. Так, в период с 2012 по 2018 гг. осуществлялся переход прав на все активы ОАО «Исток», г. Беслан, в пользу АО «Исток», Москва. Указанным объясняется тождество отличительных частей фирменных наименований лиц, подавших возражение.

Согласно положениям Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» лицензии на производство и оборот произведенных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выдаются только организациям, которые имеют оборудование, отвечающее требованиям 8 настоящего Федерального закона.

Таким образом, для ведения законной деятельности, связанной с производством алкогольной и спиртосодержащей продукции АО «Исток», Москва, осуществлена покупка всего имущественного комплекса ОАО «Исток», на имя дочерних предприятий получены разрешительные документы (материалы (26)), на дату подачи возражения налажено производство и реализация продукции, что подтверждается лицензиями (6), справками об объемах производства (35), этикетками (36), договорами поставки товаров ООО «Исток ЗШВ» (37).

Следовательно, начиная с даты своего создания, АО «Исток» осуществляло подготовительные мероприятия по началу производственной деятельности в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции с использованием производственных мощностей ОАО «Исток», г. Беслан.

При этом продукция ОАО «Исток», г. Беслан, выпущенная до введения процедуры банкротства и имеющая длительные сроки хранения (с возражением представлены фотографии продукции, произведенной в частности, в 2009 г. (39), оригиналы продемонстрированы в ходе заседания от 11.02.2019), реализовывалась на российском рынке в установленном законом порядке и после 2009 года.

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 633146 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства № 633146.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих наличие по состоянию на дату приоритета товарного знака у потребителя стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителей в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей – адресатов конкретных товаров – в отношении конкретного обозначения.

В данном случае материалами возражения доказано, что ОАО «Исток», г. Беслан, длительное время до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло деятельность по производству алкогольной продукции, маркировка которой содержала обозначение «ИСТОК».

На этикетках такой продукции (см. фотографии продукции 2005, 2009 гг. (22), (39)) потребителю сообщались, в частности, сведения об изготовителе (ОАО «Исток», г. Беслан, ул. Подгорная, 2), а также адрес сайта производителя в сети Интернет – www.oao-istok.ru.

Учитывая объемы реализации продукции ОАО «Исток», г. Беслан (18), можно сделать вывод о том, что об обозначении «ИСТОК», применяемом для индивидуализации алкогольной продукции лицом, имеющим одноименное фирменное наименование, был проинформирован широкий круг потребителей.

С учетом сказанного, коллегия считает возможным заключить о возникновении у потребителей ассоциативной связи обозначения «ИСТОК» с производителем ОАО «Исток», находящимся в г. Беслан.

Довод правообладателя о том, что «если оспариваемый товарный знак ассоциируется потребителем с ОАО «Исток», г. Беслан, то и товарные знаки АО «Исток», Москва, также будут ассоциироваться с этим же юридическим лицом, а тождество произвольных частей фирменных наименований лиц, подавших возражение, еще больше увеличит вероятность введения потребителей в заблуждение», признан коллегией несостоятельным.

Материалы возражения содержат публикации (например, публикацию «Газета Слово», 14.10.2012 – http://vladikavkaz.bezformata.ru/listnews/zavod-istok-k-kontcu-goda/38901046 (40)), доступные широкому кругу лиц, из которых потребитель явным образом информируется о том, что АО «Исток», Москва (ЗАО «Исток»), является, хотя и иным, юридически не связанным с ОАО «Исток», г. Беслан, лицом, однако, взяло обязательства по долгам ОАО «Исток», г. Беслан, возрождает предприятие, находящееся в г. Беслан, расположенное на 42 гектарах.

Таким образом, потребитель проинформирован о смене собственника известного ему предприятия, проинформирован о том, что АО «Исток», Москва, стало собственником производственных мощностей ОАО «Исток», г. Беслан. Производство продукции конкретного завода никогда не осуществлялось от имени обоих лиц сразу: одно заменяет другое, что приводит к восприятию их потребителем в качестве единого источника происхождения продукции.

Сведений о том, что правообладателем до даты приоритета осуществлялось производство алкогольной продукции в материалы дела не представлено.

В этой связи коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что до даты приоритета оспариваемой регистрации существовало иное лицо, осуществляющее производство и реализацию алкогольную продукцию, маркированную обозначением «ИСТОК».

При таких обстоятельствах имеются основания для вывода о том, что обозначение «ИСТОК» в глазах потребителей было связано с алкогольной продукцией, производимой заводом в г. Беслан, руководство которым в настоящее передано АО «Исток», Москва.

Таким образом, оспариваемый товарный знак способен порождать неверное представление об источнике происхождения товаров, являющихся алкогольной продукцией, то есть является вводящим в заблуждение обозначением. Изложенное обуславливает вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 633146 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении иных доводов возражения коллегия отмечает следующее.

Обозначение «ИСТОК» само по себе не носит непристойный или антигуманный характер, не нарушает общественный порядок либо моральные или этические нормы, не вызывает возмущение членов общества и не может считаться антигосударственным лозунгом или неэтично примененной государственной символикой. Материалов, доказывающих возмущение членов общества при использовании обозначения «ИСТОК» по отношению к товарам, приведенным в перечне свидетельства № 633146, с возражением не представлено.

При этом оценка добросовестности участников спора не относится к компетенции коллегии.

Изложенное не позволяет признать убедительными доводы лица, подавшего возражение, в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышеизложенное, оспариваемый товарный знак «ИСТОК» в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, не соответствует требованиям пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 633146 недействительным полностью.