Обозначение “” по заявке №2022720528, поданной 01.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022720528 в отношении товаров 05 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) и 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком "" по свидетельству №252654 с приоритетом от 14.06.2002, зарегистрированным на имя ПЕРФОМАНС ХЭЛС, ЛЛЦ, 1245 Хоум Авеню, Акрон, Огайо 44310, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Словесный элемент «Cool the pain» (перевод.с англ.яз- остуди боль, см. translate.yandex.ru) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на назначение заявленных товаров.

Таким образом, регистрация товарного знака по заявке №2022720528 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 10.10.2023, заявитель сообщает об обстоятельствах, которые не могли быть учтены при вынесении Роспатентом оспариваемого решения.

Так, заявитель сообщает, что противопоставленный товарный знак "BIOFREEZE" по свидетельству № 252654 принадлежит заявителю, но на момент вынесения Решения был зарегистрирован с указанием прежних наименования и адреса компании. Изменения в наименование и адрес правообладателя на "Рекитт Хелс Пейн (ЮЭс) ЛЛК, 399 Интерпейс Паркуэй, Парсиппани, Нью-Джерси 07054, Соединенные Штаты Америки" внесены в Государственный реестр 19.09.2023. После внесения сведений об изменении наименования правообладателя противопоставленного товарного знака, основания для отказа по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса должны быть сняты.

Заявитель согласен с мнением экспертизы в части признания словесного элемента "COOL THE PAIN" неохраняемым.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.06.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.04.2022) подачи заявки №2022720528 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение «» по заявке №2022720528 состоит из словесных элемента «BIOFREEZE», «COOL THE PAIN», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из трех прямоугольных фигур под словом «BIO». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ препятствовал товарный знак «» по свидетельству №252654 с датой приоритета от 14.06.2002. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, которым признаны однородными испрашиваемые товары.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 19.06.2023.

Так, заявителем инициировано внесение изменений в наименование и адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №252654 с «ПЕРФОМАНС ХЭЛС, ЛЛЦ, 1245 Хоум Авеню, Акрон, Огайо 44310, Соединенные Штаты Америки (US)» на "Рекитт Хелс Пейн (ЮЭс) ЛЛК, 399 Интерпейс Паркуэй, Парсиппани, Нью-Джерси 07054, Соединенные Штаты Америки", которые опубликованы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 19.09.2023.

Ввиду совпадения в одном лице заявителя по заявке №2022720528 и владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №252654 отпали правовые основания для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №252654 преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2022720528 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ, так как на момент рассмотрения возражения, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2023, отменить решение Роспатента от 19.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022720528.