Правообладателем международной регистрации №916710 с конвенционным приоритетом от 31.07.2006, произведенной в отношении товаров 7 класса МКТУ, указанных в перечне, является Дайсева Сейки Кабусики Кайся (Биг Дайсева Сейки Ко., Лтд.), Япония.
Знак по международной регистрации №916710 представляет собой обозначение «BIG-PLUS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.10.2008 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916710. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 7 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).
Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №916170 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «BIG» по свидетельству №279577 в отношении однородных товаров 7 класса МКТУ.
При этом экспертизой указано, что словесный элемент «PLUS» является неохраноспособным, так как не обладает различительной способностью в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.
Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.01.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:
- элемент «PLUS» (плюс) неразрывно связан со словом «BIG» (большой), что придает обозначению в целом, а также его элементу «PLUS» оригинальное смысловое восприятие;
- элемент «PLUS» включен в качестве охраняемого элемента в большое количество товарных знаков, в том числе и в принадлежащую заявителю международную регистрацию №916367;
- сравниваемые знаки имеют фонетическое, графическое и смысловое отличия;
- заявителем получено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916170 в отношении товаров 7 класса МКТУ.
Лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения об отказе и предоставлении правовой охраны международной регистрации №916170 на территории Российской Федерации в отношении товаров 7 класса МКТУ.
Заявителем представлены:
1. Распечатки из словарей.
2. Письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916170.
3. Решение по международной регистрации №916367.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (31.07.2006) конвенционного приоритета международной регистрации №916170 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.
Правилами установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (абзац третий пункта 2.3.1); общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (абзац шестой пункта 2.3.1).
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Знак по международной регистрации №916710 представляет собой обозначение «BIG-PLUS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом.
Анализ показал, что словесный элемент PLUS» (плюс) является слабым элементом, используемым в составе товарных знаков разных правообладателей, однако сам по себе не относится к обозначениям, упомянутым в пункте 2.3.1 Правил.
Противопоставленный в отношении однородных товаров 7 класса МКТУ товарный знак по свидетельству №279577 представляет собой слово «BIG», выполненное заглавными буквами латинского алфавита наклонным шрифтом красного цвета с горизонтальными полосками.
Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического вхождения противопоставленного товарного знака в состав заявленного обозначения, а именно совпадения элементов «BIG» в начальной позиции.
Совпадение данных значимых элементов («BIG» - большой, крупный, высокий [см. Интернет словарь ABBY Lingvo]) определяет и семантическое сходство сравниваемых знаков.
Отличие в цветовом исполнении сопоставляемых знаков и используемых шрифтах не может быть решающим при определении сходства обозначений в целом в силу наличия фонетического и семантического сходства.
Вывод экспертизы об однородности товаров 7 класса МКТУ заявителем не оспаривается.
Следовательно, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров правомерен.
Вместе с тем, представленное заявителем согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №279577 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №916170 в отношении товаров 7 класса МКТУ устраняет причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанной международной регистрации.
Таким образом, основания для вывода о несоответствии вышеуказанной международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 7 класса МКТУ отсутствуют.