Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №398879 произведена 20.01.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «РУСКЛИМАТ», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 11 класса МКТУ – «аппараты воздухонагревательные; устройства для охлаждения воздуха; воздухонагреватели, в том числе инфракрасные (ИК) обогреватели; электрические завесы; водяные завесы».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №398879 представляет собой словесное обозначение «ПРОРАБ PRORAB», выполненное в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.09.2010 выражено мнение о том, что регистрация №398879 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак является тождественным оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, (ООО «ПРОРАБ»), получившего право на 3 данное наименование 17.10.2005г., т. е. задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

При этом ООО «ПРОРАБ» ведет активную деятельность в области изготовления и поставок на российский рынок воздухонагревательных приборов.

К возражению были приложены копии следующих источников информации:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;

2. Контракт №33 от 01.07.2009;

3. Приложения 1, 2, спецификации 1, 2, 4 к контракту №33 от 01.07.2009;

4. Дополнительное соглашение к контракту №33 от 01.07.2009;

5. Грузовые таможенные декларации.

На заседании коллегии Палаты по патентнвм спорам 01.11.2010 лицом, подавшим возражение, представлены:

6. Контракт №5 от 21.07.2008;

7. Приложение 1, спецификации 1, 2, 4 к контракту №5 от 21.07.2008;

8. Грузовые таможенные декларации;

9. Добавочные листы к грузовым таможенным декларациям;

10. Претензия ООО «Русклимат» к ООО «ПРОРАБ»;

11. Распечатка сайта ООО «Русклимат».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

— ООО «ПРОРАБ» согласно представленным материалам является покупателем, а не производителем товаров;

— в контракте №33 указан товарный знак №314768, правовая охрана которого распространяется на 7 класс МКТУ, а не на 11 класс как в оспариваемом знаке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета заявки №2008718535/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №398879 представляет собой словесное обозначение «ПРОРАБ PRORAB», выполненное в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Анализ материалов дела показал, что элементы оспариваемого товарного знака «ПРОРАБ PRORAB» воспроизводят оригинальную часть 5 фирменного наименования на русском и иностранном языках лица, подавшего возражение – Общества с ограниченной ответственностью «ПРОРАБ», получившего право на данное наименование 17.10.2005 [1], то есть до даты приоритета (10.06.2008) оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, приложенные к возражению материалы [2-5] не свидетельствуют о деятельности ООО «ПРОРАБ» по производству товаров 11 класса МКТУ или однородных им до даты приоритета оспариваемого знака.

Так, представленный контракт №33, приложения и спецификации к нему, а также таможенные декларации имеют дату позднее 10.06.2008.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, согласно данным материалам, выступает в качестве покупателя, а производителем является китайская компания, тем самым оказывая услуги по доставке товаров.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №398879 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, следует признать недоказанным.

В отношении представленных на коллегии Палаты по патентным спорам 01.11.2010 источников информации [6-11], следует указать следующее.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений.

Поскольку материалы [6-11] не представляет собой общедоступные словарно-справочные данные, они не могут быть рассмотрены в рамках поданного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.09.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №398879.