Регистрация товарного знака по заявке №2004726146/50 с приоритетом от 01.11.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.04.2006 за №304769 в отношении товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФАКТОРИАЛ», Санкт-Петербург.
На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.10.2008, об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).
Товарный знак по свидетельству №304769 представляет собой изобразительное обозначение в виде изображения квадрата синего цвета, в центре которого помещено стилизованное изображение буквы «Н» белого цвета.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №304769 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.
Заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса обоснована в заявлении наличием у него исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 214941 и 317099, а также столкновением на рынке интересов его лицензиата и правообладателя оспариваемого знака и соответствующим судебным разбирательством между ними.
Корреспонденцией от 13.08.2009 и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.12.2009, лицом, подавшим заявление, были представлены следующие материалы:
– распечатки сведений о регистрациях на имя лица, подавшего заявление, товарных знаков по свидетельствам №№ 214941 и 317099, копия свидетельства на товарный знак №214941 – на 6 л. [1];
– копия уведомления Роспатента о государственной регистрации лицензионного договора о предоставлении лицом, подавшим заявление, права использования товарного знака по свидетельству №214941 лицензиату, копия лицензионного договора – на 5 л. [2];
– копии уставов лица, подавшего заявление, и его лицензиата, выписки из ЕГРЮЛ – на 8 л. [3];
– распечатка сведений о судебном разбирательстве в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области между лицензиатом лица, подавшего заявление, и правообладателем оспариваемого знака, копия определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о принятии искового заявления к производству и назначении предварительного и судебного заседаний – на 4 л. [4];
– копия заявления лица, подавшего заявление, и его лицензиата в Санкт-Петербургское УФАС России о признании действий правообладателя оспариваемого знака недобросовестной конкуренцией – на 8 л. [5];
– копия таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности – на 2 л. [6].
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.12.2009, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство о рассмотрении заявления только в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ.
В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 22.09.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.12.2009, с приложением копии заявления.
На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился.
При этом следует отметить, что уведомление Палаты по патентным спорам от 22.09.2009 о назначении даты заседания коллегии на 14.12.2009, отправленное в почтовый адрес правообладателя, было возвращено почтовым отделением в Палату по патентным спорам с отметкой «возвращается за истечением срока хранения», а соответствующее уведомление, отправленное в адрес представителя правообладателя, было получено им 29.09.2009, согласно почтовому уведомлению о вручении заказного письма.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.
Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2009, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.
В соответствии с абзацем 2 пункта 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 6] и его ходатайство от 14.12.2009 о рассмотрении заявления только в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие заинтересованности у лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении этих товаров в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.
В частности, следует отметить, что лицо, подавшее заявление, обладает исключительным правом на изобразительный товарный знак по свидетельству №214941, который тождествен элементу, доминирующему в составе оспариваемого товарного знака. Указанный товарный знак лица, подавшего заявление, зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ и товаров 17 класса МКТУ, являющихся сопутствующими по отношению к товарам 07 класса МКТУ, приведенным в перечне товаров оспариваемой регистрации.
Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 12.08.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.
Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.
В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №304769 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 12.08.2009.