Словесное обозначение «» по заявке №2020710002 с приоритетом от 28.02.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020710002. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 378073 с приоритетом от 26.10.2007) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «» (по свидетельству № 432162 с приоритетом от 27.05.2010) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [2];

- со знаком «Elasan» (международная регистрация № 787668 с приоритетом от 30.07.2002) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [3];

- со знаком «ALECENSA» (международная регистрация № 1164550 с конвенционным приоритетом от 05.12.2012) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем был скорректирован заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ до позиций: «диагностические препараты, а именно препараты, предназначенные для флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии»;

- заявителем было получены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-4].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.06.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем было указано, что в материалах дела содержатся оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3], датированные 01.03.2021, 13.03.2021 и 11.03.2021 соответственно.

Кроме того, заявителем к возражению был приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.02.2020) поступления заявки №2020710002 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита в две строки.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4].

Противопоставленные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№ 378073 [1], 432162 [2] представляют собой словесные обозначения, выполненные оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки «Elasan», «ALECENSA» по международным регистрациям №№ 787668 [3], 1164550 [4] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены письменные согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 378073 [1], 432162 [2] и по международным регистрациям №№ 787668 [3], 1164550 [4] для предоставления правовой охраны словесному обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ «диагностические препараты, а именно препараты, предназначенные для флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии» (согласно материалам заявки оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3] поступили 19.04.2021; заявителем с материалами возражения от 03.08.2021 был приложен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака [4]).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «» и противопоставленные товарные знаки [1-4] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-4] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 12.06.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2020710002 в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.08.2021, отменить решение Роспатента от 12.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020710002.