Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2018755339 с приоритетом от 14.12.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.09.2019 за №725600 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «АТЛАНТ», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что элемент «ЮРАТЛАНТ» оспариваемого знака является сходным до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком по свидетельству №148345, включающим в себя словесный элемент «АТЛАНТ» и зарегистрированный в отношении широкого перечня товаров и услуг.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство до степени смешения элемента «ЮРАТЛАНТ» с противопоставленным товарным знаком обусловлено тем, что словесный элемент «ЮР» является слабым и указывает на вид оказываемых услуг (связанных с юриспруденцией), а сильный элемент «АТЛАНТ» является тождественным с противопоставленным знаком, а на необходимость учета сильных и слабых элементов товарного знака и обозначения обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10).

При этом в решении Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2017 г. по делу №СИП-581/2016, которым признаны сходными до степени смешения товарные знаки «ПАПАСВЕТОФОР» и «СВЕТОФОР», сказано, что суд не усматривает иного семантического значения у обозначения «ПАПАСВЕТОФОР», нежели то, которое было выявлено Роспатентом. Обозначение «ПАПАСВЕТОФОР» отсутствует в словарях и справочниках. Между элементами «ПАПА» и «СВЕТОФОР» отсутствует смысловая связь и первый словесный элемент не изменяет значение второго. По мнению лица, подавшего возражение, аналогичная правовая позиция применима при сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком.

Несмотря на то, что словесный элемент «ЮР» не указан в качестве неохраняемого, он является характеризующим и уточняющим, а как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

В подтверждение указанного лицо, подавшее возражение, ссылается на ряд судебных решений, в том числе, на постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017, от 03.04.2014 по делу № СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу № СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу № СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 № 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу № СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 № 300-КГ17- 1908 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу № СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу № СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 № 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016.

При этом в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу №СИП-605/2016 и от 21.05.2018 по делу №СИП-210/2017 дополнительно отмечено, что не имеет значения, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на пункт 162 Постановления №10, где указано, что смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Услуга «услуги юридические» 45 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеет высокую, близкую к идентичности, степень однородности с услугой «юридические службы» 42 класса МКТУ, в отношении которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак, следовательно, вероятность смешения сравниваемых товарных знаков может иметь место и при их низкой степени сходства (если, по мнению Роспатента, сравниваемые обозначения имеют низкую степень сходства).

Согласно подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в силу пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 этой статьи.

Элемент «ЮРАТЛАНТ» оспариваемого товарного знака является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №725600 недействительной полностью, как произведенную в нарушение требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором выразил несогласие с мнением лица, подавшего возражение.

Правообладатель считает, что лицо, подавшее возражение, не осуществляет реальную экономическую деятельность на территории Российской Федерации по введению в гражданский оборот услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, обращая внимание на отсутствие документов, каким-либо образом демонстрирующих ведение лицом, подавшим возражение, деятельности по оказанию указанных услуг.

Ранее лицо, подавшее возражение, уже обращалось с аналогичными возражениями против предоставления правовой охраны тому же знаку обслуживания по мотивам сходства его до степени смешения с другим принадлежащим тому же заявителю знаком обслуживания «АТЛАНТ» по свидетельству Российской Федерации № 665114 (возражение от 14.08.2023). Настоящее возражение в этой части основано на тех же самых доводах о вхождении словесного элемента «АТЛАНТ» в состав оспариваемого товарного знака. Указанному доводу была дана оценка и решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.01.2024 в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана знака обслуживания по свидетельству №725600 оставлена в силе. Как указано в решении, «несмотря на полное фонетическое вхождение слова «АТЛАНТ» в оспариваемый товарный знак, данное обстоятельство не может обуславливать несоответствие спорного товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, иными словами, в данном случае, отсутствуют основания для применения правовой нормы, предусмотренной пунктом 10 статьи 1483 Кодекса».

Указанная позиция Роспатента была полностью поддержана Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении заявления ООО «Атлант» о признании недействительным решения Роспатента (дело № СИП-145/2024). Каких-либо оснований для переоценки тех же самых обстоятельств при рассмотрении настоящего возражения не имеется.

По мнению правообладателя, действия лица, подавшего возражение, направлены не на защиту исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, а на создание препятствий для осуществления нормальной деятельности добросовестного участника гражданского оборота, что противоречит требованиям статьи 10 Кодекса.

Правообладатель также выражает несогласие с утверждением лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения оспариваемого комбинированного товарного знака «» с противопоставленным товарным знаком «». При этом в отзыве указано, что знак обслуживания по свидетельству №148345 не зарегистрирован в отношении услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические», в связи с чем не может использоваться на законных основаниях в качестве средства индивидуализации соответствующих услуг. Также отмечено, что оспариваемый знак обслуживания зарегистрирован в отношении услуг «услуги юридические» 45 класса МКТУ, без уточнения перечня, в то время как противопоставленный знак обслуживания зарегистрирован в отношении конкретной услуги «юридические службы», что лишает их признаков однородности.

При рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дела № СИП-3/2024 лицо, подавшее возражение, настаивал на том, что им при оказании юридических услуг использовался именно знак обслуживания «АТЛАНТ» по свидетельству №665114, который, по его мнению, полностью входит в состав знака обслуживания по свидетельству №148345 «в несколько измененном виде». Указанный довод был полностью отвергнут Судом по интеллектуальным правам, прекратившим досрочно правовую охрану товарного знака по свидетельству № 665114 по ряду услуг 45 класса МКТУ, с которым согласился Президиум Суда по интеллектуальным правам, указав следующее: «Проанализировав спорный товарный знак и товарный знак по свидетельству Российской Федерации №148345, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что словесные элементы указанных товарных знаков выполнены в существенно различной графической манере, товарный знак по свидетельству Российской Федерации №148345 состоит из словесного и изобразительного элементов, что приводит к изменению существа спорного товарного знака и определяет различный объем предоставляемой правовой охраны. Суд первой инстанции оценил и отклонил довод общества о том, что с учетом того, что основную индивидуализирующую функцию в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации №148345 выполняет словесный элемент «АТЛАНТ», который является оригинальным и акцентирует на себе внимание потребителя, доказательства использования этого товарного знака свидетельствует об использовании спорного товарного знака. Приняв во внимание положения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, суд первой инстанции обоснованно пришел к тому выводу, что указание словесного элемента без графической проработки и изобразительного элемента, которые использованы в указанном выше товарном знаке, меняет существо товарного знака, и представленные доказательства не свидетельствуют о его использовании в контексте названных положений гражданского законодательства. Кроме того, суд первой инстанции обратил внимание и на поведение самого правообладателя, зарегистрировавшего за собой различные товарные знаки, содержащие словесный элемент «АТЛАНТ». Притом что государственная регистрация юридически тождественных товарных знаков не допускается, правообладатель сам исходит из того, что существо знаков в данном случае разное».

Изложенное свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, продолжая проявлять недобросовестное поведение, фактически рассматриваемые возражения заявил не в целях защиты собственного права, а в целях уклонения от возможных нежелательных последствий нарушения им самим права правообладателя оспариваемого им знака обслуживания: так, заявляя о сходстве до степени смешения двух противопоставляемых знаков обслуживания, лицо, подавшее возражение, не может не осознавать, что, используя принадлежащий ему знак, не зарегистрированный в 45 классе МКТУ, при индивидуализации соответствующих услуг он тем самым нарушает зарегистрированное в этом классе и в отношении этой услуги право правообладателя. В этом контексте становится вполне очевидной причина, по которой податель возражения изначально подменял фактически используемый им не зарегистрированный в 45 классе МКТУ знак обслуживания по свидетельству №148345 не используемым им знаком обслуживания по свидетельству №665114: намерение ввести в заблуждение компетентный орган относительно обстоятельств использования/неиспользования указанных знаков обслуживания. Точка в этом деле уже поставлена Президиумом Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 29 июля 2024 года, копия которого прилагается к настоящему отзыву.

Также правообладатель считает, что лицо, подавшее возражение, не представило сведений об осуществлении им реальной экономической деятельности по введению в гражданский оборот услуг 42 класса МКТУ «юридические службы», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе регистрацию товарного знака по свидетельству №725600.

К отзыву приложены следующие документы:

1. Решение Роспатента от 15 января 2024 года с Заключением коллегии.

2. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-3/2024.

3. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 июля 2024 года.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.12.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ЮРАТЛАНТ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного здания в греческом стиле.

Доминирующее положение в композиции оспариваемого товарного знака занимает словесный элемент «ЮРАТЛАНТ», представляющий собой фантазийное слово, не имеющее смыслового значения, что подтверждается отсутствием его в качестве лексической единицы в толковых словарях русского языка.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №148365 представляет собой комбинированное обозначение «», выполненное наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена, в частности, в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ: «юридические службы».

Согласно возражению предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривается в отношении услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические».

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса (к которым относится пункт 10 статьи 1483 Кодекса), могут быть поданы заинтересованным лицом.

Для признания заинтересованности лица, подавшего возражение, по основаниям, предусматривающим противопоставление исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (относительные основания – пункты 6 и 10 статьи 1483 Кодекса), достаточным является тот факт, что это лицо обладает исключительным правом на противопоставленный оспариваемому товарному знаку объект интеллектуальной собственности – товарный знак по свидетельству №148365, зарегистрированный в отношении однородных услуг, который, по его мнению, входит в оспариваемый товарный знак как элемент.

Принимая во внимание указанное, коллегия делает вывод о наличии заинтересованности ООО «Атлант» в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №725600.

Одним из мотивов настоящего возражения является несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у лица, подавшего возражение, более раннего исключительного права на товарный знак «», зарегистрированный, в частности, в отношении вышеуказанных услуг 42 класса МКТУ «юридические службы».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В результате сравнения оспариваемого товарного знака с товарным знаком на тождество и сходство установлено, что они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующим.

Действительно, словесный элемент «АТЛАНТ» противопоставленного знака полностью входит в оспариваемый товарный знак, что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, несмотря на имеющееся фонетическое вхождение, сравниваемые комбинированные товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, что обусловлено использованием в знаках совершенно разных изобразительных элементов, имеющих разную форму и разное смысловое наполнение, использованием разных шрифтовых решений – в одном случае это стандартный шрифт, в другом – оригинальный шрифт, при котором слово «АТЛАНТ» с трудом прочитывается за счет графического совмещения букв «АТ» в начале слова и «НТ» - в конце этого слова. Кроме того, обозначения имеют разную длину и разное композиционное построение, в частности, в оспариваемом знаке изобразительный и словесный элементы расположены на одной строке, а в противопоставленном – изобразительный элемент размещен над словесным элементом. Все указанное в совокупности оказывает существенное влияние на восприятие сравниваемых знаков потребителями, при котором последние не способны смешивать эти знаки в гражданском обороте.

В связи с отсутствием смыслового значения у словесного элемента «ЮРАТЛАНТ» оспариваемого товарного знака оценить сравниваемые обозначения с точки зрения их семантического сходства не представляется возможным.

В отношении довода возражения о том, что наличие в оспариваемом знаке части «ЮР» не исключает семантического ассоциирования товарного знака со словом «АТЛАНТ», коллегия считает необходимым отметить, что обозначение «ЮРАТЛАНТ» является вымышленным, так как отсутствует в словарных источниках информации, выполнено слитно со словом «АТЛАНТ» и в отличие от приведенного в возражении обозначения «ПАПАСВЕТОФОР» произносится без паузы с одним ударением.

Что касается того, что «ЮР» является сокращением от слова «юридический», следует отметить, что у этого элемента есть и другие значения, не указанные лицом, подавшим возражение, а именно 1. Открытое, обычно возвышенное место, не защищенное от ветров, 2. Бойкое, открытое место, где всегда собирается, толпится много народу (см. Онлайн-словари, например, Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой. 2012) Таким образом, сравниваемые комбинированные обозначения не являются сходными в целом, несмотря на некоторое сходство их отдельных элементов, поскольку, как было указано ранее, они производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, что не позволяет их ассоциировать друг с другом в гражданском обороте.

Анализ однородности услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические», в отношении которых оспаривается товарный знак, и услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, а именно «юридические службы» показал, что они являются однородными, поскольку представляют собой деятельность правового характера, которая осуществляется юристами или юридическими фирмами для защиты законных интересов и прав клиентов, в качестве которых могут выступать как физические, так и юридические лица. Таким образом, сравниваемые услуги относятся к одному роду услуг, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

В связи с отсутствием сходства сравниваемых товарных знаков вероятность смешения в гражданском обороте вышеуказанных услуг в случае их маркировки сопоставляемыми товарными знаками также отсутствует.

Согласно доводам возражения, оспариваемый товарный знак также не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Для целей применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса важно учитывать особенности применения данной нормы, действие которой направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда спорный фрагмент, присутствуя в композиции товарного знака, приводит к нарушению прав на объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат иным лицам.

Такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова или изображения в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

Таким образом, необходимо определить, исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, воспринимается ли спорное слово (изображение) в качестве автономной единицы обозначения.

При проведении такого анализа коллегия установила, что в композиции оспариваемого обозначения присутствует единственный словесный элемент «ЮРАТЛАНТ», существенным образом определяющий общее зрительное впечатление от обозначения и акцентирующий на себе основное внимание потребителя, в который фонетически входит слово «АТЛАНТ». Вместе с тем, важно отметить, что это слово не воспринимается как слабая автономная/отдельно расположенная/ самостоятельная часть в композиции оспариваемого товарного знака, которая выполняет независимую от других элементов фонетическую и смысловую роль.

Таким образом, несмотря на полное фонетическое вхождение слова «АТЛАНТ» в оспариваемый товарный знак, данное обстоятельство не может обуславливать несоответствие спорного товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, следовательно, в данном случае, отсутствуют основания для применения правовой нормы, предусмотренной пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.

Что касается многочисленных ссылок возражения на решения и постановления Суда по интеллектуальным правам, то они не могут быть учтены в рамках данного административного дела, поскольку факты, установленные этими судебными актами, не имеют преюдициального значения для рассматриваемого возражения, так как предметом рассмотрения были другие товарные знаки и иные основания и фактические обстоятельства, при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения этих дел.

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака о недобросовестном поведении и злоупотреблении правом со стороны лица, подавшего возражение, которое является правообладателем противопоставленного товарного знака, не может быть рассмотрен в рамках данного возражения, поскольку правообладателем не представлено решения уполномоченного органа (суда), которым установлено злоупотребление правом со стороны лица, подавшего возражение, при приобретении исключительного права на противопоставленный товарный знак.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.06.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №725600.