Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2016720536, поданной 08.06.2016, зарегистрирован 19.12.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 639723 на АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 25.02.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 639723 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 146827 (дата приоритета: 11.08.1995 г.), 587114 (дата приоритета: 14.08.2015 г.), 587116 (дата приоритета: 26.10.2015 г.), 597876 (дата приоритета: 21.04.2015 г.), 599828 (дата приоритета: 11.02.2014 г.), 601274 (дата приоритета: 14.08.2015 г.), объединенными словесным элементом «ТАУФОН / Тауфон», зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 и 10 классов МКТУ;

- анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по фонетическому признаку сходства показал, что они включают в свой состав фонетически сходные словесные элементы «ТАУФРИН» и «ТАУФОН». Указанные словесные элементы состоят из трех слогов ([ТА-У-ФРИН] и [ТА-У-ФОН]) и характеризуются близким составом гласных звуков (в оспариваемом товарном знаке - [а-у-и], в противопоставленных товарных знаках - [а-у-о]) и близким составом согласных звуков (в оспариваемом товарном знаке - [т-ф-р-н], в противопоставленных товарных знаках - [т-ф-н]). Указанные словесные элементы характеризуются тождественным звучанием начальных частей обозначений и сходством звучания конечных частей. Кроме того, необходимо учитывать, что в сравниваемых товарных знаках совпадающие части («ТАУФ») расположены в начале обозначений, то есть именно с них начинается восприятие и воспроизведение товарных знаков потребителями;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются словесными и выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, что свидетельствует об их графическом сходстве. Кроме того, сравниваемые знаки характеризуются наличием совпадающих букв и их одинаковым расположением по отношению друг к другу, а также примерно равной длиной сходных словесных элементов;

- словесные элементы «ТАУФРИН» и «ТАУФОН» сравниваемых товарных знаков являются фантазийными, в связи с чем провести анализ их сходства по семантическому критерию не представляется возможным. Вместе с тем, фантазийный характер сходных элементов и наличие в них совпадающих звуков, усиливают вероятность восприятия сравниваемых словесных товарных знаков как сходных до степени смешения;

- товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары, содержащиеся в перечне противопоставленных товарных знаков, характеризуются высокой степенью однородности, поскольку непосредственно совпадают, соотносятся как род-вид или относятся к одним родовым группам, имеют одинаковые назначение, условия реализации, круг потребителей, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми;

- учитывая высокую степень сходства товарных знаков и высокую степень однородности товаров, в отношении которых они зарегистрированы, маркированные ими товары могут быть восприняты потребителями, как произведенные одним лицом, то есть имеющие один источник происхождения;

- на имя лица, подавшего возражение, также зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам № 635888 («ТАУФОН ТАБС»), № 660723 («Тауфон Табс Лютеин») и № 660724 («ТАУФОН») с более поздними датами приоритета, продолжающие серию знаков АО «Тауфарм»;

- товарные знаки «ТАУФОН» приобрели определенную долю известности на рынке за счет длительного и интенсивного использования и активного продвижения продукции АО «Тауфарм» на рынке;

- АО «Тауфарм» - российская компания, ведущая свою деятельность в фармацевтическом секторе, эксперт в области продвижения безрецептурных лекарственных средств. Организованная в 2013 году компания достигла серьезных успехов в области продвижения безрецептурных препаратов. В своей деятельности компания «Тауфарм» ориентирована на своевременный и полный контроль качества продукции, её доступность и безопасность для потребителей, научно-исследовательские проекты в области инновационных технологий, надежное и долговременное сотрудничество с партнерами. «Тауфон» - один из наиболее известных и популярных брендов компании «Тауфарм».

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639723 полностью.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, а также на заседании коллегии, состоявшемся 28.05.2019, были представлены следующие материалы:

- распечатки оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1];

- распечатка сайта лица, подавшего возражение [2];

- письмо компании «Mediascope» от 06.02.2019 [3];

- отчет компании «IQIVA» с распечаткой информации о переименовании данной компании [4];

- регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 26.02.2018 №РЗН2017/5573 [5];

- распечатки информации из сети Интернет [6];

- распечатка Государственного реестра лекарственных средств [7];

- выписка из ЕГРЮЛ [8].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленные знаки не являются сходными по фонетическому, визуальному, графическому критериям сходства;

- обозначение «ТАУФОН» при произношении разделяется на две части: ТАУ

– ФОН, при этом «ТАУ» - буква греческого алфавита; «ФОН» - общая основа. Обозначение «ТАУФРИН» также при произношении разделяется на две части: ТАУ

- ФРИН, но окончание «ФРИН» не является значимым словом и его звучание существенно отличается от окончания «ФОН»;

- сравниваемые обозначения совпадают в первой произносимой части «ТАУ» (букве греческого алфавита), являющейся слабым элементом, и существенно различаются во второй части «ФОН» и «ФРИН» фонетически, семантически и графически. При этом с точки зрения семантики «ТАУФРИН» - можно воспринимать как «фрин» - нечто фантазийное с приставкой «тау». А «ТАУФОН» - как некий «фон» с приставкой «тау»;

- обозначение «ТАУФРИН» не может быть принято потребителем за обозначение «ТАУФОН»;

- правообладатель противопоставленных регистраций АО "ТАУФАРМ" не является изготовителем фармацевтических препаратов, а занимается лишь их продвижением. В возражении преувеличивается значимость правообладателя противопоставленных товарных знаков Акционерного общества "ТАУФАРМ", которое, согласно данным из сети Интернет, имеет уставной капитал 10000 руб., основной вид деятельности: «Торговля оптовая фармацевтической продукцией», количество сотрудников - 14;

- товары под обозначением «Тауфон» выпускаются пятью производителями. Таким образом, представление о принадлежности этого товара (глазные капли) одному изготовителю заведомо ложно;

- не рассматривается в возражении влияние на однородность назначения фармацевтического препарата, указанного в перечне товаров, и вещества, используемого в фармацевтическом препарате, а также особенности маркировки лекарственных средств. В соответствии со статьей 46 (маркировка лекарственных средств) Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об обращении лекарственных средств" на первичной и вторичной упаковках лекарственных препаратов указывается: наименование лекарственного препарата (международное непатентованное или торговое наименования), наименование производителя лекарственного препарата;

- оба лекарства состоят из вещества «Таурин», латинское название «Taurine», используемого как офтальмологическое средство. «Таурин» - торговое наименование и международное непатентованное наименование, поэтому обязательно, согласно вышеприведенному закону, указывается на упаковке, то есть обязательно используется совместно с товарными знаками;

- сравнение этикеток товаров, маркированных сравниваемыми знаками, однозначно показывает, что наряду с различными товарными знаками указано назначение - глазные капли, используемое вещество и производитель. И поскольку международное непатентованное наименование «Таурин» используется в лекарствах, в частности, в глазных каплях, выпускаемых большим количеством производителей, как в сочетании с товарными знаками, например: «Дибикор», «КардиоАктив», «Офтофон», Таустин, Игрель, Офтофон и т.д., так и без использования товарных знаков, потребитель вынужден тщательно относиться к выбору глазных капель по товарному знаку и производителю;

- правообладатель основан в 2002 году, имеет уставной капитал 332789000 рублей, основной вид деятельности: производство лекарственных препаратов, количество персонала: 1368 сотрудников, выручка за реализованные лекарства за 2017 год составила 3658374000 рублей. Затраты на рекламу выпускаемой продукции с 2013 года по 2018 год составили 1380579723 рублей. АО ПФК «Обновление» широко известно в Российской Федерации, благодаря выпуску большого количества лекарств.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены фотоматериалы, на которых изображены упаковки продукции лица, подавшего возражение, и правообладателя [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.06.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицо, подавшее возражение, является производителем безрецептурных лекарственных препаратов, при этом препарат «Тауфон» является одним из наиболее популярных и известных товаров данной компании. Указанный словесный элемент «Тауфон» положен в основу серии товарных знаков лица, подавшего возражение, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальные буквы «Т» и «Б» - заглавные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Т» в словесном элементе «Тауфон» - заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» (4) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальные буквы «Т» и «Р» - заглавные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» (5) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с наклоном вправо, начальная буква «Т» - заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» (6) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Т» в словесном элементе «Тауфон», а также начальная буква «П» в слове «Первая» - заглавные. Словесные элементы «Первая помощь» являются неохраняемыми элементами знака. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных (1-6) знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из единственного индивидуализирующего элемента «ТАУФРИН».

Противопоставленные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков лица, подавшего возражения, которая объединена словесным элементом «Тауфон», являющегося их оригинальным «сильным» элементом, по которому в первую очередь происходит запоминание знаков потребителем.

Фонетический анализ элементов, несущих основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых знаках, а именно «ТАУФРИН» и «Тауфон», показал, что они имеют близкое звучание. Так, сравниваемые словесные элементы характеризуются тождеством звучания начальных частей («тауф-»), что является важным критерием при определении их сходства, поскольку именно с начальных частей начинается произношение обозначений. Кроме того, сравниваемые словесные элементы имеют близкий состав согласных звуков и букв (совпадающими являются три согласных звука – т, ф, н), а также близкий состав гласных букв и звуков (совпадающими являются два гласных звука из трех – «а», «у»), причем совпадающие буквы и звуки расположены в одинаковой последовательности. Изложенное обусловливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

При этом коллегия исходила из того, что в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании». Сопоставляемые знаки отличаются 2 буквами («О» / «И» и «Р»).

Правообладателем приводится довод о том, что в словесных элементах «ТАУФОН» и «ТАУФРИН» частица «тау-» является буквой греческого алфавита, элемент «-фон» - общая основа, а элемент «-фрин» - не является значимым словом. Таким образом, словесные элементы «ТАУФОН» и «ТАУФРИН» при произношении делятся на два слога «тау-фон» и «тау-фрин», при этом окончания «- фрин» и «-фон» существенно отличаются и приводят к различному звучанию сравниваемых слов в целом. Следует согласиться с правообладателем в том, что сравниваемые словесные элементы не являются тождественными и имеют отличные окончания. Вместе с тем, как указывалось выше, сходство знаков было установлено на основе идентичного звучания их начальных частей («тауф-»), являющихся более значимыми для запоминания и воспроизведения.

Сравниваемые знаки близки по графическому восприятию, поскольку являются словесными, выполнены буквами русского алфавита стандартными шрифтами без применения какой-либо оригинальной графики, написание большинства букв в словах «ТАУФОН» и «ТАУФРИН», «Тауфон» совпадает – т, а, у, ф, н. Учитывая изложенное, сравниваемые знаки производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Словесные элементы «ТАУФОН» и «ТАУФРИН» не содержатся в лексике русского языка, в связи с чем не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные знаки (1-6) ассоциируются друг с другом в целом на основании близкого фонетического звучания и графического исполнения слова «ТАУФРИН» и словесного элемента «ТАУФОН», положенного в основу серии знаков лица, подавшего возражение.

Что касается анализа товаров, в отношении которых действуют права на сопоставляемые знаки, необходимо отметить следующее.

Товарный знак по свидетельству № 639723 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «капли глазные; лекарства от глазных болезней; мази противовоспалительные; препараты гигиенические для медицинских целей; препараты и вещества фармацевтические с противовоспалительными свойствами; препараты противовоспалительные; препараты фармацевтические для глазной и внутриглазной хирургии; растворы для промывки глаз; средства для лечения глаз; смазывающие глазные капли; средства антибактериальные; средства офтальмологические; средства противовоспалительные; средства фармацевтические для лечения болезней глаз». Указанные товары представляют собой препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей, относящиеся преимущественно к области офтальмологии.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 146827, 587114, 587116, 597876, 599828, 601274 зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, относящихся, в том числе, к препаратам, средствам и веществам для медицинских и фармацевтических целей, то есть содержат в своих перечнях общие понятия, относящиеся к фармацевтике.

Товары 05 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков характеризуются высокой степенью однородности, поскольку непосредственно совпадают либо соотносятся как род-вид. Так, противопоставленные товарные знаки (1-6) содержат в своем перечне товары 05 класса МКТУ, представляющие собой общие родовые позиции по отношению к товарам 05 класса МКТУ оспариваемого знака.

Кроме того, сравниваемые товары могут иметь одно назначение и круг потребителей, а также иметь одинаковые условия реализации, быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

При этом коллегия усматривает, что товары 10 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (2-4, 6), относящиеся к приборам и инструментам медицинским, оборудованию стоматологическому, хирургическому, аппаратуре для анализов и диагностики и т.д., не являются однородными товарам 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации ввиду различных условий производства, круга потребителей, каналов сбыта, не совпадают и назначение сравниваемых товаров. Так, например, приборы и инструменты, медицинское оборудование приобретаются, как правило, больницами, клиниками для использования их врачами для обследования, лечения пациентов и т.д., тогда как препараты 05 класса МКТУ приобретаются средними российскими потребителями для использования в личных целях. Кроме того, товары 10 класса МКТУ противопоставленных знаков реализуются либо на отдельных полках с фармацевтическими приборами, либо в специализированных магазинах медицинского оборудования, приборов, аппаратуры, инструментов. Также, сравниваемые товары 05 и 10 классов МКТУ производятся на различных предприятиях, с применением различных технологий. В связи с изложенным, смешение товаров 10 класса МКТУ противопоставленных регистраций с товарами 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака маловероятно.

Однородность сравниваемых товаров 05 класса МКТУ правообладателем не оспаривается. Однако, согласно отзыву на возражение потребитель не может воспринимать продукцию, маркированную сравниваемыми знаками, как исходящую от одного лица, поскольку препарат «ТАУФОН» производят пять различных изготовителей (ФГУП «Московский эндокринный завод», ООО ФК «СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА», ЗАО «Верофарм (Белгород), ОАО «Фармстандарт-УфаВита», «Лабораторио Эдол-Продутос Фармасеутикос С.А.» (Португалия). Вместе с тем, ФГУП «Московский эндокринный завод», ООО «СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА», ОАО «Фармстандарт-УфаВита» являются лицензиатами лица, подавшего возражение. ООО «СЛАВЯНСКАЯ АПТЕКА» в 2012 году перестало выпускать препарат под обозначением «Тауфон» [7]. Португальская компания «Лабораторио Эдол-Продутос Фармасеутикос С.А.» производят препарат «Тауфон» по заказу лица, подавшего возражение [5-6]. Таким образом, упомянутые в отзыве лица (ФГУП «Московский эндокринный завод», ЗАО «Верофарм (Белгород), ОАО «Фармстандарт-УфаВита», «Лабораторио Эдол-Продутос Фармасеутикос С.А.» (Португалия) являются связанными с АО «Тауфарм» и продукция, маркированная обозначениями, включающими словесный элемент «ТАУФОН», исходит от одной группы компаний.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров 05 классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы. Таким образом, товарный знак по свидетельству №639723 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом, необходимо отметить, что материалы и информация правообладателя и лица, подавшего возражения, свидетельствующие об известности их компаний и объемах реализованной продукции, не имеют отношения к вопросу о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639723 недействительным полностью.