Комбинированное обозначение «» по заявке № 2016749410 с приоритетом от 26.12.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Роспатентом 16.03.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016749410 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя ООО «Элемент» (г.Воронеж) товарными знаками:

- «» по свидетельству №612292 (1) с приоритетом от 25.03.1997, в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- «» по свидетельству №467871 (2) с приоритетом от 05.05.2011, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- «» по свидетельству №486870 (3) с приоритетом от 11.05.2012, в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными;

- заявитель считает, что противопоставленные товарные знаки были приобретены у различных лиц после подачи ООО «Бизнес Партнерство» заявки на государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2016749410;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков обратился в Воронежское УФАС России на заявителя и ООО «Пивные традиции Воронеж», имеющего товарный знак «Мистер Сом» по заявке №2017710173, которые незаконно используют обозначение «Сом» при производстве и реализации пива;

- согласно заключению от 09.11.2017 комиссия УФАС России по Воронежской области при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства пришла к выводу, что товарные знаки «Сомовское» (2), «Сомовское» (3) не являются тождественными или сходными до степени смешения с обозначениями «СОМ»;

- визуально товарный знак «Сомовское» (3) и заявленное обозначение «СОМ» являются сходными только в части изображения рыбы – сом;

- фонетическая составляющая вышеуказанных товарных знаков является сходной в силу присутствия в сравниваемых обозначениях буквосочетания «СОМ», по всем остальным фонетическим параметрам (слог, часть речи, смысловая нагрузка и т.д.) указанные словосочетания не являются тождественными или сходными до степени смешения;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков не использует в гражданском обороте обозначения «Сомовское» или «Сом».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия заключения об обстоятельствах дела № 328- 14.6к/13 о нарушении антимонопольного законодательства от 09.11.2017 (1);

- копия Экспертного заключения от 27.09.2017 (2).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.12.2016) поступления заявки №2016749410 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», содержащее стилизованное изображение рыбака с удочкой и пойманным сомом на плече. В нижней части обозначения расположен словесный элемент «СОМ», выполненный заглавными буквами русского алфавита серо-синего цвета с белыми бликами. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в белом, черном, коричневом, желтом, зеленом, сером, сером, серо-синем, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение «», в центральной части которого расположен словесный элемент «СОМ», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, обрамленный сверху и снизу двумя широкими лентами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение «», включающее стилизованное изображение сома с пивной кружкой, под которым расположена лента, содержащая словесный элемент «СОМОВСКОЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сером, желтом, зеленом, желто-золотом цветовом сочетании, в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

В заявленном комбинированном обозначении, также как и в противопоставленных комбинированных товарных знаках (1), (3), наиболее сильными элементами, несущими в себе индивидуализирующую нагрузку, являются словесные элементы «СОМ», «СОМОВСКОЕ», поскольку внимание потребителя в первую очередь концентрируется именно на них, что в итоге и определяет общее зрительное впечатление, производимое данными обозначениями в целом.

Учитывая изложенное, при определении сходства заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков за основу должны быть взяты словесные элементы «СОМ» и «СОМ», «СОМОВСКОЕ».

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «СОМ».

Согласно Толковому словарю русского языка, М., «Азь», 1993 г., с.772, слово «СОМ» - крупная пресноводная бесчешуйчатая хищная рыба.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2, 3) также следует признать сходными по семантическому признаку сходства, поскольку словесные элементы «СОМ» и «СОМОВСКОЕ» являются однокоренными словами, несущими в себе подобия заложенных в обозначениях понятий и идей, связанных с рыбой – сом.

По звуковому критерию сходства заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2, 3) являются сходными в силу тождественного звучания начальной части «СОМ» в словесном элементе «СОМОВСКОЕ».

Графически заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (3) имеют некоторые визуальные различия, однако присутствующий в знаках изобразительный элемент в виде стилизованного изображения одной и той же рыбы

- сом, а также выполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита (русского), позволяет коллегии прийти к выводу о визуальном сходстве сравниваемых обозначений. Кроме того, роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и смысловое сходство, обеспечивающее ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Заявленные товары 32 класса МКТУ «пиво» являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво», указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (2, 3), в силу их идентичности.

Заявленные товары 32 класса МКТУ «пиво» и товары 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», приведенные в перечне противопоставленного товарного знака (1), коллегией признаны однородными на основании следующего.

Согласно статьи 2 Федерального закона от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха».

В этой связи сопоставляемые товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «алкогольные напитки», имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для товаров, относящихся к той же категории товаров, что и товары противопоставленного товарного знака (1), а именно алкогольной продукции, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, установленное коллегией сходство сопоставляемых обозначений и однородность товаров 32, 33 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) до степени смешения в отношении однородных товаров.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Коллегия отмечает, что предметом рассмотрения дела в ФАС России является нарушение антимонопольного законодательства, в связи с чем не может быть применено в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как правомерно указано в решении Роспатента от 16.03.2018.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 16.03.2018.