Оспариваемый изобразительный товарный знак по заявке №2014739434 с приоритетом от 25.11.2014 зарегистрирован 22.08.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №584593 на имя ООО «ГАНЕША», Воронежская область, г. Борисоглебск (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №584593 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, ведет свою деятельность с 1911 года и на сегодняшний день является одним из ведущих мировых производителей кормов для домашних животных, в том числе под торговым названием «KITEKAT»;

- лицо, подавшее возражение, использует стилизованное изображение кота для индивидуализации кормов для животных в своей коммерческой деятельности, которое является произведением дизайна и графики (далее - "Произведение") и подлежит охране на основании положений статей 1256 и 1259 Кодекса;

- Произведение зарегистрировано на территории Европейского союза в качестве товарного знака: «» товарный знак ЕС № 004977039 в отношении товаров и услуг 05, 31 и 44 классов МКТУ, дата приоритета - 23 марта 2006 года, дата регистрации - 10 апреля 2007 года;

- данное Произведение также охраняется в иных вариантах;

- лицом, подавшим возражение, подана заявка №2017734958 на регистрацию Произведения в качестве товарного знака для товаров 31 класса МКТУ. Принимая во внимание сходство Произведения и оспариваемого товарного знака, данный товарный знак станет препятствием к регистрации заявленного обозначения, а, следовательно, и к правомерному использованию Произведения лицом, подавшим возражение, в своей коммерческой деятельности на территории Российской Федерации;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с Произведением;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении однородных товаров, для которых используется Произведение;

- авторские права лица, подавшего возражение, на Произведение возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- вывод о сходстве оспариваемого товарного знака с Произведением подтверждает специалист в области искусствоведения в заключении от 2 августа 2017 года. Указанный вывод основан на общем композиционном построении, пропорциональном соотношении в общей композиции (например, схожее соотношение размера ушей по отношению к голове, схожее соотношение размера носа и глаз по отношению к голове), погрудным изображение в виде "портрета" в три четверти, одинаковым выбором ракурса и т.д.;

- наличие риска возникновения ассоциации между сравниваемыми обозначениями у потребителей подтверждается, в частности, проведенным опросом общественного мнения, который был проведен Фондом содействия изучению общественного мнения "ВЦИОМ" в ноябре 2017 года среди 1500 респондентов;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 31 класса МКТУ "корма для животных". Произведение используется для маркировки кормов для животных, которые предлагаются к продаже в странах Европейского союза. Товары, маркированные Произведением, предлагаются к продаже и в Российской Федерации посредством онлайн-магазинов.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584593 недействительным в отношении товаров 31 класса МКТУ.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены следующие материалы:

1. Информация о товарном знаке № 584593 на 1 л. в 1 экз.;

2. Информация о Лице, подавшем возражение, на 35 л. в 1 экз.;

3. Информация о товарных знаках Европейского союза № 004977039, №002637064 и № 002637064 лица, подавшего возражение, на 34 л. в 1 экз.;

4. Информация о заявке № 2017734958 на 1 л. в 1 экз.;

5. Копия экспертного заключения на 59 л. в 1 экз.;

6. Отчет ВЦИОМ о мнении респондентов о сходстве или различии комбинированных обозначений, использующихся на упаковке корма для кошек, на 17 л. в 1 экз.;

7. Копия нотариального протокола, подтверждающего использование Произведения на русскоязычных веб-сайтах в сети Интернет, на 178 л. в 1экз.;

8. Копия нотариального протокола, подтверждающего использование Произведения лицом, подавшим возражение, до даты приоритета товарного знака, на 57 л. в 1 экз.;

9. Копии Постановления СИП от 20 ноября 2014 года по делу № А40- 13480/2014 и Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 года № 3691/06 на 15 л. в 1 экз.;

10. Информация о персонажах мультипликационных фильмов на 6 л. в 1 экз.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №584593, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- из возражения следует, что лицо, подавшее возражение, усматривает нарушение принадлежащих ему авторских прав на изображение кота в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака, однако отсутствие документального подтверждения наличия таких прав не позволяет признать заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку;

- лицом, подавшим возражение, не были представлены необходимые сведения о конкретном авторе изображения кота и о правообладателе исключительного права на него;

- регистрации товарных знаков в странах ЕС не свидетельствуют о наличии авторских прав у лица, подавшего возражение, а лишь подтверждают права на средства индивидуализации на той территории, где они зарегистрированы;

- обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, было разработано по заказу правообладателя архитектором-дизайнером Хвастуновым Сергеем Вячеславовичем, который является дипломированным специалистом в области дизайна;

- факт подачи заявки на регистрацию товарного знака на имя лица, подавшего возражение, сам по себе не может свидетельствовать о его заинтересованности, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель);

- из информации, размещенной на указанных лицом, подавшим возражение сайтах, нельзя сделать вывод о каком-либо столкновении интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака или сходного с ним обозначения на рынке товаров 31 класса МКТУ;

- русскоязычные веб-сайты в сети Интернет не подтверждают использование изображения кота лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации;

- в возражении присутствуют различные стилизованные изображения котов. При этом все они отличаются от изобразительного элемента оспариваемого товарного знака, как по цветовому сочетанию, так и по внешней форме, позе и другим деталям;

- отчет с результатами социологического исследования, представленный лицом, подавшим возражение, не применим в качестве доказательства по настоящему делу, в силу имеющихся очевидных графических отличий сравниваемых обозначений.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 584593.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия пришла к следующему выводу.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.11.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.Оспариваемый товарный знак по свидетельству №584593 является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения кота, держащего одной лапой табличку в форме овала, обрамленную красной линией, на которой помещен словесный элемент «Mrcat», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, другая лапа кота поднята вверх с вытянутым большим пальцем, на шее у кота расположен галстук-бабочка. Знак выполнен в черном, белом, сером, темно-сером, темно-красном, зеленом, голубом, синем, темно-синем, бежевом, светло-розовом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 31 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Из материалов возражения следует, что лицо, подавшее возражение, считает, что нарушены, принадлежащие ему авторские права на изображение кота.

Однако материалы возражения не содержат необходимых сведений о принадлежности данного объекта лицу, подавшему возражение, поскольку отсутствуют какие-либо данные об авторе изображения кота, а также об обладателе исключительного права на него.

Таким образом, отсутствие документального подтверждения наличия авторских прав на оспариваемое изображение не позволяет признать лицо, подавшего возражение, заинтересованным в подаче возражения по нарушении принадлежащих ему авторских прав.

Кроме того, коллегия отмечает, что наличие регистраций товарных знаков в странах Европейского Союза не свидетельствует о наличии авторских прав у лица, подавшего возражение, а лишь подтверждают права на средства индивидуализации на той территории, где они зарегистрированы.

При этом, данные товарные знаки не имеют охраны на территории Российской Федерации.

Также необходимо отметить, что из возражения невозможно определить какое изображение кота, по мнению лица, подавшего возражение, является объектом авторского права, поскольку в представленных документах присутствуют различные изображения котов, в том числе натуралистические.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №584593 положениям, предусмотренным требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.01.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №584593.