Комбинированный товарный знак со словесным элементом «БОРИСЪ СМИРНОВЪ» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.05.2002 г. за № 213025 по заявке № 2001740018/50 с приоритетом от 21.12.2001г. на имя Закрытого акционерного общества «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А.Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 18, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, комбинированный товарный знак включает словесное обозначение «БОРИСЪ СМИРНОВЪ», помещенное в контур вензельного типа, увенчанного дворянской короной. Сочетание «БОРИСЪ СМИРНОВЪ», выполненное одномерным шрифтом, представляет собой историческое написание имени и фамилии Бориса Смирнова, являющегося праправнуком П.А.Смирнова и основателем фирмы правообладателя, занимающейся организацией производства ликероводочной и винодельческой продукции по старинным рецептам предка Бориса Смирнова.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.11.2005г. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №213025, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 г. (далее – Закон), а также подпункта (14.4.2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента 29.11.1995 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ 08.12.1995г. за № 989, введенных в действие с 29.02.1996 г. (далее – Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «СМИРНОВЪ» по свидетельству № 163000 с приоритетом от 10.10.1997, зарегистрированным для однородных товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ;

- словесные элементы «СМИРНОВЪ» доминируют в сопоставляемых регистрациях и факт тождества этих элементов обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом;

- фонетическое сходство подтверждается совпадением общего в сравниваемых товарных знаках доминирующего словесного элемента «СМИРНОВЪ», имеющего характерное окончание на буквенный элемент «Ъ»;

- визуальное сходство обусловлено выполнением сравниваемых товарных знаков в кириллице, в черно-белом цветовом сочетании;

- семантическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено наличием общего словесного элемента «СМИРНОВЪ», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- товары 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ и услуги 35, а также услуги 42 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются идентичными или однородными товарам и услугам тех же классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака;

- сходство словесных элементов и однородность товаров и услуг позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в целом в отношении однородных товаров и услуг;

- подтверждением изложенной позиции являются вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, установивших сходство товарных знаков со словесным элементом «Борисъ Смирновъ» (свидетельства №№ 255091; 222933; 243424; 222997) с товарным знаком по свидетельству № 163000, противопоставляемым оспариваемой регистрации.

На основании этого, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 213025 недействительной в отношении товаров 29, 30, 32, 33, услуг 35, а также части услуг 42 классов МКТУ.

К возражению приложены копии упомянутых решений и постановлений арбитражных судов г. Москвы первой и апелляционной инстанций [1].

Правообладателем был представлен отзыв на возражение, в котором он, проанализировав доводы возражения, делает вывод о несостоятельности приведенных доводов, обосновывая правомерность регистрации товарного знака со словесным элементом «БОРИСЪ СМИРНОВЪ» следующим:

- словесный элемент «СМИРНОВЪ», представляющий русскую фамилию, является неохраноспособным элементом;

- добавление имени к фамилии придает фамилии «СМИРНОВЪ» необходимые отличительные характеристики, указывает на определенную личность и, как следствие, ассоциируется у потребителя с конкретным, а не с абстрактным лицом;

- правообладатель является обладателем исключительного права на ряд товарных знаков, объединенных общим словесным элементом «СМИРНОВЪ»: свидетельства №№ 119253, 143631, 143632;

- акционером ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве» является единственный потомок П.А.Смирного в Российской Федерации.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака «БОРИСЪ СМИРНОВЪ».

К ответу на возражение приложены следующие материалы:

1.Копии статей из журналов на 6л. [2];

2.Копии документов, подтверждающих родственную связь Б.А.Смирнова с П.А.Смирновым на 5л. [3];

3.Копии наградных листов Б.А.Смирнова на 3л. [4];

4.Копии статей из средств массовой информации на 68л. [5].

Изучив материалы дела, доводы, представленные лицом, подавшим возражение, и правообладателем, заслушав присутствующих, проанализировав представленные в деле материалы и документы, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.12.2001г.), правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений согласно пункту 14.4.2.4 Правил используются признаки сходства словесных и изобразительных элементов, регламентированные пунктами 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 213025 является комбинированным и представляет собой изображение горизонтально вытянутого щита, на фоне которого размещен словесный элемент «БОРИСЪ СМИРНОВЪ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета одинаковой величины. Над щитом помещено изображение короны. Поскольку в оспариваемом товарном знаке оба слова выполнены буквами одного размера, они играют равную роль в формировании образа, и нет оснований для вывода о доминировании какого-либо из слов.

Доводы возражения основаны на сходстве оспариваемого товарного знака с ранее зарегистрированным на имя иного лица комбинированным товарным знаком по свидетельству № 163000, который представляет собой словесный элемент «СМИРНОВЪ», выполненный по дуге стандартным шрифтом буквами русского алфавиты белого цвета на фоне изогнутого овала красного цвета. При этом буква «С» повторяет очертание дуги и внутри нее размещена буква «м», за которой следуют другие буквы.

Анализ оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков по основным критериям сходства показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «СМИРНОВЪ».

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «БОРИСЪ», который придает ему иное, отличное от противопоставленного товарного знака звучание и смысловую окраску.

Действительно, словесный элемент оспариваемого товарного знака «БОРИСЪ СМИРНОВЪ» не совпадает со словесным элементом противопоставленного товарного знака «СМИРНОВЪ» по большинству признаков сходства словесных обозначений: количеству слогов, составу гласных, согласных и т.д., что обуславливает отсутствие сходства сопоставляемых знаков по фонетическому фактору сходства.

Семантика словесного элемента «СМИРНОВЪ» определяется исключительно смысловым значением данного слова, представляющего собой широко распространенную русскую фамилию, выполненную с использованием букв дореволюционного русского алфавита, которая сама по себе обладает слабой различительной способностью с точки зрения средства индивидуализации товаров и услуг.

В отличие от противопоставленного товарного знака «СМИРНОВЪ», который не ассоциируется с конкретным лицом, оспариваемый товарный знак «БОРИСЪ СМИРНОВЪ» вызывает ассоциации с конкретным реально существующим человеком, а именно Борисом Смирновым, который является одним из потомков знаменитого производителя спиртных напитков царской России Петра Арсеньевича Смирнова [3]. Борис Смирнов известен благодаря тому, что он ведет активную предпринимательскую и общественно-политическую деятельность, о чем свидетельствуют представленные публикации в СМИ [2], [4], [5]. Написание в оспариваемом товарном знаке имени современника с использованием старорусской грамматики (с буквой «ъ» в конце слов) обусловлено стремлением Б.А.Смирнова подчеркнуть преемственность традиций своего предка.

Указанные факты обуславливает отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по семантическому фактору сходства.

Сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление, что обусловлено количеством словесных элементов, входящих в состав знаков, различиями пространственного положения элементов в композициях знаков, внешними контурами фигур, на которых они расположены. Кроме того, наличие изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке усиливает различие сопоставляемых знаков.

Таким образом, вследствие выявленных отличий можно говорить о том, что обозначения визуально воспринимаются по-разному.

Установленное отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства снимает необходимость анализа однородности перечней товаров и услуг.

Таким образом, не выявлено оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому комбинированному товарному знаку по свидетельству № 213025 предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Представленные лицом, подавшим возражение, судебные акты [1] не могут быть приняты во внимание, поскольку содержащиеся в них выводы сделаны в отношении других товарных знаков (в частности, в них явным образом доминирует слово «СМИРНОВЪ»), которые не являются предметом настоящего спора.

В особом мнении, поступившем в федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.10.2007, лицо, подавшее возражение утверждает, что решение коллегии «противоречит фундаментальным положениям законодательства о товарных знаках, обстоятельствам дела, решениям судов по аналогичным делам и нарушает единообразие применения норм права».

Указанные доводы являются субъективным мнением лица, подавшего возражение, и приведены без учета аргументов, изложенных в мотивировочной части решения коллегии Палаты по патентным спорам, состав которой был утвержден Председателем Палаты по патентным спорам, принятого в результате всестороннего и объективного изучения представленных материалов и доводов сторон.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.11.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «БОРИСЪ СМИРНОВЪ» по свидетельству №213025