Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 04.02.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.10.2019 за №728912 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ на имя ООО «ХУБИОФАРМ», 127006, Москва, пер. Воротниковский, 8, стр. 1, пом. II, ком. 3М (RU) (далее - правообладатель).

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №728912 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения к нему сводятся к следующему:

- в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

- решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «MELANOTAN МЕЛАНОТАН» (свидетельство № 728912 от 01.10.2019 г.) является незаконным и подлежит признанию недействительным полностью;

- согласно общедоступной информации, размещенной в сети «Интернет»: «Меланотан - это синтетический гормон, который вводится через иглу под кожу, чтобы стимулировать пигментные клетки в организме к выработке большего количества меланина, что, в свою очередь, дает вам загар». «Меланотан II является синтетическим аналогом пептидного гормона α - меланоцитарстимулируюшего гормона (α-MSH), который стимулирует меланогенез и усиливает сексуальное возбуждение». «Меланотан 2 - это синтетический аналог альфа-меланин, который используется для стимуляции загара путем увеличения уровня меланина в коже»;

- следовательно, «Меланотан» - это синтетический гормон для выработки меланина, т.е. является общепринятым термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров для загара («автозагара»), т.е. меланотан - это действующее вещество для загара, в связи с чем принятие решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака «MELANOTAN МЕЛАНОТАН» (свидетельство № 728912) является незаконным, т.к. все товары для загара содержат синтетический гормон Меланотан, о чем и указывается на данных товарах для загара, что ограничивает конкуренцию и создает для правообладателя ООО «ХУБИОФАРМ» преимущества по сравнению с другими производителями;

- данный факт также подтверждает и ООО «ХУБИОФАРМ» в своих возражениях в отношении решения о регистрации товарного знака «magicmelanotan», правообладателем которого является ИП Докучаев К.А., что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №1001133, указывая следующее: «слово «Меланотан» стало нарицательным именем и используется повсеместно, в связи со сложностью произношения научного названия «альфа-меланоцитстимулирующий гормон», но этот факт не может нарушать право на защиту товарного знака, как пример, словами «памперс» и «джип» принято называть все подгузники и внедорожники, но данные товарные знаки в связи с этим не утрачивают право на защиту. То есть фактически бренд «Меланотан», кроме средства для улучшения загара, ничего обозначать не может, что может привести к смешению обозначений у конечного пользователя, так как основное слово «Меланотан» присутствует в обеих формах и является доминирующей в их структуре и звучании»;

- ИП Докучаев К.А. является правообладателем товарного знака «magicmelanotan», что подтверждается свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №1001133 (заявка №2023767669 от 27.07.2023г., срок действия регистрации истекает 27.07.2033г.). ООО «ХУБИОФАРМ», воспользовавшись своим преимуществом, возникшим на основании исключительного права на товарный знак «MELANOTAN МЕЛАНОТАН» по свидетельству №728912, в целях ограничения конкуренции подало возражение в Роспатент на товарный знак по свидетельству №1001133, принадлежащий ИП Докучаеву К.А.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №728912.

Приложения:

1. Распечатка товарного знака Меланотан.

2. Копия свидетельства на товарный знак №1001133.

3. Распечатка из WikipediA The Free Encyclopedia от 06.03.2024 с понятием «Меланотан».

4. Копия инструкции по применению инъекционного Melanotan 2 (Меланотан 2).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с мотивами возражения и дополнения к нему в представленном отзыве, а также в дополнениях к нему, мотивированных следующими доводами:

- ООО «Хубиофарм» удалось найти источники представленных заявителем цитат: 1. «Меланотан» - это синтетический гормон, который вводится через иглу под кожу, чтобы стимулировать пигментные клетки в организме к выработке большего количества меланина, что в свою очередь, дает вам загар» - текст взят с сайта https://www.novochag.m/krasota/uhod-za-licom-i-telom/, который является журналом «Новый очаг», пишущим о семье и детях, здоровье и диетах, об устройстве дома и интерьера. Полезные советы, вкусные рецепты и последние новости дома и семьи». Дата публикации данной статьи 13.07.2022, ООО «ХУБИОФАРМ» на этот момент вела свою деятельность под обозначением «МЕЛАНОТАН MELANOTAN»;

- 2. «Меланотан II является синтетическим аналогом пептидного гормона α меланоцитстимулирующего гормона (a-MSH), который стимулирует меланогенез и усиливает сексуальное возбуждение», - эта цитата взята из англоязычной «Википедии» https://en.wikipedia.org/wiki/MelanotanII, которая привлекалась к ответственности за нарушение законов Российской Федерации, а также является сервисом, который может быть отредактирован в любой момент времени и любым лицом. При этом цитата вырвана из контекста, «Меланотан П», согласно данному тексту, разрабатывался для лечения женской сексуальной дисфункции и эректильной дисфункции, но в дальнейшем разработки были прекращены. Соответственно, даже приведенные цитаты говорят о том, что термин не является общеизвестным, так как им могут обозначаться различные вещи, а, соответственно, разные люди могли бы его воспринимать по-разному. У словесного элемента нет устойчивого значения;

- «Меланотан 2 - это синтетический аналог альфа-меланин, который используется для стимуляции загара путем увеличения уровня меланина в коже» - цитата взята с интернет-сайта фитнес-клуба «Зебра-Алтуфьево» - https://zebra-altufyevo.ru/info/interesnoe/melanotan-2. Дата публикации данной информации - 27.01.2024. В возражении не представлены источники, которые бы являлись научными журналами, государственными или международными базами данных;

- сам словесный элемент «Меланотан/Melanotan» является полностью фантазийным, придуманным словом, производным от слов «афамеланотид» (международное непатентованное название, зарегистрированное Всемирной организацией здравоохранения), «альфа-меланоцитстимулирующий гормон» (общепринятое научное обозначение химического вещества) и слова английского алфавита «tan» (в переводе на русский язык «загар»). Этот пептид был открыт в университете штата Аризона в США в результате исследования субстанций, способных стимулировать выработку меланина в коже, и в научных кругах назывался именно как альфа-меланоцитстимулирующий гормон (альфа-меланотропин), как пример, научная статья, опубликованная PubMed Central USA в октябре 1980 года «Протокол Natl Acad Sci U.S. Α. 1980 Октябрь 77 (10): 5754-5758» (ссылка на источник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC350149/?page=l), из которой следует, что «Melanotan» для обозначения искусственно синтезированного альфа-меланоцит-стимулирующего гормона не используется, что также подтверждается и другими научными источниками;

- обозначение «Меланотан» было впервые представлено в качестве товарного знака на территории США в 2002 году. На территории Российской Федерации ранее право на товарный знак «Меланотан» также принадлежало иностранному юридическому лицу - «Епитан Лимитед», почтовый адрес: Левел 13, 1 Коллинз Стрит, Мельбурн, Виктория 3000, Австралия (свидетельство о государственной регистрации товарного знака №312269, срок действия с 11 мая 2005 года по 11 мая 2015 года), а с 2019 года и по настоящее время принадлежит ООО «ХУБИОФАРМ»;

- по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в настоящий момент товарный знак «Melanotan» является зарегистрированным брендом на территории 27 стран Европейского союза и Великобритании №№: UK00913945308, 013945308. Во многих странах «Меланотан» прошел регистрацию как бренд и там также проводились экспертизы в государственных учреждениях, у которых не возникло никаких сомнений в законности;

- ООО «ХУБИОФАРМ» обладает следующей информацией: «Непатентованные названия находятся в списке МНН (международные непатентованные названия), в котором отсутствуют названия лекарственного вещества «Меланотан», там это вещество зарегистрировано как «Афамеланотид», то есть мы не сможем никогда зарегистрировать товарный знак Афамеланотид для лекарств, но в составе лекарственного средства обязательно указание Афамеланотида, что и является общеизвестным научным термином в медицинских кругах для этого вещества: https://portal.eaeunion.orafeites/odata/re^;

- ООО «ХУБИОФАРМ» отмечает, что судебная практика содержит примеры, где слова, которые вошли во всеобщее употребление, продолжают охраняться в качестве товарного знака, так «употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса), например, в письменных публикациях или устной речи». (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2023 г. №С01- 2414/2022 по делу №АЗЗ-14168/2022);

- при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из того, что восприятие этого обозначения осуществляется потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров, в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию;

- ООО «ХУБИОФАРМ» просит принять во внимание отсутствие словесного элемента «Меланотан» в словарно-справочных источниках, этот словесный элемент не обладает семантическим значением, в связи с чем является фантазийным по отношению к товарам, для которых ему предоставлена правовая охрана (https://dic.academic.m/searchall.pto);

- лицо, подавшее возражение, не приводит доказательства ни по одному из критериев отсутствия различительной способности у оспариваемого обозначения;

- приведенные в возражении цитаты из Интернета не дают представления о количестве людей, которые могли с ними ознакомиться, объемах продукции, географии продаж, факта введения обозначения в гражданский оборот, интенсивности использования различными не связанными друг с другом производителями, отсутствия связи между различными производителями. Представленные в возражении сведения являются декларативными, так как основываются исключительно на источниках, прямо не свидетельствующих о введении товаров в гражданский оборот;

- на данный момент времени продукция под обозначением «МЕЛАНОТАН» ООО «ХУБИОФАРМ» может быть известна потребителям, но доказательств общеизвестности слова «МЕЛАНОТАН» потребителям в возражении не приведено;

- ООО «ХУБИОФАРМ» указывает также о неоднозначности информации, присутствующей в сети Интернет относительно слова «МЕЛАНОТАН», что было подтверждено и лицом, подавшим возражение;

- ИП Докучаев К.А. реализует продукцию под товарным знаком «Magicmelanotan». В ходе изучения информации из открытых источников, а именно из Единого реестра сертификатов и деклараций соответствия «Национальной системы аккредитации» (https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration), получены сведения о регистрации ИП Докучаевым К.А. косметического средства «Magicmelanotan» ЕАЭС N RU Д-НК.РА07.В.65304/23 от 19.09.2023;

- при детальном изучении представленной декларации установлено, что продукция ввезена на территорию Российской Федерации из Гонконга 703 Admiralty Centre Tower 1,18 Harcourt Road, 51.925181°, -8.607971° (указанные в адресе координаты при проверке ведут в Ирландию (Приложение 15)), цель ввоза продукции- для проведения испытаний в качестве проб (образцов), для целей подтверждения соответствия, сведения о прохождении таможенного оформления отсутствуют (Приложение 13);

- реализация указанной продукции широкому кругу лиц на территории Российской Федерации является незаконной. В предоставленной декларации производителем косметической продукции указано иностранное юридическое лицо-Ecliq, зарегистрированное на территории Гонконга. При проверке открытых реестров юридических лиц Китая и Гонконга (https://traderegistry.hk/) установлено, что компания Ecliq на территории Гонконга и Китая не зарегистрирована (Приложение 14), при этом на коробке с косметическим средством, реализуемым ИП Докучаевым К.А. через интернет - сайт «ОЗОН», указан иной производитель средства - Alphex Biochemical Corp. 703 Admiralty Centre Tower 1, 18 Harcourt Road. Данная компания также отсутствует в открытом реестре юридических лиц Китая и Гонконга (Приложение 14), что может служить доказательством того, что реализуемая ИП Докучаевым К.А. в свободном доступе через интернет-ресурсы продукция не имеет официального производителя, а производится неизвестным кустарным способом;

- в ходе контрольной закупки (фототаблица прилагается в приложении 16) было установлено, что согласно инструкции по применению продукции «Magicmelanotan» она предназначена для назальных ингаляций содержимого, что по способу применения относит эту продукцию к лекарственным средствам. Согласно пункту 39 статьи 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ, контрафакт - лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства. Согласно статье 57 этого же закона Продажа фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств, контрафактных лекарственных средств запрещается. Следовательно, ИП Докучаев К.А. ввел продукцию «Magicmelanotan» в гражданский оборот с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, за которое предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Своими действиями ИП Докучаев К.А. может нанести вред неограниченному кругу лиц и его деяния являются антиобщественными, в связи с чем ИП Докучаева К.А. нельзя считать добросовестным участником рынка и законным заинтересованным лицом.

На основании изложенного в отзыве выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Приложения:

- снимок экрана интернет-журнала «Новый очаг», сайт https://www.novochag.ru/krasota/uhod-za-licom-i-telom/chem-opasnv-inekcii-zagara-vmesto- solyaria [5];

- снимок экрана «Википедии», сайт https://en.wikipedia.org/wiki/MelanotanII [6];

- снимок экрана сайта фитнес-клуба, сайт https://zebra-altufvevo.ru/info/interesnoe/melanotan-2 [7];

- снимок экрана с научной статьей PubMed Central USA, сайт https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC350149/?page=l [8];

- снимки экрана с международными регистрациями «MELANOTAN» [9];

- снимки экрана с информацией из Единого реестра сертификатов и деклараций соответствия «Национальной системы аккредитации», сайт https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration [10];

- снимок экрана из Справочника международных непатентованных наименований лекарственных средств [11];

- снимок экрана из словаря «Академик», сайт https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=МЕЛАНОТАН [12];

- снимок экрана Единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, ЕАЭС N RU Д-НК.РА07.В.65304/23 от 19.09.2023 [13];

- снимок экрана открытых реестров юридических лиц Китая и Гонконга [14];

- снимок экрана сервиса «Яндекс.Карты» [15];

- снимки контрольной закупки [16].

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.02.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №728912 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов и расположенное на двух строках.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ - средства для ухода за кожей косметические; средства для загара, включая средства для загара без помощи солнца (автозагара) и 05 класса МКТУ - медикаменты для человека; изделия гигиенические для медицинских целей.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку испрашивается в отношении всех указанных товаров в связи с тем, что элемент «Меланотан» является общепринятым термином и вошедшим во всеобщее употребление обозначением в отношении товаров для загара (автозагар).

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Как указано в подпункте 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, являющихся общепринятыми терминами. Указанное положение относится к терминам, связанным с определенной деятельностью, осуществляемой при производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг.

Термин – это слово или словосочетание, призванное обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии.

При этом основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.

В данном случае в возражении не приведены официальные источники информации, являющиеся терминологическими словарями или специализированной литературой в области производства косметических и гигиенических средств, а также медикаментов для человека, к которым относятся вышеуказанные товары 03 и 05 классов МКТУ.

Отсутствие сведений о словесном элементе «Меланотан/Melanotan» в словарях терминов не позволяет признать это обозначение общепринятым термином в соответствующей области производства товаров. Приведенные в возражении выдержки с сайтов сети Интернет, в том числе с англоязычного сайта WikipediA The Free Encyclopedia, не относятся к официальным источникам информации, а именно специализированным словарям терминов и, кроме того, размещенная на страницах сайтов информация, что также указано и в отзыве правообладателя, имеет более позднюю дату, нежели дата приоритета оспариваемого знака.

Таким образом, коллегией установлено, что материалы возражения не содержат доказательств того, что словесный элемент «Меланотан/Melanotan» представляет собой общепринятый термин в области, связанной с производством косметики, в том числе средств для загара, как указано в возражении.

С учетом изложенного и в отсутствие соответствующих доказательств у коллегии не имеется оснований для отнесения обозначения «Меланотан/Melanotan» к терминам, характерным для области производства косметических, лечебных и гигиенических средств, к которой относятся товары, охраняемые товарным знаком по свидетельству №728912, что не позволяет признать элемент «Меланотан» и оспариваемый товарный знак в целом не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о том, что «Меланотан» является действующим веществом средств для загара, т.е. относится к международным непатентуемым наименованиям лекарственных средств, не имеет документального подтверждения в материалах возражения. Вместе с тем, как следует из материалов отзыва, представленных правообладателем, обозначение «Меланотан» отсутствует в Справочнике международных непатентованных наименований лекарственных средств https://portal.eaeunion.org [11].

Что касается довода возражения о вхождении обозначения «Меланотан» во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно средств для загара, то коллегия отмечает, что для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление в качестве наименования товара определенного вида, т.е. превращения его в видовое понятие, необходимо доказать использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями; применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными независимыми друг от друга производителями; применение обозначения в течение длительного времени.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широкого круга потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимно-однозначная связь между товаром, обладающим определенными свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Во втором из перечисленных выше признаков под различными изготовителями имеются в виду независимые один от другого изготовители, т.е., например, не являющиеся дочерними предприятиями, или не связанные коммерческими соглашениями (договором концессии, лицензионным договором и т.п.).

Одним из признаков перехода обозначения, индивидуализирующего товар, в название (наименование) товара или товаров определенного вида является длительность использования такого обозначения в качестве видового названия (наименования). Длительность при этом может определяться динамическими процессами развития рынка того или иного вида товара. Но в любом случае независимые изготовители должны использовать такое обозначение в качестве названия (наименования) товара неоднократно.

Только при наличии всех перечисленных выше условий обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Такие доказательства в материалы административного дела не представлены.

Что касается ссылок возражения на некоторые сайты сети Интернет, то приведенная на страницах этих сайтов информация, как было указано выше, размещена позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не принимается во внимание коллегией в качестве доказательства использования обозначения и, кроме того, указанные сайты не содержат фактических данных об использовании обозначения «МЕЛАНОТАН/MELANOTAN» в отношении конкретных товаров.

Следовательно, основания для признания оспариваемого товарного знака вошедшим во всеобщее употребление в качестве обозначения средств для загара (автозагара) также отсутствуют.

С учетом изложенного коллегия не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №728912 не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, на которые указано в возражении.

Что касается заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании товарного знака по свидетельству №728912, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, то коллегия усматривает наличие заинтересованности указанного лица в связи c имеющимся спором между сторонами.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №728912.