Регистрация товарного знака "МОМЕНТАЛЬ" по заявке №2001740416/50 с приоритетом 17.12.2001 произведена 20.06.2003 за №249293 со сроком действия до 17.12.2011. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ на имя ЗАО "Юнипак Балтика", Санкт-Петербург. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 05.01.2003 за №32348, товарный знак "МОМЕНТАЛЬ" принадлежит Итон Ойл Тул (Кипр) Лимитед, Анис Комнинис, 29А, П.С. 1061, Никосия (CY) (далее - правообладатель).
В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака "МОМЕНТАЛЬ" по свидетельству №249293 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.
В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 21.08.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.10.2006, с приложением копии заявления.
Правообладателем в корреспонденции от 18.10.2006 к заседанию коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв, в котором отмечено следующее.
ООО "Быстров" (лицензиат) является производителем товаров "МОМЕНТАЛЬ" по лицензии, осуществляющим свою деятельность в сфере производства и маркетинга продуктов на основе злаков. ООО "Быстров" поставляет свою продукцию фирме ООО "Быстров Трейд", которая в свою очередь осуществляет реализацию и продвижение поставляемых товаров. При этом в период действия первого лицензионного договора (с 05.01.2003 до 01.07.2004) ООО "Быстров" предприняло ряд действий по получению необходимых санитарно-эпидемиологических заключений и сертификатов качества. Подобные санитарно-эпидемиологические заключения Государственной санитарно эпидемиологической службы Российской Федерации были получены для товаров, маркированных товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ" и после регистрации первого лицензионного договора. Кроме того, регистрация второго лицензионного договора между Итон Ойл Тул (Кипр) Лимитед и ООО "Быстров" на использование товарного знака "МОМЕНТАЛЬ", поданного в Роспатент 28.02.2006, должна была состояться в конце апреля 2006, а договор был зарегистрирован лишь 14.08.2006 со сроком действия до 19.02.2009. Тем не менее, лицензиат (ООО "Быстров") получил сертификаты соответствия раньше, чем договор был зарегистрирован, т.е. лицензиатом велись подготовительные работы по использованию товарного знака. Фирма ООО "Быстров Трейд" в соответствии с договором с лицензиатом (ООО "Быстров") активно продвигает его продукты "МОМЕНТАЛЬ" в средствах массовой информации.
За период действия лицензионного договора фирмой ООО "Быстров" было затрачено около полутора миллионов долларов на продвижение продукции. С согласия владельца товарного знака для реализации уже изготовленной продукции продвижение товара, маркированного товарным знаком "Моменталь", продолжалось и после истечения срока действия лицензионного договора.
На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе регистрацию товарного знака "МОМЕНТАЛЬ" по свидетельству № 249293 в отношении вышеперечисленных товаров.
В подтверждение данных доводов относительно использования оспариваемого товарного знака правообладателем представлены следующие документы:
- договор поставки от 01.10.2003 между ООО "Быстров" и ООО "Быстров Трейд") (далее - [1]);
- договор поставки от 01.01.2005 (ООО "Быстров" и ООО "Быстров Трейд") (далее - [2]);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 07.08.2003 (далее - [3]);.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 07.08.2003 (далее - [4]);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.01.2004 (далее - [5]);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.01.2004 (далее - [6]);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 14.06.2005 (далее - [7]);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 14.06.2005 (далее - [8]);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.03.2006 (далее - [9]);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.03.2006 (далее - [10]);
- Распечатка с Интернет-сайта www.bistroff.ru. (далее - [11]);
- Сертификат соответствия Госстандарта России от 18.08.2004 (далее - [12]);
- Сертификат соответствия Госстандарта России от 20.06.2005 (далее - [13]);
- Сертификат соответствия Госстандарта России от 03.04.2006 (далее - [14]);
- Сертификат соответствия Госстандарта России от 02.06.2006 (далее - [15]);
- Договор от 05.01.2004 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "Рекламное агентство ЛБЛ Медиа") (далее - [16]);
- Договор от 08.01.2004 (ООО "Быстров Трейд" и Представительство компании "Инстинкт СЕЕ Лимитед") (далее - [17]);
- Договор от 14.01.2004 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "Рекламное агентство ЛБЛ Медиа") (далее - [18]);
- Договор от 01.02.2004 (ООО "Быстров Трейд" и "Строй комплект") (далее - [19]);
- Договор от 06.02.2004 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "Принтцентр-Эльга") (далее - [20]);
- Договор от 07.05.2004 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "ТК Караван") (далее - [21]);.
- Договор от 06.02.2004 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "Принтцентр-Эльга") (далее - [22]);
- Договор от 03.06.2004 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "Коралл-Проф") (далее - [23]);
Договор от 06.02.2004 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "Принтцентр-Эльга") (далее - [24]);
- Договор от 12.07.2004 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "ПЛ Маркетинг") (далее - [25]);
- Договор от 25.08.2004 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "ХИТ-ХХ1 ВЕК") (далее - [26]);
- Договор от 26.11.2004 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "Центр маркетинговых решений "Инсайт-М") (далее - [27]);
- Договор от 24.01.2005 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "Маркетрейд") (далее - [28]);
- Договор от 01.03.2005 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "Континент') (далее - [29]);
- Договор от 01.03.2005 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "Амик Кэш Энд Керрид") (далее - [30]);
- Договор от 15.06.2005 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "Ларосс-Т") (далее - [31]);
Договор от 20.09.2005 (ООО "Быстров Трейд" и ООО Торговый дом "Ай-Си-Эс") (далее - [32]);
- Договор от 25.05.2006 (ООО "Быстров Трейд" и ООО "Торговый дом СКЛ") (далее - [33]);
- Договора №ПСМ/04/от 15.06.2004 (ООО "Типография-РАММ" и ООО "Быстров") (далее - [34]);
- Договор № ПСМ/04/22 от 14.09.2004 (ООО "Вереск-1" и ООО "Быстров") (далее - [35]);
- Образцы упаковок (далее - [36]);
- Образы пакетиков (далее - [37]).
Лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 25.10.2006, представлен отзыв, в котором отмечено следующее:
- Сведения и документы, представленные правообладателем, относящиеся к деятельности третьих лиц (ООО "Быстров Трейд"), не могут служить доказательством использования рассматриваемого товарного знака самим правообладателем или его лицензиатом (ООО "Быстров");
- Доказательства использования товарного знака первым правообладатем (ЗАО "Юнипак Балтика") могут относиться только к периоду времени с 21.07.2003 по 04.01.2004; вторым правообладателем (Итон Ойл Тул Лимитед, Кипр) - с 05.01.2004 по 21.07.2006 и лицензиатом (ООО "Быстров") - с 05.01.2004 по 01.07.2004. То есть документы, относящиеся к деятельности ООО "Быстров" до 05.01.2004 и после 01.07.2004, не могут служить доказательствами использования товарного знака правообладателя;
- На упаковке товаров, представленных правообладателем, применено комбинированное обозначение, которое существенно отличается от словесного рассматриваемого товарного знака;
- Доказательства использования товарного знака касаются вторых обеденных блюд моментального приготовления, тогда как в перечне регистрации данный товар отсутствует;
- К документам, которые возможно рассматривать в качестве доказательств использования рассматриваемого товарного знака, относятся документы [1], [2], [5], [6], [34]. Однако каждый из этих документов имеет недостатки, которые не позволяют рассматривать их в качестве достаточных доказательств надлежащего использования товарного знака. В документах [1], [2] отсутствуют сведения о том, каким образом маркировались товары, если они действительно поставлялись.
Документы [5], [6] не свидетельствуют о факте производства товара, а также о том, какой именно товарный знак был применен на данном товаре или его упаковке. Что касается документа [34], то сведений об исполнении данного договора не представлено. Таким образом, по мнению лица, подавшего заявление, отсутствуют доказательства использования рассматриваемого товарного знака.
Заседание коллегии, состоявшееся 25.10.2006, было перенесено на 15.11.2006, затем на 26.03.2007. На заседании коллегии, состоявшемся 26.03.2007, был представлен ответ на замечания лица, подавшего заявление.
В ответе правообладателя на замечания лица, подавшего заявление, отмечено следующее.
Для получения сертификатов соответствия фирма ООО "Быстров" предоставляла испытательным лабораториям партию продукции, из которой отбирались образцы для проведения испытаний.
Представленные санитарно-эпидемиологические заключения или сертификаты соответствия являются неоспоримым доказательством фактического производства товаров "МОМЕНТАЛЬ" лицензиатом (ООО "Быстров").
Осуществление производства товаров, маркированных товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ", фирмой ООО "Быстров" подтверждается также упаковками продукции с нанесенной на них датой изготовления. На каждой из представленных упаковок указана дата производства: 23.01.2004, 20.01.2004 и 26.01.2006.
Реализация лицензионной продукции "МОМЕНТАЛЬ" в период действия лицензионного договора и после истечения срока его действия осуществлялась по договору поставки с ООО "Быстров Трейд" от 01.10.2003.
Относительно второго лицензионного договора, поданного на регистрацию в Роспатент 28.02.2006, правообладателем отмечено то, что задержка в его регистрации произошла по причинам, не зависящим от правообладателя или лицензиата, что является уважительной причиной для данного дела и обстоятельством, позволяющим принять документы, относящиеся к апрелю-июлю 2006.
Кроме того, правообладателем отмечено то, что сведения о рекламе, документы, относящиеся к процессу производства товаров "МОМЕНТАЛЬ", являются дополнительными доказательства активного использования знака "МОМЕНТАЛЬ" на территории Российской Федерации.
Что касается замечаний лица, подавшего заявление, относительно применения комбинированного товарного знака на упаковке, то правообладателем отмечено следующее. Товарный знак по рассматриваемому свидетельству №249293 является словесным, и оригинальное графическое исполнение знака не влияет на его фонетическое или смысловое восприятие потребителем. Буква "О" не считается "основным изобразительным элементом", даже если ее изображение отображено в виде часов или секундомера, то есть такое изображение не отвлекает внимание потребителя от слова "МОМЕНТАЛЬ".
Таким образом, правообладателем отмечено то, что представленные документы доказывают использование рассматриваемого товарного знака "МОМЕНТАЛЬ" в отношении следующих товаров: 29 класса МКТУ - мясо, птица; мясные экстракты; овощи сушеные и подвергнутые тепловой обработке; масла и жиры пищевые, и 30 класса МКТУ - сахар, рис, саго, зерновые продукты, хлебобулочные изделия, соль, приправы; пряности.
Данное заседание коллегии, состоявшееся 26.03.2007, было перенесено по просьбе правообладателя на 26.04.2007 для возможности представления дополнительных документов.
На заседании коллегии, состоявшемся 26.04.2007, правообладателем были представлены следующие документы:
- копия товарной накладной №НФ-00417 от 18.03.2004 (далее - [38]);
- копия товарной накладной №НФ-00420 от 28.02.2004 (далее - [39]);
- копия товарной накладной №НФ-00458 от 06.02.2004 (далее - [40]);
- копия товарной накладной №НФ-00447 от 30.01.2004 (далее - [41]);
- копия платежного поручения №299 от 12.03.2004 (далее - [42]);
- копия товарной накладной №238 от 30.04.2006 (далее - [43]);
- копия товарной накладной №256 от 31.05.2006 (далее - [44]);
- копия товарной накладной №266 от 31.05.2006 (далее - [45]);
- копия товарной накладной №250 от 31.05.2006 (далее - [46]);
- копия товарной накладной №279 от 31.05.2006 (далее - [47]);
- копия платежного поручения №503 от 01.06.2006 (далее - [48]);
- копия платежного поручения №576 от 07.07.2006 (далее - [49]).
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 20.07.2006 частично.
С учетом даты регистрации (20.06.2003) товарного знака по свидетельству №249293, правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон), и Правила.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.
Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.
Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции определено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.
Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.
С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам учитывался период времени с 21.07.2003 по 20.07.2006 включительно.
Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак "МОМЕНТАЛЬ" по свидетельству №249293.
Правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №249293 является компания Итон Ойл Тул (Кипр). Лицензиатом правообладателя в период с 05.01.2004 по 01.07.2004 (в соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом 05.01.2004 за №32396) являлась фирма ООО "Быстров" (Санкт-Петербург), осуществлявшая деятельность по использованию товарного знака "МОМЕНТАЛЬ" на территории Российской Федерации: производство и маркетинг (изучение покупательского спроса, организация рекламы, проведение ценовой политики) продуктов, маркированных товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ" в обозначенный выше срок. Фирма ООО "Быстров" за 2 месяца до заключения вышеуказанного лицензионного договора активно начала использовать товарный знак "МОМЕНТАЛЬ". ООО "Быстров" в соответствии с договором [1] поставляет свою продукцию фирме ООО "Быстров Трейд", которая в свою очередь осуществляет реализацию и продвижение поставляемых товаров. Фактическое исполнение данного договора [1] в период действия лицензионного договора подтверждается документами [38] - [42]. Поставка товара согласно пункту 3.2 договора [1] оформляется товарно-транспортными накладными (документы [38] - [42]), в соответствии с которыми фирма ООО "Быстров" поставляла товар в период действия лицензионного договора (30.01.2004, 06.02.2004, 28.02.2004, 18.03.2004). При этом фирмой ООО "Быстров" была получена разрешительная документация контролирующих и сертифицирующих органов (документы [3] - [6]) на продукцию, маркируемую товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ". Правообладателем также представлены документы [20], [22], [24] и [34], согласно которым различными юридическими лицами (ООО "Принтцентр-Эльга", ООО "Типография-РАММ") по заказу ООО "Быстров Трейд" изготавливались упаковки для товара, маркируемого товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ". Широкая реклама товара, маркированного товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ" осуществлялась различными юридическими лицами (ООО "Рекламное агентство ЛБЛ Медиа", Представительство компании "Инстинкт СЕЕ Лимитед", ООО "Строй комплект", ООО "ТК Караван", ООО "Коралл-Проф") по заказу фирмы ООО "Быстров Трейд", что подтверждается документами [16] - [19], [21] , [23].
Кроме того, необходимо отметить то, что рассматриваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово "МОМЕНТАЛЬ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.
Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.
При изучении упаковок [36], [37] товаров было установлено, что на них отображен товарный знак с пространственно доминирующим словесным элементом "МОМЕНТАЛЬ", выполненным заглавными буквами русского алфавита желтого цвета с черным контуром. Буквенные элементы рассматриваемого слова исполнены шрифтом, близким к стандартному. Что касается данной цветовой гаммы, то исполнение знака в цвете является характерным для приспособления черно-белой регистрации к условиям рынка. Указанные незначительные графические изменения знака, не могут быть отнесены в данном случае к категории изменений, меняющих его существо. В этой связи, Палата по патентным спорам сочла возможным соотнесение представленной лицензиатом документации, касающейся обозначения "МОМЕНТАЛЬ" с товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ" по свидетельству №249293.
Данный вывод основывается на положениях статьи 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности, допускающей использование товарного знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной, например, в случае приспособления некоторых элементов знака под требования маркировки товара.
При этом необходимо отметить то, что на упаковках [36], [37], представленных правообладателем, содержатся сведения о следующих товарах - различные экспресс-обеды, состоящие из макарон, гречки, картофельного пюре, ячменя с беконом, риса с говядиной, курицей. Поскольку состав экспресс-обедов включает в качестве самостоятельных ингредиентов: консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, мясо, птицу, дичь, овощи, фрукты; мясные экстракты, а также рис, зерновые продукты, и в том числе хлебобулочные изделия (изделия, получаемые из теста, к которым относятся и макароны - пищевой продукт, изготовленный из пшеничного пресного теста), коллегия имеет основания для вывода об использовании знака в отношении указанных товаров.
Осуществление производства товаров, маркированных товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ", фирмой ООО "Быстров" в период действия вышеуказанного лицензионного договора (с 05.01.2004 по 01.07.2004) подтверждается вышеуказанными упаковками продукции с нанесенной на них датой изготовления: 23.01.2004, 20.01.2004, 28.01.2004, 30.01.2004.
Реализация товара, маркированного товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ", продолжалась как в период действия первого лицензионного договора, так и после истечения срока его действия в соответствии с договором поставки с ООО "Быстров Трейд" от 01.01.2005.
Регистрация второго лицензионного договора (срок действия с 14.08.2006 по 19.02.2009) произошла позднее даты подачи заявления. Вместе с тем, коллегией принято во внимание то обстоятельство, что в период с 01.07.2004 и по настоящее время лицензиат продолжал осуществлять свою деятельность по использованию товарного знака "МОМЕНТАЛЬ", о чем свидетельствуют документы [7] - [10], [12] - [15], [25] - [33], [35] - [37], [43] - [49].
В соответствии с договором [2] фирма ООО "Быстров" продолжала поставлять фирме ООО "Быстров Трейд" продукцию, маркированную товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ" для последующей реализации. Исполнение данного договора подтверждается документами [43] - [49]. По заказу фирмы ООО "Быстров Трейд" фирмой ООО "ВЕРЕСК-1" (документ [35]) были изготовлены упаковки для товара, маркируемого товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ". Кроме того, по заказу фирмы ООО "Быстров Трейд" различные юридические лица (ООО "ПЛ Маркетинг", ООО "Центр маркетинговых решений "Инсайт-М") продолжали осуществлять широкую рекламу товара, маркированного товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ", что подтверждается документами [25] и [27].
Что касается документов [29] - [31], то они содержат сведения о передаче на ответственное хранение товара, маркированного товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ", фирмой ООО "Быстров Трейд" другим юридическим лицам (ООО "Континент" и др.) с возможностью получения данного товара для дальнейшей его реализации, что подтверждается документами [26], [28], [32] и [33]. Договоры [26], [28], [32], [33], представленные правообладателем, содержат сведения о взаимоотношениях между компанией ООО "Быстров Трейд" и другими юридическими лицами (ООО "ХИТ-XX1 ВЕК", ООО "Маркетрейд", ООО Торговый дом "Ай-Си-Эс", ООО "Торговый дом СКЛ") относительно поставок последним товара, маркируемого товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ". Исполнение указанных договоров также подтверждается накладными, приложенными к договорам.
Учитывая изложенные фактические данные, свидетельствующие о производстве и дальнейшей реализации товара, маркированного товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ", фирмой ООО "Быстров" был заключен второй лицензионный договор с правообладателем и подан на регистрацию в установленном порядке. При этом правообладатель обоснованно полагал, что регистрация второго лицензионного договора будет произведена в течение 2 месяцев с даты подачи (28.02.2006) договора на регистрацию в Роспатент в соответствии с пунктом 15 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных (утверждены приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. N 64, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 19 мая 2003 г., рег.N 4563 (с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11 декабря 2003 г. №163, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 18.12.2003 г., рег. № 5337)). Однако регистрация лицензионного договора была произведена позднее. Коллегия Палаты по патентным спорам усматривает уважительные причины для неиспользования товарного знака правообладателем.
Таким образом, представленные документы [1] - [49] доказывают производство товара, маркированного рассматриваемым товарным знаком "МОМЕНТАЛЬ", лицами, получившими в установленных формах согласие правообладателя (лицензиатом - ООО "Быстров"), и его введение в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации в оспариваемый период (с 21.07.2003 по 20.07.2006).