Словесное обозначение «» по заявке №2017737008 с приоритетом от 08.09.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.01.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «ADVANT» по международной регистрации №644761 с приоритетом от 23.10.1995, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ABB Management Services AG, Affolternstrasse 44 CH-8050 Zürich (CH).

В поступившем возражении отмечается, что в отношении ограниченного перечня товаров и услуг заявителем получено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017737008 от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №644761. Также в возражении указывается, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №644761 не являются тождественными, вследствие чего вероятность введения потребителя в заблуждение исключена.

В возражении приводится информация о наличии у заявителя исключительного права на товарный знак «» по свидетельству №57424, регистрация которого была осуществлена с учетом письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №644761.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017737008 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг:

09 класс МКТУ - обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; все вышеуказанные товары имеют отношение только к системам управления совместной работой сотрудников и (или) системам управления проектами (портфелями проектов);

42 класс МКТУ - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; все вышеуказанные услуги имеют отношение только к системам управления совместной работой сотрудников и (или) системам управления проектами (портфелями проектов).

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №644761.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.09.2017) поступления заявки №2017737008 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное словесное обозначение «» по заявке №2017737008 с приоритетом от 08.09.2017 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака основан на наличии сходного до степени смешения знака «ADVANT» по международной регистрации №644761 с приоритетом от 23.10.1995, правовая охрана которому предоставлена на имя ABB Management Services AG для однородных товаров 09 класса МКТУ «ordinateurs de commande ou de réglage d'installations et de procédés industriels, de machines et de véhicules; appareils périphériques pour ordinateurs pour la sortie, l'introduction, la mémorisation, le transfert et la représentation des données; appareils périphériques pour ordinateurs pour la communication entre plusieurs ordinateurs; installations constituées d'ordinateurs et d'appareils périphériques pour ordinateurs pour la commande ou le réglage d'installations et de procédés industriels, de machines et de véhicules; logiciels» / «компьютеры для управления или регулирования промышленных установок и процессов, машин и транспортных средств; периферийные устройства для вывода, введения, запоминания, передачи и представления данных; устройства для компьютерных устройств для связи между несколькими компьютерами; установки, состоящие из компьютеров и периферийных устройств для компьютеров для управления или настройки промышленных и технологических установок, машин и транспортных средств; программные продукты».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от компании ABB Management Services AG, в котором это лицо выражает свое согласие относительно регистрации обозначения «» в качестве товарного знака по заявке №2017737008 для следующих товаров и услуг:

09 класс МКТУ - обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; все вышеуказанные товары имеют отношение только к системам управления совместной работой сотрудников и (или) системам управления проектами (портфелями проектов);

42 класс МКТУ - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; все вышеуказанные услуги имеют отношение только к системам управления совместной работой сотрудников и (или) системам управления проектами (портфелями проектов).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «», «ADVANT» не тождественны, при этом противопоставленный знак по международной регистрации №644761 не является коллективным товарным знаком. Сведения об известности в гражданском обороте на территории Российской Федерации противопоставленного знака при сопровождении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к сфере программирования, отсутствуют.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №644761, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017737008 в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2019, отменить решение Роспатента от 24.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017737008.