Обозначение «» по заявке №2021722061 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.04.2021 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 09, 35, 38, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 30.11.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные», всех заявленных услуг 38 класса МКТУ, а также части услуг 41 класса МКТУ «бронирование билетов на зрелищные мероприятия; кинопрокат; микрофильмирование; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрование». Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении остальной части заявленных товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а именно:

- с товарным знаком «» [1] (свидетельство №682910 с приоритетом от 31.01.2017), зарегистрированным на имя Фонда поддержки современного искусства «ВИНЗАВОД», 107120, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков «» [2] (свидетельство №768028 с приоритетом от 12.10.2018), «» [3] (свидетельство №768203 с приоритетом от 12.10.2018), «» [4] (свидетельство №556939 с приоритетом от 25.08.2014), «» [5] (свидетельство №556938 с приоритетом от 25.08.2014), «» [6] (свидетельство №511453 с приоритетом от 20.04.2012), «» [7] (свидетельство №475045 с приоритетом от 17.12.2010), «» [8] (свидетельство №347085 с приоритетом от 26.07.2006), «» [9] (свидетельство №252981 с приоритетом от 13.02.2003), «» [10] (свидетельство №228124 с приоритетом от 05.12.2001), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «А Зет», 142072, Московская область, г. Домодедово, мкр. «Востряково», владение «Триколор», стр. 4, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с доводами заключения по результатам экспертизы в части отказа в регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ, указав на полученное на стадии экспертизы письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2] – [10], при этом основные аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака сводятся к наличию исключительного права на товарные знаки «» по свидетельству №722235, «» по свидетельству №722236, зарегистрированные в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; реклама товаров, продвижение товаров для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], услуги по оптовой и розничной продаже товаров 09 класса, а именно: обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные». Заявитель полагает, что в данном случае нарушены его законные ожидания на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ при наличии письма-согласия.

В соответствии с вышесказанным, заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак как для всех товаров и услуг, указанных в оспариваемом решении, так и для следующих услуг 35 класса МКТУ: «реклама товаров, продвижение товаров для третьих лиц, а именно: книги электронные; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; реклама при оказании услуг 41 класса, а именно: бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; кинопрокат; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинофильмов; прокат радио- и телевизионных приемников; радиопередачи развлекательные; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрование».

Следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 02.08.2023, заявитель представил письменные пояснения относительно приведенных в письме-согласии услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы убедительными только в части.

С учетом даты (13.04.2021) поступления заявки №2021722061 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» по заявке №2021722061 с приоритетом от 13.04.2021 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне прямоугольника черного цвета словесный элемент «START», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в красном цвете.

Отказ в государственной регистрации товарного знака «» по заявке №2021722061 основан на выводе о сходстве данного обозначения до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ с противопоставленными товарными знаками «» [1] (свидетельство №682910 с приоритетом от 31.01.2017; «» [2] (свидетельство №768028 с приоритетом от 12.10.2018), «» [3] (свидетельство №768203 с приоритетом от 12.10.2018), «» [4] (свидетельство №556939 с приоритетом от 25.08.2014), «» [5] (свидетельство №556938 с приоритетом от 25.08.2014), «» [6] (свидетельство №511453 с приоритетом от 20.04.2012), «» [7] (свидетельство №475045 с приоритетом от 17.12.2010), «» [8] (свидетельство №347085 с приоритетом от 26.07.2006), «» [9] (свидетельство №252981 с приоритетом от 13.02.2003), «» [10] (свидетельство №228124 с приоритетом от 05.12.2001), имеющих более ранний приоритет и принадлежащим иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «» [1] зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ. Словесный элемент «ПЛОЩАДКА МОЛОДОГО ИСКУССТВА» в составе товарного знака указан в качестве неохраняемого.

Противопоставленные товарные знаки «» [2], «» [3] зарегистрированы в отношении широкого перечня товаров 03, 04, 07, 09, 27 классов МКТУ. Элементы «®», «AUTO», «АВТО» с составе товарных знаков указаны в качестве неохраняемых.

Противопоставленный товарный знак «» [4] зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [5] зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [6] зарегистрирован для товаров 09, 14 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [7] зарегистрирован для товаров 09, 11 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [8] зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [9] зарегистрирован для товаров 09, 11 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [10] зарегистрирован для товаров 09, 11 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что заявителем не оспаривается имеющееся сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [10], основанного на наличии в их составе фонетически и семантически тождественного словесного элемента «START», выполняющего основную индивидуализирующую функцию при восприятии знаков, а также однородность товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

Однако, исходя из доводов возражения, заявитель полагает, что решение Роспатента от 30.11.2022 может быть пересмотрено в отношении конкретного перечня услуг 35 класса МКТУ.

При этом заявитель скорректировал заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ, ограничив сферу их оказания продвижением и рекламой определенных товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, а именно «реклама товаров, продвижение товаров для третьих лиц, а именно: книги электронные; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; реклама при оказании услуг 41 класса, а именно: бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; кинопрокат; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинофильмов; прокат радио- и телевизионных приемников; радиопередачи развлекательные; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрование».

В связи с изменением изначально заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ коллегия считает необходимым обратить внимание заявителя на положения пункта 2 статьи 1497 Кодекса, согласно которому в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Коллегия обращает внимание заявителя, что указанная им в просительной части возражения позиция «продвижение товаров для третьих лиц» изначально при подаче заявки №2021722061 в 35 класса МКТУ не заявлялась, а в перечне заявки присутствуют иные позиции: «продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий».

В этой связи приведенное в возражении ограничение перечня услугами «продвижение товаров для третьих лиц, а именно: книги электронные; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов» не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1497 Кодекса, а, значит, в этой части волеизъявление заявителя не может быть учтено.

Вместе с тем, необходимо констатировать, что основанием для оспаривания решения Роспатента от 30.11.2022 в отношении упомянутого скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ послужило наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2] - [10].

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые заявленное обозначение «» и противопоставленные товарные знаки «» [2], «» [3], «» [4], «» [5], «» [6], «» [7], «» [8], «» [9], «» [10] не тождественны, а являются сходными до степени смешения, поскольку между ними имеются визуальные отличия. Также противопоставления [2] – [10] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Однако, согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [2] – [10] касалось определенного перечня услуг 35 класса МКТУ, таких как «реклама при оказании услуг 41 класса, а именно: предоставление видео файлов онлайн незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по оптовой и розничной продаже товаров 09 класса МКТУ, а именно: обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; менеджмент в области творческого бизнеса; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки».

Сопоставив указанный в письме-согласии перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке №2021722061 в качестве товарного знака, с перечнем услуг 35 класса МКТУ, приведенным в просительной части возражения, коллегия отмечает, что волеизъявление Общества с ограниченной ответственностью «А Зет» и заявителя совпадает только в отношении таких позиций 35 класса МКТУ как «реклама при оказании услуг 41 класса, а именно: предоставление видео файлов онлайн незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу».

Что касается приведенных в возражении услуг 35 класса МКТУ «реклама товаров, продвижение товаров для третьих лиц, а именно: книги электронные; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; обеспечение программное для компьютеров, записанное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; элементы графические, загружаемые для мобильных телефонов; эмотиконы, загружаемые для мобильных телефонов; реклама при оказании услуг 41 класса, а именно: бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; кинопрокат; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление услуг кинозалов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинофильмов; прокат радио- и телевизионных приемников; радиопередачи развлекательные; создание фильмов, за исключением рекламных; субтитрование», то в отношении них правообладатель своего разрешения на регистрацию товарного знака по заявке №2021722061 не выдавал.

При этом необходимо указать, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2] - [5], [7], [8] распространяется на товары 09 класс МКТУ, связанные с программным обеспечением, компьютерным оборудованием, публикациями электронными [загружаемыми], а также на услуги 35 класса МКТУ в области рекламы и продвижения товаров, т.е. на товары и услуги, однородные тем, в отношении которых подано настоящее возражение.

Кроме того, упомянутая в просительной части возражения услуга 35 класса МКТУ «реклама при оказании услуг 41 класса, а именно предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых» заявленного обозначения является однородной услуге 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями незагружаемыми; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикации интерактивных книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных», приведенных в перечне противопоставленного товарного знака «» [1], сходство заявленного обозначения до степени смешения с которым заявитель не оспаривает.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности с учетом наличия письма-согласия от правообладателя товарных знаков [2] – [10] коллегия полагает, что имеются основания для снятия указанных противопоставлений в рамках положений абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ как «реклама при оказании услуг 41 класса, а именно: предоставление видео файлов онлайн незагружаемых; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу», что предопределяет возможность для частичного удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2023, изменить решение Роспатента от 30.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021722061.