Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2016724231, поданной 05.07.2016, зарегистрирован 06.09.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 629158 на ООО «ФАРМИНВЕСТИЦИИ», г. Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 05.07.2026.

В поступившем 02.02.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 629158 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №629158 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками по свидетельствам №278820 и №529317;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку их словесные элементы «АМЕГА» и «AMEGA» являются тождественными по семантическому и фонетическому признакам сходства;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными;

- из смысла пункта 2 статьи 1484 Кодекса следует, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено не только для индивидуализации товаров, но и в предложениях о продаже товаров, следовательно наличие исключительного права на оспариваемый товарный знак в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, позволяет правообладателю оспариваемого товарного знака осуществлять деятельность по продаже товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку. Заявитель также имеет право осуществлять деятельность по продаже товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку. Таким образом, наличие исключительных прав на сравниваемые товарные знаки позволяет их правообладателям осуществлять идентичную деятельность по продаже товаров 03, 05 классов МКТУ с использованием соответствующих товарных знаков;

- является очевидным наличие принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю, а следовательно, вышеуказанные товары 03, 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков;

- оспариваемый товарный знак используется не для индивидуализации товаров 03, 05 классов МКТУ, а в отношении услуг 35 класса МКТУ, следовательно, сохранение правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ предоставит правообладателю оспариваемого товарного знака право осуществлять деятельность по продаже этих товаров, то есть деятельность, идентичную услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 02.02.2018, были представлены следующие материалы:

- распечатка информации с сайта http://www.aptekamega.ru/ [1];

- фотографии магазина «AMEGA», принадлежащего лицензиату товарного знака №278820 [2].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №629158 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №629158 на заседании коллегии, состоявшемся 16.04.2018, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству №278820 несходны по фонетическому, графическому, семантическому критериям сходства;

- оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе, доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.;

- необходимо сравнить словесные элементы «AMEGA» и «АПТЕКА А-МЕГА» (включая неохраняемый элемент). Данные элементы несходны фонетически и их невозможно перепутать на слух, так как они состоят из разного количества слов. Обозначение «AMEGA» выполнено буквами латинского алфавита, соответственно, читается как «Эймига», в то время как элемент «А-МЕГА» выполнен кириллицей, то есть различаются два слога из трех. Также элемент «А-МЕГА» выполнен со знаком препинания после буквы «А», поэтому после первого слога при прочтении следует логическая пауза, которая усиливает несходство обозначений. Элемент «АПТЕКА» в противопоставленных обозначениях отсутствует в принципе;

- обозначения выполнены разными видами шрифта (оспариваемый товарный знак выполнен прямыми вертикальными буквами, высота которых превышает ширину, противопоставленное обозначение, входящее в состав товарного знака по свидетельству №529317, выполнено буквами, ширина которых равна или превышает высоту), характер букв различен, различно расположение друг относительно друг друга, различен алфавит, различны цвета. Указанное свидетельствует об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленных знаков по графическому критерию сходства;

- этимология знаков «AMEGA» неизвестна. Поиск по словарям выявил следующие его значения: «разговорное обозначение подруги» (кубинский испанский), «глагол «быть включенным», «находиться под влиянием» (язык Северный Сото, ЮАР). Элемент «А-МЕГА» образован от смешения слов «Аптека» и «мега». Первоначальным заявителем по заявке (в настоящий момент партнером правообладателя) является ООО «МЕГА ФАРМ». Данное обозначение имеет конкретное происхождение и смысловое значение, поэтому не может быть перепутано ни с чем другим;

- оспариваемый и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству №529317 также несходны по фонетическому, графическому, семантическому критериям сходства;

- изобразительные элементы, входящие в состав сравниваемых знаков, оригинальны, при этом отличаются простотой, что обеспечивает их узнаваемость и запоминаемость. Доминирующим элементом товарного знака по свидетельству №278830 можно считать пирамиду, образуемую двумя красными наклонными элементами, так как она превышает словесный элемент по высоте и выполнена более жирными линиями, чем словесный элемент. Оспариваемый товарный знак не имеет такого элемента, равно как и никаких изображений углов, пирамид, конусов.

Графический элемент представляет собой круг с вписанным в него изображением человечка в платье, который похож на букву «А». При этом словесный элемент оспариваемого товарного знака, в два раза длиннее и выполнен в столбик, то есть визуально организован совершенно иным образом, а также словесный элемент выполнен жирными яркими линиями, которые по толщине совпадают с линями в составе изобразительного элемента, поэтому занимают с ним равнодоминирующее положение;

- значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его функции – индивидуализации товаров юридических лиц. Словесный элемент «АПТЕКА» прямо выполняет функцию индивидуализации товаров и услуг правообладателя, он является особо значимым в составе обозначения, поэтому его наличие усиливает различия всех остальных элементов;

- при оценке правомерности регистрации оспариваемого товарного знака необходимо учитывать добросовестность заявителя. Обозначение, зафиксированное в оспариваемом товарном знаке, специально разработано рекламным агентством по заказу первоначального заявителя ООО «МЕГА ФАРМ», после чего был разработан фирменный стиль аптечной сети. Ни у первоначальногозаявителя, ни у текущего правообладателя не было цели использовать чужое обозначение, тем более, что ассоциации с юридическим лицом ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп», которое в соответствии с кодами ОКВЭД, занимается производством алкоголя и шоколада, не являются положительными для аптечной сети;

- в настоящий момент функционируют 773 аптечных пункта под вывеской «АПТЕКА А-МЕГА», которые приобрели узнаваемость и не вводят потребителя в заблуждение относительно принадлежности услуг ООО «ХК «Бизнеинвестгрупп»;

- заявитель трижды обращался в суд с заявлением в отношении третьих лиц о нарушении прав на оспариваемый товарный знак. Отказ в удовлетворении требований был поддержан во всех инстанциях;

- в определении Верховного Суда РФ от 29.03.2016 №306-ЭС16-1500 по делу №А55-1744/2015 указано, что истец (ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп») приобрел исключительное право на товарный знак не с целью его использования для индивидуализации оказываемых ею услуг, а с целью причинения вреда лицам, использующим в своей деятельности сходные обозначения. Вследствие этого факта иск был признан злоупотреблением правом;

- в соответствии с финансовой отчетностью заявителя у компании нет активов, ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп» не занимается деятельностью по производству и реализации товаров и оказанию услуг, в связи с чем утверждение об идентичной деятельности заявителя и правообладателя неубедительно;

- утверждение заявителя о том, что реализация товаров 03 и 05 классов МКТУ и «идентична» деятельности 35 класса МКТУ противоречит закону и здравому смыслу, потому что в такой ситуации отсутствовала бы необходимость во всех классах, относящихся к товарам, потому что они все охватывались бы 35 классом МКТУ;

- вопросы о деятельности заявителя и правообладателя не относятся к сути решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.07.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «АПТЕКА» и буквы «А», разделенной небольшим кругом со словом «МЕГА». Словесные элементы «АПТЕКА» и «А», «МЕГА» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и помещены на двух строках. Слева от словесного элемента помещен изобразительный элемент в виде окружности, разделенной горизонтальной чертой пополам, причем в нижней части окружности помещена буква «А», а в верхней части небольшой круг. Указанный изобразительный элемент, помещенный в окружности, напоминает по форме стилизованное изображение человека. Словесный элемент «АПТЕКА» является неохраняемым элементом знака, вместе с тем, он влияет на общее композиционное решение, звучание и семантику знака. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, зеленом, белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «AMEGA», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, причем между начальными буквами «А» и «М» нарисован круг небольшого размера. Над словесным элементом расположены две четырехугольные фигуры с наклоном друг к другу. Между фигурами помещен круг. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: красный, серый-металлик. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «AMEGA» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ на тождество и сходство сравниваемых товарных знаков согласно Правилам проводился на основании фонетического, графического, семантического критериев.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное их разным композиционным решением. Оспариваемый и противопоставленный ему товарный знак (1) являются комбинированными, включаются в свой состав различные изобразительные и словесные элементы, причем входящие в их состав графические элементы занимают в знаке разное положение (в оспариваемом знаке он помещен в левой части знака, а в противопоставленном - в верхней части). Оспариваемый комбинированный товарный знак также существенно отличается от противопоставленного словесного товарного знака (2), за счет различного количества слов, входящих в их состав и наличия изображения у товарного знака по свидетельству №629158. Визуальные различия усиливаются за счет того, что словесные элементы сравниваемых знаков выполнены буквами различных алфавитов – русского и латинского, различными видами шрифта, тонкими/жирными буквами. Различие в знаках состоит и в том, что они имеют разное цветовое исполнение. Оспариваемый товарный знак охраняется в красном, зеленом, белом цветовом сочетании, противопоставленный товарный знак (1) выполнен следующих цветах: красный, серый – металлик, противопоставленный товарный знак (2) выполнен в черном цвете. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что у оспариваемого и противопоставленных ему товарных знаков (1-2) имеются существенные графические различия, они по-разному акцентируют на себе внимание при их восприятии и, поэтому, по-разному запоминаются потребителем.

Относительно фонетического критерия сходства необходимо отметить следующее.

Словесными элементами оспариваемого товарного знака являются «АПТЕКА», а также буква «А», разделенная небольшим кругом со словесным элементом «МЕГА». Таким образом, оно прочитывается как «аптека а [пауза] мега».

Противопоставленные товарные знаки произносятся как [амега]. Круг между буквами «А» и «М» в составе словесного элемента «AMEGA» товарного знака по свидетельству №278820, является едва различимым, буквы данного слова написаны без пробела, в связи с чем нет оснований в раздельном прочтении данного словесного элемента.

Указанное свидетельствует о том, что фонетически оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки имеют различное звучание, обусловленное протяженностью и ритмикой их произношения. В составе оспариваемого товарного знака содержится 11 букв и, соответственно, 11 звуков, тогда как противопоставленные товарные знаки (1-2) состоят из 5 букв и 5 звуков. Кроме того, в оспариваемом товарном знаке при произношении делается 2 логические интонационные паузы – после слова «аптека» и после буквы «А», в то время как словесные элементы «AMEGA» знаков (1-2) имеют краткое звучание.

В отношении семантического критерия сходства установлено следующее.

В оспариваемый товарный знак входит словесное обозначение аптека, указывающее на специфику деятельности заявителя. Кроме того, в составе данного знака повторяется буква «А», которая, может восприниматься как сокращение от слова «аптека». Так, данная буква «А» помещена на второй строке перед словом «мега», а также она обыграна в изобразительном элементе, в котором также используется в качестве части тела человека. В состав данного знака включен также словесный элемент «мега», означающий «очень, в высшей степени; выдающийся, отличный». Таким образом, оспариваемый товарный знак может вызывать следующие ассоциации: «отличная аптека», «большая аптека», «аптека с большим ассортиментом» и др.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесные элементы «AMEGA» противопоставленных товарных знаков (1-2) являются фантазийными. Восприятие обозначения «AMEGA» в значении, указанном в отзыве на возражение, в качестве «разговорного обозначения подруги» или глагола «быть включенным», является маловероятным средним российским потребителем, не владеющим кубинским испанским языком и языком Северный Сото.

На основании изложенного коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак, в отличие от противопоставленных ему товарных знаков (1-2), обладает определенной семантикой, создает единый, запоминающийся образ, связанный с аптекой.

Обобщая вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о том, что, несмотря на наличие фонетически совпадающих частей «MEGA»/ «МЕГА» в составе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, они не являются сходными и никак не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку имеют место существенные отличия по визуальному и семантическому критериям сходства обозначений, а также различается их фонетическое звучание.

Относительно однородности товаров и услуг, содержащихся в перечнях оспариваемого и противопоставленных (1-2) товарных знаков, установлено следующее.

Услуги «изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; услуги по сравнению цен; экспертизы деловая» 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака идентичны или однородны услуге «изучение рынка» 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1). Данные виды услуг относятся к услугам по исследованию рынка и тесно связанными с ними услугами по изучению общественного мнения, которые могут оказываться одними и теми же лицами, преследовать одни и те же цели, иметь один круг потребителей.

Услуги «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака идентичны или однородны соответствующим услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2), а также услугам «выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; коммерческая деятельность; оформление витрин; организация выставок для коммерческих целей; продажа аукционная; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; реклама; распространение рекламных объявлений; размещение (вне помещений) объявлений, афиш; рекламные агентства» 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1), поскольку они относятся к услугам по продаже товаров, их продвижению и рекламным услугам. Данные виды услуг представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях продажи товаров, повышения спроса на них, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Эти услуги тесно связаны друг с другом и оказываются совместно в отношении одного круга потребителей.

Все иные услуги 35 класса МКТУ, не упомянутые выше как однородные услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-2), относятся к конторским услугам, услуги консультативным и менеджерским в сфере бизнеса, оценочным услугам, информационно – справочным услугам, услугам по прокату оборудования, услугам посредническим, то есть представляют собой иные виды деятельности, которые имеют иной круг потребителей, направленность и цели их осуществления.

Как было указано выше, правовая охрана противопоставленных товарных знаков действует в отношении услуг 35 класса МКТУ и не распространяется на какие-либо товары. В перечне оспариваемого товарного знака, напротив, представлены товары 03, 05, 10 классов МКТУ. Товары и услуги различны по своей природе и при наличии очевидных графических, семантических и фонетических различий сопоставляемых знаков, а также при отсутствии взаимодополняемости (как, например, учебные пособия по 16 классу МКТУ и обучение по 41 классу МКТУ, одежда по 25 классу МКТУ и пошив одежды по 40 классу МКТУ), услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков (1- 2), не являются однородными широкому перечню товаров, указанных в свидетельстве №629158.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что часть услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородны услугам 35 класса МКТУ, содержащимся в перечнях противопоставленных регистраций (1-2).

Вместе с тем, ввиду несходства сравниваемых товарных знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу, производящему товары / оказывающему услуги.

В связи с изложенным, довод возражения о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, следует признать необоснованным.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя и правообладателя о сферах их деятельности не учитываются в рамках рассматриваемого возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Сравнению подлежат сами знаки, а также перечень товаров и услуг, в отношении которых они зарегистрированы.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 629158.