Словесное обозначение «» по заявке №2020725759 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 08.05.2020 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а именно:

- товарными знаками «» [1] (свидетельство №343327 с приоритетом от 19.05.2006, срок действия продлен до 19.05.2026), «» [2] (свидетельство №343323 с приоритетом от 25.04.2006, срок действия продлен до 25.04.2026), зарегистрированными на имя компании ПЛИВА Хрватска д.о.о., Прилаз баруна Филиповича 25, HR-10 000 Загреб, Хорватия для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- знаком «LIPOPLATIN» [3] (международная регистрация №838861 с приоритетом от 26.10.2004, срок действия регистрации продлен до 26.10.2024), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании REGULON A.E., Gr. Afxentiou 7 GR-174 55 Alimos, Athina для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- знаками «LEUSTATIN» [4] (международная регистрация №593889 с приоритетом от 20.10.1992, срок действия продлен до 20.10.2022), «Ливостин» [5] (международная регистрация №541186 с приоритетом от 07.07.1989, срок действия продлен до 07.07.2029), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Turnhoutseweg 30 B-2340 BEERSE для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- знаком «LIPOSOLINE» [6] (международная регистрация №531189 с приоритетом от 18.10.1988, срок действия регистрации продлен до 18.10.2028), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании UNIBELL INTERNATIONAL S.R.L., Viale Bianca Maria, 28 I-20129 Milano для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с заключением по результатам экспертизы, при этом основные аргументы в защиту регистрации товарного знака по заявке №2020725759 сводятся к следующему:

- заявленное обозначение предназначено для маркировки разрабатываемого заявителем лекарственного средства для лечения гиперхолестеринемии;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки «» [1], «» [2], LIPOPLATIN» [3], «LEUSTATIN» [4], «Ливостин» [5], «LIPOSOLINE» [6] являются фантазийными, в силу чего анализ этих обозначений по фонетическому критерию сходства провести не представляется возможным;

- сопоставляемые словесные обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства, поскольку отличаются буквенным и звуковым составом, ударными слогами, а также отличаются графически в силу разного начертания входящих в их состав букв;

- в сравниваемых обозначениях отличия составляет от 5 до 9 букв, что соответствует требованиям Методических рекомендаций по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденных департаментом госконтроля лекарств и медтехники Минздрава Российской Федерации 01.07.2003, по общему правилу которых при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять три и более букв (знаков) в любом сочетании;

- информация об использовании противопоставленных знаков [3], [4], [6] на территории Российской Федерации не была выявлена в общедоступных информационных источниках сети Интернет, лекарственные средства под этими торговыми названиями не зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации, что свидетельствует о том, что эти фармацевтические препараты не распространяются на территории Российской Федерации, следовательно, исключается вероятность фактического столкновения продукции, для маркировки которой планируется использовать заявленное обозначение;

- среднестатистический российский потребитель не может быть введен в заблуждение относительно производителя товара, который не выпускается на дату подачи заявки, при этом заявитель является правообладателем товарного знака «ЛАКТОСТАТИН» по свидетельству №548765, тем самым средний потребитель будет ассоциативно воспринимать заявленное обозначение как серию товарных знаков одного производителя;

- предшествующая практика регистрации товарных знаков для сферы деятельности, относящейся к производству и реализации товаров медицинского назначения и фармацевтических препаратов, включает такие примеры регистраций как, например, «LIPOPLATIN» (международная регистрация №838861), «LIPOSOLINE» (международная регистрация №531189), «ЦЕНТРОФЕРОН» (свидетельство №123546) и «ЦИКЛОФЕРОН» (свидетельство №777962);

- препарат, для маркировки которого планируется использование заявленного обозначения, будет относиться к группе рецептурных лекарственных средств, используемых по назначению врача, а поскольку продажа лекарственных препаратов осуществляется через аптеки квалифицированными фармацевтами, которые благодаря своим профессиональным знаниям менее склонны к смешению лекарственных препаратов, продажа лекарственного средства для использования в иной фармацевтическо-терапевтической группе исключена;

- исходя из совокупности вышеизложенных признаков, свидетельствующих об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, можно сделать вывод, что они не сходны друг с другом в целом, следовательно, не смешиваются потребителями в гражданском обороте при индивидуализации однородных товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020725759 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены сведения из Государственного реестра лекарственных средств.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя и его представителей, надлежащих образом уведомленных о дате рассмотрения возражения, коллегия сочла приведенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (08.05.2020) поступления заявки №2020725759 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» по заявке №2020725759 с приоритетом от 08.05.2020 является словесным, включает словесный элемент «ЛИПОСТАТИН», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, предназначено для индивидуализации товаров 05 класса МКТУ «препараты химические для фармацевтических целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; фармацевтические и лекарственные препараты, в том числе, содержащие статины».

Согласно оспариваемому решению Роспатента препятствием для государственной регистрации товарного знака «» для товаров 05 класса МКТУ явилось его несоответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иных лиц исключительного права на товарные знаки [1] - [6] с более ранним приоритетом.

Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №343327 с приоритетом от 19.05.2006 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «медицинские препараты для лечения нарушений центральной нервной системы».

Противопоставленный товарный знак «» [2] по свидетельству №343323 с приоритетом от 25.04.2006 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «медицинские препараты для лечения нарушений центральной нервной системы».

Противопоставленный знак «LIPOPLATIN» [3] по международной регистрации №838861 с конвенционным приоритетом от 10.06.2004 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении для товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations and formulations for use in the treatment of cancer» / «фармацевтические препараты и составы для применения при лечении рака».

Противопоставленный знак «LEUSTATIN» [4] по международной регистрации №593889 с конвенционным приоритетом от 03.09.1992 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении для товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical products, namely anti-cancer products» / «фармацевтические препараты, а именно препараты против рака».

Противопоставленный знак «Ливостин» [5] по международной регистрации №541186 с конвенционным приоритетом от 14.04.1989 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении для товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical products» / «фармацевтические препараты».

Противопоставленный знак «LIPOSOLINE» [6] по международной регистрации №531189 с приоритетом от 18.10.1988 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении для товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques» / «препараты фармацевтические, ветеринарные и гигиенические».

Сопоставительный анализ товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [6] показал, что они относятся к одному роду товаров - фармацевтические препараты, имеют одинаковое назначение (предназначены для лечения различных заболеваний и восстановления здоровья) и круг потребителей (потребители лекарственных средств и медикаментов), условия реализации (продажа осуществляется через аптечные пункты), что обуславливает вывод об их однородности.

В части довода возражения о неиспользовании противопоставленных товарных знаков [3], [4], [6] и, как следствие, невозможности их смешения с заявленным обозначением в гражданском обороте, следует указать, что этот аргумент не является обоснованным, поскольку при сопоставительном анализе товарных знаков во внимание принимается не их фактическое использование, а объем испрашиваемой или предоставленной правовой охраны.

Таким образом, сопоставив товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [6] друг с другом, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для признания их однородными.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков «» [1], «» [2], «LIPOPLATIN» [3], «LEUSTATIN» [4], «Ливостин» [5], «LIPOSOLINE» [6] на предмет их сходства показал следующее.

При анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принимается во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Так, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Заявленное обозначение включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «ЛИПОСТАТИН», который отсутствует в качестве лексической единицы каких-либо языков. Аналогичный вывод усматривается и по отношению к противопоставленным словесным товарным знакам [1] - [6], в которых в качестве индивидуализирующих словесных элементов выступают фантазийные слова «ЛЕПСИТИН» / «LEPSITIN», «LIPOPLATIN», «LEUSTATIN», «Ливостин», «LIPOSOLINE». Фантазийный характер указанных словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод о невозможности установить их смысловую составляющую, следовательно, значение семантического критерия сходства в данном случае нивелируется.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует указать, что индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [6] выполнены стандартным шрифтом русского и латинского алфавитов, не имеют оригинальной художественной проработки.

В этой связи визуальный признак сходства, как и семантический, при сравнении данных обозначений не является определяющим, обуславливая вывод о том, что основным критерием сходства в данном случае выступает фонетический признак сходства.

Сходство сравниваемых обозначений в звуковом отношении предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных товаров 05 класса МКТУ, и как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Так, заявленное обозначение «ЛИПОСТАТИН» является фонетически сходным с противопоставленными знаками «LIPOPLATIN» [3] (произносится как [ли-по-пла-тин]) и «LEUSTATIN» [4] (произносится как [ле-у-ста-тин]).

Сопоставляемые обозначения «ЛИПОСТАТИН» и «LIPOPLATIN» состоят из 10 букв/звуков, включают четыре слога, характеризуются тождеством звучания начальных частей «ЛИПО-» / «LIPO-» и конечных частей «-ТИН» / «-TIN». В средних частях сравниваемых обозначений «-СТА-» / «-PLA-» совпадающим является гласный звук/буква «А». Таким образом, можно констатировать, что в словесных обозначениях «ЛИПОСТАТИН» и «LIPOPLATIN» совпадает 8 из 10 букв/звуков, при этом совпадающие буквы/звуки характеризуются одинаковой последовательностью расположения в составе сравниваемых обозначений, под ударением находится последний слог «-ТИН» / «-TIN».

Сопоставляемые обозначения «ЛИПОСТАТИН» и «LEUSTATIN» состоят из 10 и 9 букв/звуков соответственно, включают четыре слога, характеризуются тождеством звучания конечных частей «-СТАТИН» / «-STATIN», состоящих из двух слогов с ударением на последний слог. Начальные части «ЛИПО-» и «LEU-» начинаются с одного согласного звука «Л», при этом гласные «И» и «E» в начальных безударных частях редуцируются, приближаются по звучанию к звуку [и]. Таким образом, можно констатировать, что в словесных обозначениях «ЛИПОСТАТИН» и «LEUSTATIN» совпадают и близки по звучанию 8 из 10 букв/звуков, при этом совпадающие буквы/звуки характеризуются одинаковой последовательностью расположения в составе сравниваемых обозначений, под ударением находится последний слог «-ТИН» / «-TIN».

Следует отметить, что фонетические отличия между сравниваемыми обозначениями менее чем в три буквы (знака) противоречат и требованиям Методических рекомендаций по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденных департаментом госконтроля лекарств и медтехники Минздрава Российской Федерации 01.07.2003, на которые ссылается заявитель.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение «ЛИПОСТАТИН» и противопоставления «LIPOPLATIN» [3], «LEUSTATIN» [4] имеют высокую степень фонетического сходства, благодаря которой ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение «ЛИПОСТАТИН» воспринимается как продолжение серии товарных знаков ООО «АВВА РУС», коллегия воспринимает критически, поскольку наличие у заявителя исключительного права на приведенный товарный знак «ЛАКТОСТАТИН» по свидетельству №548765 об обладании серией товарных знаков не свидетельствует.

Кроме того, указанное исключительное право на товарный знак «ЛАКТОСТАТИН» по свидетельству №548765 не приводит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением «ЛИПОСТАТИН» и противопоставленными знаками «LIPOPLATIN» [3], «LEUSTATIN» [4].

Что касается довода возражения о наличии сосуществующих регистраций таких товарных знаков как «LIPOPLATIN» (международная регистрация №838861), «LIPOSOLINE» (международная регистрация №531189), «ЦЕНТРОФЕРОН» (свидетельство №123546) и «ЦИКЛОФЕРОН» (свидетельство №777962), то он принят к сведению. Однако указанные регистрации не имеют отношения к настоящему делу, а вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения не является основанием для признания несходными заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3], [4].

Вместе с тем коллегия считает обоснованным довод возражения об отсутствии ассоциирования друг с другом заявленного обозначения «ЛИПОСТАТИН» и противопоставленных товарных знаков «ЛЕПСИТИН» [1], «LEPSITIN» [2], «Ливостин» [5], «LIPOSOLINE» [6] (произносится как [ли-по-со-ли-не]).

Сравниваемые обозначения «ЛИПОСТАТИН» и «ЛЕПСИТИН» / «LEPSITIN» состоят из 10 и 8 букв/звуков соответственно, включают четыре и три слога соответственно. В сравниваемых обозначениях совпадает последний слог «- ТИН» / «TIN», находящийся под ударением и состоящий из трех тождественных букв/звуков, вместе с тем начальные части «ЛИПОСТА-» и «ЛЕПСИ-» / «LEPSI-», хоть и начинаются с одного и того же согласного «Л» / «L» и имеют в начальной позиции близкие по звучанию гласные «И» и «E», нем не менее, характеризуются иным последующим составом букв/звуков и слогов. В словесных обозначениях «ЛИПОСТАТИН» и «ЛЕПСИТИН» / «LEPSITIN» совпадают и близки по звучанию только 5 из 10 букв/звуков, что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства этих фантазийных обозначений.

Заявленное обозначение «ЛИПОСТАТИН» и противопоставленный знак «Ливостин» состоят из 10 и 8 букв/звуков соответственно, включают четыре и три слога соответственно. В сравниваемых обозначениях совпадает последний слог «- ТИН», находящийся под ударением и состоящий из трех тождественных букв/звуков, вместе с тем начальные части «ЛИПОСТА-» и «ЛИВОС-», начинаются с одного и того же слога «ЛИ-», однако характеризуются иным последующим составом букв/звуков и слогов. В словесных обозначениях «ЛИПОСТАТИН» и «Ливостин» совпадают по звучанию только 5 из 10 букв/звуков, следовательно, фонетического сходства этих фантазийных обозначений не имеется.

Заявленное обозначение «ЛИПОСТАТИН» и противопоставленный знак «LIPOSOLINE» состоят из 10 звуков, четырех и пяти слогов соответственно. В сравниваемых обозначениях совпадает начальная часть «ЛИПО-» / «LIPO-», однако последующий состав звуков и слогов «-СТАТИН» и «-SOLINE» характеризуются иным звуковым составом. В словесных обозначениях «ЛИПОСТАТИН» и «LIPOSOLINE» совпадают по звучанию только 4 из 10 звуков, под ударением находятся разные слоги – «-ТИН» и «-LI-» соответственно.

Следовательно, сопоставляемые обозначения не сходны фонетически.

В силу отличий заявленного обозначения и товарных знаков [1], [2], [5], [6] по фонетическому критерию сходства, определяющему в данном случае возможность смешения товарных знаков в гражданском обороте, коллегия считает возможным снять указанные противопоставления.

Вместе с тем, исходя из высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3], [4], а также высокой степени однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, имеются основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с данными товарными знаками.

Таким образом, повода для отмены оспариваемого решения Роспатента не имеется, а, значит, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2021.