Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2020771989, поданной 15.12.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 20 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 09.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими заявленным обозначением/товарными знаками:

- «SECRET» по заявке №2020762936, поданной на регистрацию товарного знака 09.11.2020 на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», г. Люберцы, для однородных товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ;

- «СЕКРЕТ SECRET» по свидетельству №716331 с приоритетом от 30.10.2017, зарегистрированным на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», г. Люберцы, для однородных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ;

- «SECRET» по свидетельству №545367 с приоритетом от 11.12.2013 и «СЕКРЕТ» по свидетельству №433100 с приоритетом от 25.08.2009 (срок действия регистрации продлен до 25.08.2029), зарегистрированными на имя КЕМ Файнэнс Корп., Трайден Чэмберс, Британские Виргинские острова, для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- «» по свидетельству №503138 с приоритетом от 29.04.2011, зарегистрированным на имя ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»», г. Люберцы, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «» по международной регистрации №1213050 с конвенционным приоритетом от 12.02.2013, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя на имя Morgan Advanced Materials plc, Великобритания, в том числе для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 05.03.2022, заявитель отмечает следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №503138 прекращена по причине истечения срока действия исключительного права на товарный знак, в связи с чем данный товарный знак может быть исключен из категории противопоставлений в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель знака по международной регистрации №1213050 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: замки, запоры электрические, замки с электронным управлением, звонки аварийные электрические, звонки дверные электрические.

Заявленное обозначение и противопоставленные словесные товарные знаки «СЕКРЕТ SECRET» по свидетельству №716331, «SECRET» по свидетельству №545367, «СЕКРЕТ» по свидетельству №433100 не являются сходными, поскольку заявленное обозначение представляет собой словосочетание «секрет Моргана» (Морган - имя), а противопоставленные товарный знаки включают только слово «СЕКРЕТ»/«SECRET». В этой связи имеются фонетические, семантические и графические различия обозначений.

Однородность товаров и услуг сравниваемых перечней заявителем не оспаривается.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.11.2021 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг.

С материалами возражения заявителем были представлены следующие документы:

(1) копия письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1213050 (оригинал письма-согласия представлен в корреспонденции, поступившей 05.05.2022);

(2) копия решения Роспатента от 09.11.2021 по заявке №2020771989.

В дополнениях к возражению, поступивших 13.04.2022 и 09.06.2022, заявитель сообщил об исключении правообладателя товарных знаков по свидетельствам №545367 и №433100 из реестра компаний и прекращении его деятельности, что подтверждается выпиской из реестра Регистратора компаний комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов. В этой связи заявителем были поданы в Роспатент заявления о досрочном прекращении данных товарный знаков. Кроме того, заявитель привел информацию о своей фактической деятельности и деятельности правообладателей противопоставленных заявки №2020762936 и товарного знака по свидетельству №716331.

Заявителем дополнительно представлены:

(3) копии поданных в Роспатент заявлений о досрочном прекращении товарных знаков по свидетельствам №545367 и №433100;

(4) копия выписки из реестра Регистратора компаний комиссии по финансовым услугам Британских Виргинских островов;

(5) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР»;

(6) сведения из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.12.2020) заявки №2020771989 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2020771989 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «MORGAN» и «SECRET», размещенные на разных строках друг под другом. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «MORGAN» выполнено более крупным шрифтом, чем словесный элемент «SECRET». Слева от словесных элементов размещено стилизованное изображение отпечатка пальца белого цвета, заключенное в квадрат черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 06, 09, 20, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Заявленному обозначению отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В рамках указанной нормы заявленному обозначению противопоставлены:

- словесное обозначение «SECRET» по заявке №2020762936, ранее заявленное для однородных товаров и услуг 06, 35 классов МКТУ;

- словесный товарный знак «СЕКРЕТ SECRET» по свидетельству №716331, зарегистрированный для однородных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ;

- словесные товарные знаки «SECRET» по свидетельству №545367 и «СЕКРЕТ» по свидетельству №433100, зарегистрированные для однородных товаров 09 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак «» по свидетельству №503138, зарегистрированный для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- комбинированный знак «» по международной регистрации №1213050, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации для однородных товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации со словесным элементом «СЕКРЕТ»/«SECRET» (обозначения по заявке №2020762936 и товарных знаков по свидетельствам №№716331, 545367, 433100, 503138) показал следующее.

Сравниваемые обозначения включают тождественный словесный элемент «SECRET»/«СЕКРЕТ», семантика которого очевидна для российских потребителей (воспринимается как транслитерация слова «секрет»).

Необходимо отметить, что словесный элемент «SECRET» является самостоятельным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения, поскольку размещен на отдельной строке и выполнен другим размером шрифта, чем слово «MORGAN».

Заявитель отмечает, что заявленное обозначение представляет собой словосочетание «секрет Моргана», в котором слово «MORGAN» является фамилией. Вместе с тем фамилия «Морган»/«Morgan» не является распространенной на территории России, либо хорошо знакомой российским потребителям в связи с каким-либо известным лицом. Кроме того, имена собственные принято писать с заглавной буквы, тогда как указанный словесный элемент заявленного обозначения исполнен буквами одинакового размера. Таким образом, предпосылки для восприятия словесных элементов в качестве словосочетания «секрет Моргана» отсутствуют.

В связи с изложенным довод заявителя об отсутствии у сравниваемых обозначений семантического и фонетического сходства признан коллегией необоснованным.

Заявленное обозначение, обозначение по заявке №2020762936 и товарные знаки по свидетельствам №№716331, 545367, 433100, 503138 имеет сходное графическое исполнение, поскольку включают словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Таким образом, в силу фонетического и семантического тождества словесного элемента «SECRET»/«СЕКРЕТ», а также наличия графического сходства между заявленным обозначением и перечисленными выше средствами индивидуализации, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки/заявленное обозначение являются сходными в целом.

В отношении противопоставленного знака «» по международной регистрации №1213050 коллегия также пришла к выводу о его сходстве с заявленным обозначением «» ввиду тождества присутствующего в них словесного элемента «MORGAN», который доминирует в обозначениях визуально. Кроме того, сравниваемые обозначения имеют сходное композиционное построение, поскольку в заявленном обозначении и противопоставленном знаке словесный элемент «MORGAN» одинаково размещен на верхней строке справа от изобразительного элемента.

Анализ товаров и услуг, представленных в заявленном перечне и перечне противопоставленных средств индивидуализации, на предмет их однородности показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 09 класса МКТУ «замки навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные».

В отношении специфики заявленных товаров 09 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Распространенным типом электронного замка является магнитный замок (неофициально называемый "магнитным замком"). На дверной коробке установлен большой электромагнит, а на двери установлена соответствующая арматура. Когда магнит включен и дверь закрыта, арматура крепко удерживается на магните. Магнитные замки просты в установке и очень устойчивы к атакам.

Электрические врезные и цилиндрические замки являются заменой механических замков, устанавливаемых на двери.

Ключ (ключ-карта) служит маркером безопасности для доступа к закрытой области; замки предназначены для того, чтобы только люди, имеющие правильный ключ, могли открыть его и получить доступ.

Таким образом, заявленные товары «замки навесные электронные, замки электрические» являются устройствами и/или изделиями электротехническими назначения, выполняющие функцию «предохранительного механизма» или «механизма срабатывания».

Товары «звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные» относятся к устройствам сигнальным.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1213050 охраняется на территории Российской Федерации для товаров 09 класса МКТУ «сигнальные, контрольные (надзорные), спасательные устройства и приборы», «электрическое устройство для дистанционного управления», которые соотносятся с заявленными товарами как род-вид и, следовательно, являются однородными товарами.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ «задвижки плоские; замки металлические, за исключением электрических / запоры металлические, за исключением электрических; замки для коробок металлические; замки пружинные / запоры пружинные; замки цельнометаллические; замки висячие; замки металлические и ключи к ним; защелки металлические; зажимы металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; ключи для замков, включенные в 06 класс; коробки с замком металлические; мелкие металлические и скобяные изделия; петли накладные металлические; приспособления для закрывания дверей неэлектрические, для открывания дверей неэлектрические; ролики для раздвижных дверей металлические; ручки дверные металлические; ручки-кнопки дверные металлические; цилиндры замков из металла; язычки для замков».

В перечне противопоставленной заявки №2020762936 представлены следующие товары 06 класса МКТУ «ворота металлические; двери металлические; изделия скобяные металлические; приспособления для закрывания дверей неэлектрические; решетки металлические; фурнитура для мебели металлическая».

Товары 06 класса МКТУ сопоставляемых перечней признаны однородными, поскольку частично совпадают (скобяные изделия), либо относятся к общему роду товаров (приспособления для закрывания дверей и их элементы, а также сопутствующие товары; двери и их элементы; мелкие металлические изделия) или соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и совпадающие места реализации (магазины соответствующей направленности, строительные рынки).

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ «замки для транспортных средств неметаллические; замки неметаллические, за исключением электрических; фурнитура дверная неметаллическая, в том числе ручки дверные неметаллические; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая».

В перечне товарного знака по свидетельству №716331 представлены аналогичные по роду/виду, назначению и кругу потребителей товары 20 класса МКТУ, а именно: «фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая». Таким образом перечисленные товары 20 класса МКТУ сопоставляемых перечней являются однородными.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; маркетинг; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление внешнее административное для компаний; управление потребительской лояльностью; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; экспертиза деловая».

В перечне товарного знака по свидетельству №716331 представлены следующие услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аудит коммерческий; бюро по найму; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент спортивный; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; реклама; управление гостиничным бизнесом; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги по переезду предприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правовая охрана обозначения по заявке №2020771989 испрашивается для услуг 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аудит коммерческий; бюро по найму; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования маркетинговые; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент спортивный; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; реклама; управление гостиничным бизнесом; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Таким образом, сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными, так как совпадают, либо относятся к одному и тому же роду/виду и характеризуются одинаковым назначением и совпадающими условиями оказания.

Заявитель не оспаривает однородность товаров и услуг, представленных в испрашиваемом перечне и перечне противопоставленных товарных знаков/заявленного обозначения.

Однако, приводит довод об отсутствии опасности смешения ввиду разных областей деятельности заявителя и правообладателя товарного знака №716331 – заявителя по противопоставленной заявке.

Вместе с тем согласно принятой методологии анализу подвергаются те товары и услуги, которые приведены в перечнях поданной заявки и противопоставленных регистрациях/заявках, а не фактическая деятельность заявителей/правообладателей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные заявка/регистрации являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 09, 20 и услуг 35 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 09.11.2021.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака «» по международной регистрации №1213050, в котором компания Morgan Advanced Materials plc , Великобритания, не возражает против регистрации на имя заявителя товарного знака по заявке №2020771989 в отношении следующих заявленных товаров 09 класса МКТУ «замки, запоры электрические, замки с электронным управлением, звонки аварийные электрические, звонки дверные электрические».

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №1213050 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя.

Товарный знак «» по свидетельству №503138 снимается как противопоставление заявленному обозначению, поскольку его правовая охрана прекращена 29.04.2021 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Товарные знаки «SECRET» по свидетельству №545367 и СЕКРЕТ» по свидетельству №433100 прекратили действие 14.07.2022 и 15.07.2022, соответственно, на основании решений Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в случае прекращения юридического лица – правообладателя. В связи с чем данные противопоставления также снимаются.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №729782 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя, а правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №503138, №545367, №433100 прекращена.

Необходимо отметить, что регистрация товарного знака по заявке №2020771989 может быть произведена для тех товаров 09 класса МКТУ, которые были в первоначальном перечне (замки навесные электронные; замки электрические; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные) и для которых выдано письмо-согласие (замки, запоры электрические, замки с электронным управлением, звонки аварийные электрические, звонки дверные электрические).

Так, позиции испрашиваемого перечня «замки навесные электронные», «замки электрические» – являются видовыми относительно указанного в письме-согласии товара «замки».

«Запоры электрические», «замки с электронным управлением» указанные в письме-согласии, в заявленном перечне отсутствуют.

Товары «звонки аварийные электрические», «звонки дверные электрические» присутствуют как в заявленном перечне, так и в письме-согласии.

Вместе с тем товары «звонки [устройства тревожной сигнализации]» и «звонки сигнальные», являющиеся однородными товарам противопоставленной международной регистрации №1213050, в перечне письма-согласия отсутствуют. Следовательно, для этих товаров заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку волеизъявление правообладателя не может трактоваться расширительно.

Таким образом, правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «замки навесные электронные, замки электрические, звонки аварийные электрические, звонки дверные электрические».

Что касается испрашиваемых товаров 06, 20 и услуг 35 классов МКТУ, то высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленными обозначением по заявке №2020762936 и товарным знаком по свидетельству №716331, с учетом однородности товаров 06, 20 и услуг 35 классов МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров/услуг 06, 20, 35 классов МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих товаров/услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2022, отменить решение Роспатента от 09.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020771989.