Регистрация товарного знака «» по свидетельству №809536 с приоритетом от 03.07.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.05.2021 по заявке №2020734704. Правообладателем товарного знака по свидетельству №809536 является ООО «Мефферт Продакшн», г. Ногинск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.09.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №809536 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 809536, представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, и из словесного элемента «WOODFLEX», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, зарегистрированный в отношении перечисленных в перечне товаров 02 класса МКТУ, сходен до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, представляющего собой словесное обозначение «», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, зарегистрированного в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком по свидетельству №464207, поскольку указанные товарные знаки содержат в себе фонетически и визуально сходные словесные элементы «WOODFLEX»/«WOODEX».

При этом, лицом, подавшим возражение, указано, что товары 02 класса МКТУ «покрытия [краски] для древесины; лаки; лаки для деревянных полов / лаки паркетные; краски эмалевые; краски» являются однородными товарам 02 класса МКТУ «краски, олифы, лаки; красящие вещества» противопоставленного товарного знака по свидетельству №464207, так как сравниваемые товары относятся к краскам и лакам, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что сосуществование однородных товаров, маркированных сходными обозначениями, приведет к смешению обозначений в коммерческом обороте, в результате чего потребитель будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Дополнительно лицо, подавшее возражение, обращало внимание на тот факт, что его деятельность протекает в том же сегменте, что и деятельность ООО «Мефферт Продакшн», что не может не усилить риск смешения рассматриваемых обозначений потребителями.

Так, лицо, подавшее возражение, компания Текнос Груп Ой ПЛ, была основана в Финляндии в 1948 году и является одним из ведущих производителей лакокрасочных материалов промышленного назначения. Компания имеет сильные позиции в производстве архитектурно-строительных красок.

Представительство компании в России было открыто в 2007 году. Сегодня Россия занимает 4-е место по объему продаж среди стран, где присутствуют товары лица, подавшего возражение.

Таким образом, обозначение «», активно используемое компанией Текнос Груп Ой ПЛ на протяжении длительного периода времени, хорошо известно потребителям красок и лаков, и ассоциируется у них с конкретным предприятием, принадлежащим лицу, подавшему возражение.

Регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Мефферт Продакшн» (правообладателя) вводит потребителя в заблуждение относительно производителя, поскольку потребитель, основываясь на предшествующем опыте, будет полагать, что источником происхождения товаров является компания Текнос Груп Ой ПЛ, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №809536 недействительной полностью на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

К материалам возражения были приложены следующие документы:

1. Сведения из электронного словаря ABBYY Lingvo, распечатки онлайн страниц Англо-русского словаря Мюллера на ресурсе www.dic.academic.ru;

2. Распечатки страниц сайта www.teknos.com;

3. Распечатки страниц сайта www.meffert.ru;

4. Страницы каталогов продукции правообладателя за 2019, 2020, 2021 годы.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 04.10.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 10.11.2021.

На заседании коллегии 10.11.2021 правообладатель присутствовал, ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок, так как при попытке скачивания материалов возражения возникала техническая ошибка, в связи с чем правообладатель не имел возможности ознакомиться с материалами возражения и подготовить отзыв по мотивам поступившего 21.09.2021 возражения. Посовещавшись, коллегия удовлетворила поступившее ходатайство и перенесла рассмотрение возражения на более поздний срок, а именно на 09.12.2021.

Правообладатель 03.12.2021 направил отзыв на возражение, поступившее 21.09.2021, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемое обозначение по свидетельству №809536 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №464207 не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 прочитывается [ВУДФЛЕКС], в то время как противопоставленный знак по свидетельству №464207 имеет звучание [ВУДЭКС], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 противопоставленный знак по свидетельству №464207 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- оспариваемое обозначение состоит из двух значимых слов английского языка: wood (дерево) и flex (гибкий), то есть может быть переведено на русский язык как «изогнутое дерево», в то время как противопоставленное обозначение состоит из слов английского языка: wood (дерево) и ex (устаревший); может быть переведено на русский язык как «старое дерево». Таким образом, сравниваемые обозначения вызывают у потребителей разные ассоциации, а, следовательно, не являются семантически сходными;

- вместе с тем правообладатель обращает внимание коллегии на то, что компания Мефферт была основана в 1947 году, и за 74 года существования стала крупным производителем на рынке, с 11 производственными площадками (в том числе и в России с 2005 года). Продукция компании Мефферт, в частности краска «DUFA», одной из линеек которой как раз и является «WOODFLEX», - одна из самых известных и популярных на российском рынке на сегодняшний день. Она представлена на самых крупных торговых площадках страны, как, например, Леруа Мерлен, Оби, Озон (приложение № 5);

- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – компании Текнос Груп Ой ПЛ, так и соответствующих товаров, которые бы производились данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение - с компанией Текнос Груп Ой ПЛ.

К отзыву правообладателем были приложены следующие материалы:

5. Скриншоты сайтов;

6. Распечатка из электронного словаря Мультитран со значением слова «wood»;

7. Распечатка из электронного словаря Мультитран со значением слова «flex»;

8. Распечатка из электронного словаря Мультитран со значением слова «ex»;

9. Распечатки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, содержащие сведения о товарных знаков со словесным элементом «wood».

Правообладатель 07.12.2021 направил ходатайство о приобщении дополнительных материалов к отзыву от 03.12.2021, а именно:

10. Договоры поставки между ООО «Мефферт Полилюкс» и его контрагентами, подтверждающие введение товаров правообладателя в гражданский оборот.

Коллегия отмечает, что на заседании коллегии 09.12.2021 лицо, подавшее возражение, отмечало, что не имело возможности ознакомиться с дополнительными материалами, которые правообладатель 07.12.2021 направил в материалы дела. Для соблюдения прав всех сторон рассмотрения возражения коллегия перенесла рассмотрение возражения на недолгий срок, а именно на 17.12.2021.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (03.07.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №809536 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, и из словесного элемента «WOODFLEX», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №464207 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №809536 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ. Таким образом, компания Текнос Груп Ой ПЛ признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №809536 в отношении товаров 02 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный знак «» по свидетельству №464207 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ [1].

Анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №809536, №464207 показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «WOODFLEX»/«WOODEX», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [ В У Д Ф Л Э К С ], а противопоставленный ему товарный знак [1] имеет следующее произношение: [ В У Д Э К С ]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [ В, Д, К, С ] и совпадающих гласных звуков [ У, Э ], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство сравниваемых обозначений установлено на совпадающей части [ В У Д Э К С]. Таким образом, 6 букв из 8 имеют тождественное звучание.

Визуально оспариваемый товарный знак сходен с противопоставленным товарным знаком [1], так как они выполнены буквами одного алфавита - латинского.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении оспариваемого обозначения, анализ по семантическому сходству оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение о высокой степени их сходства.

Анализ однородности товаров 02 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №809536 и противопоставленному товарному знаку [1], показал следующее.

Товары 02 класса МКТУ «покрытия [краски] для древесины; лаки; лаки для деревянных полов / лаки паркетные; краски эмалевые; краски» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 02 класса МКТУ «краски, олифы, лаки; красящие вещества» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к краскам и лакам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, то необходимо отметить следующее.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №809536 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и знаком компании Текнос Груп Ой ПЛ, Финляндия, как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Таким образом, доводы поступившего возражения признаются убедительными только в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №809536 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №809536 недействительным полностью.