Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 25.11.2005 за №298650 по заявке №2005708028/50 с приоритетом от 08.04.2005 на имя Закрытого акционерного общества «АПРЕЛЬ», г. Самара (далее - правообладатель) для товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака действует до 08.04.2015.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словосочетание является фантазийным по отношению к товарам/услугам, указанным в перечне заявки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.12.2009, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №298650 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему: 2 - товарный знак «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ» по свидетельству №298650 является сходным до степени смешения с товарным знаком «Бархатные ручки» по свидетельству №166490, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированный в отношении однородных товаров и услуг 03, 35, 42 классов МКТУ;

- сравниваемые обозначения фонетически сходны, поскольку оспариваемый товарный знак имеет в составе первого слова словосочетания 7 звуков (букв), полностью совпадающих со звуками (буквами) первого слова противопоставленного товарного знака;

- словесные элементы в целом имеют равное количество слогов, одни и те же порядковые ударные слоги, что определяет одинаковую ритмику их произношения;

- словесный элемент «Бархатная» отличается от первого словесного элемента товарного знака по свидетельству №166490 лишь в части окончания, то есть части слова, не имеющей лексического значения и служащей для выражения абстрактных категорий – рода, числа, падежа и т.д.;

- таким образом, начальный элемент (первое слово) на котором акцентируется основное внимание потребителя, не обуславливает иное, фонетически отличающееся от противопоставляемого, восприятие знака;

- товарные знаки выполнены буквами русского алфавита, при этом отдельные отличия исполнения знаков, а именно – наличие заглавной буквы «Б» в словосочетании «Бархатные ручки» и использование в нем прописных букв, являются отдельными формальными признаками, не влияющими на восприятие знаков как различных;

- словосочетания «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ» и «Бархатные ручки» не указаны в словарях в качестве устойчивых выражений, что предполагает их фантазийный характер;

- сравниваемые обозначения представляют собой сочетания прилагательного и существительного, в которых прилагательное выполняет как 3 изобразительно-выразительную функцию (создает образ), так и информационную, которая выражается в конкретизации характеристик существительного;

- сходство первого словесного элемента товарных знаков определяет высокую степень ассоциации обозначений друг с другом в целом и позволяет утверждать о подобии заложенных в обозначениях понятий и образов;

- словосочетания «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ» и «Бархатные ручки» вызывают одинаковые ассоциации, относимые к области тактильных ощущений;

- данное обстоятельство обусловлено наличием на первом месте в словосочетаниях качественного прилагательного «бархатный», характеризующего в прямом смысле вид материала (бархат), описание которого следует из ощущений при касании с ним: мягкий и нежный;

- в словосочетании «бархатная нежность» наблюдается тавтология понятий («нежная нежность»), что размывает ассоциативное содержание словосочетания в целом, но при этом запоминается первая, семантически понятная составляющая часть словосочетания – слово «бархатная», то есть что-то мягкое и нежное;

- вышеизложенное подтверждается данными психолингвистической экспертизы, проведенной Заведующим сектором психолингвистики Института языков РАН, доктором филологических наук, профессором Тарасовым Е.Ф.;

- экспертиза пришла к выводу о том, что рассматриваемые словосочетания совпадают по звучанию на 90%, между обозначениями имеется сильная ассоциативная связь, а в речевом общении содержания словосочетаний «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ» и «Бархатные ручки» практически совпадают и могут считаться идентичной рекламной маркой;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ;

- услуги 42 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак «Бархатные ручки», корреспондирует с услугами 35 класса МКТУ товарного знака «Бархатная нежность»; 4 - в связи с тем, что товары 03 класса МКТУ являются товарами массового спроса и потребления, степень ассоциативной связи товарных знаков значительно повышается;

- согласно результатам аналитического отчета по итогам всероссийского социологического опроса, проведенного группой социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова «… абсолютное большинство потребителей России (82,2%) считают, что товарный знак «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ», маркирующий косметические средства, парфюмерные изделия, мыло и средства гигиены сходен с товарным знаком «Бархатные ручки», маркирующим косметические средства, парфюмерные изделия, мыло и средства гигиены, то есть товарный знак «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ» для абсолютного большинства России не обладает различительной способностью по отношению к товарному знаку «Бархатные ручки»»;

- более того, согласно результатам упомянутого отчета «две трети потребителей России (68,8%) считают, что при покупке косметических средств, маркированных товарным знаком «Бархатные ручки», вместо них можно купить такие же товары, маркированные товарным знаком «Бархатная нежность»»;

- формированию у потребителей ассоциаций с определенным изготовителем товара способствует широкая известность обозначения «Бархатные ручки».

Возражение сопровождается следующими материалами:

- заключение комплексной лингвистической и психолингвистической экспертизы от 09.11.2009, на 4 л. [1];

- аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса потребителей «Характер сравнительного восприятия товарного знака в виде словесного обозначения Бархатные ручки и словесного товарного знака «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ», использующихся для маркировки косметических средств, парфюмерных изделий, мыла, средств гигиены» [2];

- справка по затратам на рекламу, на 1 л. [3].

5 На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №298650 недействительной полностью.

На заседании коллегии 06.04.2010 лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению были представлены сведения об объемах выпуска и затратах на рекламу продукции «Бархатные ручки», диплом победителя премии «Товар года», распечатки страниц из печатных изданий «Уральские самоцветы» и «Прямые инвестиции», на 10 л. [4].

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Поскольку материалы [4] отсутствовали в возражении от 29.12.2009 и не относится к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они изменяют мотивы, приведенные в возражении от 29.12.2009.

В этой связи при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №29865 в рамках возражения от 29.12.2009 материалы [4] не учитывались.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №298650, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии 06.04.2010, изложил следующее мнение: 6 - словесные элементы «БАРХАТНАЯ» и «БАРХАТНЫЕ» сходны, но это единственный признак сходства;

- последние слоги этих слов различны «-АЯ» и «-ЫЕ» и слова «РУЧКИ» и «НЕЖНОСТЬ» не имеют признаков звукового сходства, не совпадает число слогов, ударение, отсутствуют близкие гласные и согласные, в целом нет вхождения одного обозначения в другое;

- разная длина слов и разный шрифт обуславливают различное зрительное впечатление;

- по основному признаку сходства – семантическому знаки не сходны;

- вывод возражения о доминировании в сравниваемых обозначениях прилагательного неправомерен, поскольку по правилам русского языка прилагательное является второстепенным членом предложения, несет вспомогательную роль по отношению к существительному;

- следовательно, логическое ударение в обозначениях падает на существительные, соответственно – «ручки» и «нежность», имеющие различную семантику;

- практика экспертизы подтверждает позицию правообладателя, так, после регистрации товарного знака «Бархатные ручки» правовая охрана была предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ товарным знакам «БАРХАТНЫЙ» по свидетельству №189647, «БАРХАТНЫЙ ВОСТОК» по свидетельству №187836, «БАРХАТНЫЙ АРОМАТ» по свидетельству №185268, «БАРХАТНАЯ ВОДИЦА» по свидетельству №250834, «БАРХАТНАЯ РОЗА» по свидетельству №236531, «БАРХАТНАЯ МАГИЯ» по свидетельству №278406;

- использование элемента «БАРХАТНАЯ», «БАРХАТНЫЙ» в целом ряде товарных знаков разных производителей ослабило различительную способность этого элемента;

- поскольку именно семантическое сходство значимых словесных обозначений следует сделать вывод об отсутствии сходства товарных знаков «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ» и «Бархатные ручки»; 7 - если бы в действительности сопоставляемые словосочетания совпадали по значению на 90%, как это указано в заключении психолингвиста, то можно было сказать, что они являются синонимами;

- однако анализируемые словосочетания не являются взаимозаменяемыми, поскольку нельзя сказать вместо «прикоснулись бархатные ручки» - «прикоснулась бархатная нежность»;

- в социологическом опросе знание о том, что сравниваемые знаки маркируют одни и те же товары получено респондентами из формулировки вопросов №2, №5, №8, в связи с чем, обоснованный этим знанием ответ на вопрос №9 следует признать подсказанным;

- в целом вызывает сомнение адекватность знаний потребителей о таком понятии как товарный знак – ведь для маркировки одних и тех же товаров существует множество знаков, и никак нельзя признать их сходными только по этой причине;

- по указанным причинам результаты опроса нельзя признать достоверными, а опрос нельзя учитывать в качестве доказательства сходства товарных знаков;

- поскольку возражение не содержит анализа однородности товаров и услуг, просьбу о признании недействительной регистрации №298650 для всех товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ следует признать необоснованной.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №298650.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.04.2005) приоритета товарного знака по свидетельству №298650 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила 8 составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду 9 шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №298650 представляет собой словесное обозначение «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по пункту 1 статьи 7 Закона из-за наличия ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака по свидетельству №166490.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «Бархатные ручки», выполненное буквами русского алфавита 10 оригинальным шрифтом белого цвета с черным контуром с использованием заглавной буквы «Б» в первом слове.

В ходе сравнительного анализа товарных знаков по свидетельствам №298650 и №166490 было установлено следующее.

Несмотря на то, что словесные элементы указанных товарных знаков выполнены различными видами шрифтов, использование одинакового алфавита усиливает сходство словесных обозначений.

Звуковой анализ показал, что сопоставляемые товарные знаки содержат в своем составе фонетически сходные элементы «БАРХАТНАЯ»/«Бархатные» (совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке). Указанные словесные элементы пространственно занимают большую часть товарных знаков и расположены в начальной позиции, которой потребитель уделяет особое внимание при восприятии обозначений в целом (с них начинается прочтение).

Поскольку совпадающие словесные элементы доминируют в обозначениях визуально и фонетически, коллегией Палаты по патентным спорам был сделан вывод о фонетическом сходстве товарных знаков «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ» и «Бархатные ручки».

Анализ сопоставляемых обозначений по семантическому фактору сходства показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки состоят из двух слов: прилагательного «БАРХАТНАЯ»/«Бархатные» и существительных «нежность» и «ручки».

Слова, входящие в состав товарных знаков, имеют следующие значения (см. Словарь русского языка, РАН, институт лингвистических исследований под ред. А.П. Евгеньевой, М., Русск. яз., Полиграфресурсы, 1999, с. 742, 63, 443):

бархатный (прилагательное к бархат) – 1) сделанный из бархата (бархатная шляпа, бархатное платье); 2) подобный бархату по виду или на ощупь (зверек 11 взглянул на бархатную траву, кот ступает бархатными лапками); 3) перен. приятный, мягкий;

нежность – 1) свойство по прилагательному нежный (нежность взгляда, голоса);

2) нежное чувство, ласковость, мягкость в отношении к чему-либо, в обращении с чем-либо (материнская нежность, под влиянием глубокой нежности);

3) поступки, слова, выражающие нежные чувства (у тебя всё нежность на уме, от непривычки к таким нежностям);

4) физическая или душевная слабость, изнеженность (что за нежности!);

ручка – 1) уменьшительно-ласкательная форма слова рука; 2) часть предмета, за который держат или берут рукой; 3) часть кресла дивана, на которую опираются локтем; 4) письменная принадлежность.

Очевидно, что сравниваемые обозначения являются образными выражениями. Образность им придает определение «БАРХАТНАЯ»/«Бархатные», которое в сочетании со словами «нежность» и «ручки» обнаруживает метафорический нестандартный оттенок. В связи с этим именно словесный элемент «БАРХАТНАЯ»/«Бархатные» акцентирует на себе внимание при восприятии знаков, в первую очередь влияя на создание ассоциативных образов.

Несмотря на семантическое различие существительных «нежность» и «ручки», наличие уменьшительно-ласкательного суффикса «-чк-» в слове «ручки» сближает эти словесные элементы, порождая в сознании одни и те же положительные ассоциации.

Совпадение одного из элементов, на который падает логическое ударение, и одинаковая положительно-эмоциональная окраска иных элементов позволяет сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод об общем впечатлении, формируемом знаками в целом, что приводит к возможности их смешения потребителями.

В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам усматривает сходство товарных знаков.

12 Противопоставленный товарный знак по свидетельству №166490 зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ - косметические средства, мыла, эфирные масла, парфюмерные изделия и услуг 35 класса МКТУ - реклама, экспортно-импортные операции, сбыт товара через посредников, изучение рынка.

В перченее оспариваемой регистрации коллегией Палаты по патентным спорам выявлены следующие товары/услуги, однородные вышеперечисленным товарам и услугам 03, 35 классов МКТУ:

03 - парфюмерные изделия и косметические средства; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, в том числе мыла, крема, туалетная вода, средства против потения, включая дезодоранты для личного пользования, шампуни, препараты для удаления грима и красок, аэрозоль (лак) для волос; моющие средства (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей), включая препараты для стирки, отбеливания и замачивания белья; антинакипины и антистатики бытовые; аппреты для придания блеска, для смягчения, подкрахмаливания и для оживления красок при стирке белья; синька для обработки белья; саше (сухие ароматические вещества) для отдушивания белья; средства для выведения пятен;

35 - реклама; продвижение товаров (для третьих лиц), включенных в 03 класс; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; изучение рынка; изучение общественного мнения.

При отнесении товаров/услуг к категории однородных учитывалось, что данные товары/услуги относятся к одному роду/виду, имеют одинаковый круг потребителей, назначение и способы реализации. Товары 03 класса МКТУ относятся к категории товаров широкого потребления и повышенного спроса, в отношении которых, как известно, высока опасность смешения товарных знаков, используемых для их индивидуализации.

В то же время в перечне оспариваемого товарного знака имеются следующие неоднородные товары 03 класса МКТУ - зубные порошки и пасты, препараты, за исключением используемых в медицинских целях, для полоскания 13 рта; обезжиривающие средства, за исключением используемых в промышленных целях; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, в том числе растворы для очистки, включая жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; препараты для удаления ржавчины и чистки сточных труб; препараты для чистки обоев; пасты для полирования; воски, мази, кремы для обуви, которые являются товарами другого вида/рода, имеют иное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание, что противопоставленный товарный знак «Бархатные ручки» в связи с длительностью его использования (см. [2]) хорошо известен потребителю и ассоциируется с конкретным производителем, что также повышает вероятность смешения товарных знаков в гражданском обороте.

Учитывая сходство товарных знаков и однородность товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения.

Данный вывод коллегии подтверждается выводами аналитического отчета по итогам всероссийского социологического опроса потребителей [2], проведенного группой социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова в шести городах Российской Федерации.

Согласно материалам аналитического отчета [2] большинство опрошенных (82,2 %) признают товарные знаки «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ» и «Бархатные ручки» сходными, при этом 40,7 % считают их сходными ввиду ассоциирования между собой, а у 34, 1% товарные знаки вызывают одинаковые ассоциации.

По материалам аналитического отчета [2] среди всех опрошенных 68,8% считают, что при покупке косметических средств, маркированных товарным знаком «Бархатные ручки», вместо них можно купить такие же товары, маркированные товарным знаком «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ».

Практически половина опрошенных (47,1%) ошибочно полагает, что товары, сопровождаемые товарным знаком «БАРХАТНАЯ НЕЖНОСТЬ», выпускаются Концерном «Калина», то есть лицом, подавшим возражение.

Изложенные выше фактические данные свидетельствуют о том, что обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

С учетом изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №298650 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать обоснованными.

В отношении мнения правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что существование других товарных знаков, включающих словесный элемент «БАРХАТНЫЙ» и зарегистрированных для однородных товаров 03 класса МКТУ, свидетельствует об охраноспособности товарного знака по свидетельству №298650, следует отметить, что оно не может быть учтено, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

Доводы особого мнения правообладателя товарного знака по свидетельству №298650, поступившего 09.04.2010, отражены в мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.12.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298650 недействительным частично, сохранив действие регистрации в отношении следующих товаров: В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров“ (511)

03 - зубные порошки и пасты, препараты, за исключением используемых в медицинских целях, для полоскания рта; обезжиривающие средства, за исключением используемых в промышленных целях; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, в том числе растворы для очистки, включая жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; препараты для удаления ржавчины и чистки сточных труб; препараты для чистки обоев; пасты для полирования; воски, мази, кремы для обуви.