Оспариваемый товарный знак по заявке №2010724133 с приоритетом от 23.07.2010 зарегистрирован 11.05.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №436851 на имя ООО «Премиум», 191002, Санкт-Петербург, ул.Большая Московская, 1-3, лит.Б (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.
В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «
», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 03.03.2016 выражено мнение о том, что регистрация №436851 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- Израильская компания «Kart Cosmetics LTD» была зарегистрирована 21.06.2005 года в Израиле. Компания специализируется на разработке оригинальных рецептур косметических средств на основе природных и растительных компонентов израильского происхождения. Косметика «KART» производится и реализуется в Израиле с 1998 года и за длительный период существования заслужила любовь и доверие со стороны потребителей, как в Израиле, так и за рубежом. В частности, косметика «KART» поставляется и реализуется в Украине (с 2007-2008 годов), Казахстане (с 2008-2009 годов), Азербайджане (с 2011 года), Эстонии (с 2013 года). В сферу деятельности компании «Kart Cosmetics LTD» входят научные исследования, разработка инновационных формул и внедрение своих открытий в производство профессиональной косметики особого качества;
- официальная дистрибуция в России была начата в 2008 году. На территории Российской Федерации товары под товарным знаком «KART» поставлялись на основании договоров поставки, заключенных с российскими компаниями из разных регионов Российской Федерации, в частности были заключены договоры с: ООО «572», юридический адрес: Россия, 443013, Самара, ул. Мечникова, 1; договор поставки от 18.02.2008; ООО «Центр Красоты и Здоровья», юридический адрес: Россия, Ростовская область, ул. Садовая, 6; договор поставки от 10.11.2009; ООО «Премиум», 190005, ул. Большая Московская, 1-3, г. Санкт-Петербург договор поставки от 01.01.2014 (первый договор был заключен в 2010 году, по данному договору осуществлялись поставки продукции под обозначением «KART», что подтверждается наличием счетов и экспортных деклараций, датированных 2010 годом, на поставку в адрес ООО «Премиум» товаров под обозначением «KART» (в платежных документах есть указание на перевод денежных средств в адрес «KART COSMETICS LTD» от ООО «Премиум» на основании договора от 01/10 от 07.01.2010), указанные счета датированы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №436851);
- с 2008 года дистрибьюторы проводили активные маркетинговые мероприятия в России, направленные на продвижение товаров под товарным знаком «KART», которые включают в себя рекламу в специализированных журналах, газетах и в сети Интернет. На рекламные цели были затрачены значительные усилия и средства партнеров «Kart Cosmetics LTD» в Российской Федерации. Более того, в рекламной информации ООО «Премиум» указано, что данное лицо является дистрибьютором израильской косметической продукции «KART», которая, имеет израильское происхождение и реализуется компанией «Kart Cosmetics LTD». Следует учесть также, что помимо ООО «Премиум» в качестве дистрибьюторов в иных городах России указаны другие контрагенты «Kart Cosmetics LTD», в частности, ООО «572» и ООО «Центр Красоты и Здоровья»;
- высокое качество, эффективность и экономическая привлекательность продукции под обозначением «KART» способствовали активному росту спроса на продукцию под указанным обозначением в России в 2008-2014 гг.;
- с ростом популярности товаров под обозначением «KART» в России встал вопрос об обеспечении надлежащей охраны обозначению «KART» в России. В этой связи, 5 мая 2010 года компания «Kart Cosmetics LTD» выдала на имя Угловой Валентины Дмитриевны генерального директора ООО «Премиум» доверенность с полномочиями, связанными с регистрацией товарного знака «KART» в Российской Федерации на имя доверителя - компании «Kart Cosmetics LTD». Данная доверенность была заверена нотариусом Израиля;
- ООО «Премиум» 23 июля 2010 года подало заявку на регистрацию товарного знака «KART» на свое имя и 11.05.2011 зарегистрировало товарный знак по свидетельству № 436851;
- на момент подачи заявки товары под обозначением «KART», более двух лет поставлялись израильской компанией «Kart Cosmetics LTD» в Россию, в адрес различных контрагентов, в том числе, в адрес правообладателя оспариваемого товарного знака ООО «Премиум»;
- правообладателем оспариваемого товарного знака «KART» является ООО «ПРЕМИУМ». Согласно полученной выписки из ЕГРЮЛ указанное юридическое лицо было зарегистрировано 03.09.2007, т.е. позднее даты создания израильской компании «Kart Cosmetics LTD» генеральным директором которой является Углова Валентина Дмитриевна. Важно отметить, что ООО «Премиум» использует свои исключительные права на товарный знак «KART» в России, чтобы добиться исключительных условий и дополнительных экономических преимуществ при приобретении товаров у израильской компании «Kart Cosmetics LTD» и их распространении в России;
- израильская компания «Kart Cosmetics LTD», как только ей стало известно, о наличии на территории России товарного знака «KART» на имя ООО «Премиум», пыталась договориться о добровольной передаче прав на данный товарный знак, но данные попытки не увенчались успехом. В связи с чем в декабре 2014 года партнѐрские отношения с ООО «Премиум» были расторгнуты, продукция в их адрес не отгружается, дистрибьютором данная компания не является;
- в настоящее время «Kart Cosmetics LTD» не может исполнять свои обязанности по договорам поставки с иными российскими контрагентами, так как ООО «Премиум» имеет исключительные права на товарный знак «KART» на территории России;
- израильской компании стало известно, что ООО «ПРЕМИУМ» продолжает реализовывать на рынке продукцию под товарным знаком «KART», при этом продукция произведена не по заказу «Kart Cosmetics LTD», дизайн продукции и ее упаковки имитируются. Одновременно, представителям израильской компании стало известно о первых случаях аллергии и химических ожогах, вызванных использованием косметических средств под товарным знаком «KART» в России. Указанные факты вынудили израильскую компанию провести исследование продуктов, реализуемых ООО «ПРЕМИУМ», по результатам данной работы была подготовлена и размещена в сети Интернет на сайтах профессиональных сообществ парикмахеров и косметологов информация о недобросовестных действиях ООО «ПРЕМИУМ» и о способе выявления некачественного товара, который не поставляется израильской компанией «Kart Cosmetics LTD». Указанные выше факты негативно влияют на имидж компании и на репутацию товарного знака «KART» на рынке косметических товаров России;
- ООО «Премиум» имеет сайт в сети Интернет www.kart-msk.ru. Данный сайт представляет собой интернет-магазин по реализации косметической продукции «KART» и на нем содержится информация, что продукция «KART» реализуется официальным дистрибьютором компании «Kart Cosmetics LTD» в России. На сайте размещен товарный знак «KART» в дизайне, разработанном израильской компанией и используемом для маркировки оригинальной израильской продукции;
- правообладатель оспариваемого товарного знака не мог не знать о существование известной израильской косметики под обозначением «KART» на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака «KART» в Роспатент в июле 2010 года, более того, правообладатель имел поручение на основании доверенности содействовать в регистрации товарного знака на имя компании, подающей настоящее возражение - «Kart Cosmetics LTD»;
- в указанных обстоятельствах компании «Kart Cosmetics LTD» причиняются не только финансовые убытки, связанные, в том числе, с невозможностью осуществлять коммерческую деятельность в России и выполнять взятые по договорам с российскими контрагентами обязательства, но и значительный ущерб деловой репутации, которая старательно создавалась и укреплялась израильской компанией с 2008 года;
- учитывая изложенное, израильская компания «Kart Cosmetics LTD» считает, что товарный знак «KART» вводит потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;
- товарный знак по свидетельству №436851 и фирменное наименование лица, подавшего возражение, являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства.
Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436851 недействительным полностью.
К возражению приложены копии следующих материалов:
- копия устава «Kart Cosmetics LTD» с переводом на русский язык (1);
- нотариальное заверение информации о том, что компания «Kart Cosmetics LTD» зарегистрирована с 21.06.2005 и единственное юридическое лицо в Израиле с таким названием (2);
- письмо консультанта по налогам Израиля, в котором указано, что владелец компании «Kart Cosmetics LTD» занимается бизнесом в области торговли косметической продукцией с 1998 года и позднее зарегистрировал компанию «Kart Cosmetics LTD» с переводом на русский язык (3);
- доверенность «Kart Cosmetics LTD» на имя Угловой В.Д. с полномочиями на регистрацию товарного знака «KART» на имя «Kart Cosmetics LTD» в России от 05.05.2010 с переводом на русский язык (4);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Премиум», где указано, что Углова В.Д. является генеральным директором ООО «Премиум» (5);
- копия договора поставки с ООО «Премиум» от 01.01.2014 с переводом на русский язык (6);
- копия договора поставки с ООО «572» от 18.02.2008 с переводом на русский язык (7);
- копия договора поставки с ООО «Центр Красоты и Здоровья» от 10.11.2009 с переводом на русский язык (8);
- рекламные материалы (9);
- счета в адрес российских контрагентов (10);
- письмо-предупреждение «Kart Cosmetics LTD» о подделках и способах их выявления для контрагентов (11);
- учебное пособие для мастеров «Kart Cosmetics LTD» (12)
- информация о домене kart-msk.ru (13).
Правообладатель товарного знака по свидетельству №436851, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:
- для оценки товарного знака на предмет ложности и способности введения потребителя в заблуждение необходимо исследовать непосредственно обозначение, входящее в состав товарного знака, а не проводить сравнение этого товарного знака с обозначениями третьих лиц или исследовать какие-либо документы и деятельность этих лиц;
- товарный знак «KART» представляет собой словесное обозначение, которое означает «простейший гоночный автомобиль без кузова». Соответственно, обозначение «KART» по отношению к косметической продукции является фантазийным и не может являться описательным. Обозначение «KART» выполнено латинскими буквами, а не буквами еврейского алфавита, как это принято в Израиле. Какие-либо изображения образов, связанных с историей или культурой Израиля в товарном знаке, отсутствуют, в связи с чем, указанное обозначение не способно вызывать никаких ассоциаций у потребителя относительно товара и его изготовителя;
- таким образом, такое основание отказа в регистрации товарного знака как наличие в нем элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, либо его изготовителя, не может служить основанием для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «KART»;
- кроме того, представленные лицом, подавшим возражение, документы подтверждают лишь поставки косметики «KART» на территорию России и не доказывают использование обозначения «KART» на территории России самим подателем возражения;
- в целях взаимовыгодного сотрудничества и защиты обозначения «KART» на территории Российской Федерации лицо, подавшее возражение, письмом от 24 ноября 2009 года предоставил правообладателю товарного знака по свидетельству №436851 право на регистрацию обозначения «KART» на имя правообладателя. Данное письмо согласно статье 153 Кодекса является сделкой между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, которой было установлено право правообладателя зарегистрировать на свое имя обозначение «KART» (далее Сделка), являющееся одним из элементов фирменного наименования лица, подавшего возражение, в качестве товарного знака. Заключение сделки между лицом, подавшим возражение, и правообладателем в форме письма не противоречит законодательству. В результате сделки правообладателем была подана заявка на регистрацию обозначения «KART» в качестве товарного знака;
- товарный знак зарегистрирован не только в отношении косметических средств, но и в отношении других товаров и услуг, например, профессиональных инструментов для салонов красоты, ортопедических изделий, образовательных услуг и услуг салонов красоты, а также услуг по продвижению товаров для третьих лиц;
- таким образом, требование лица, подавшего возражение, о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг неправомерно;
- доверенность от 05.05.2010 г., выданная на имя Угловой В.Д. на совершение действий, связанных с регистрацией товарного знака «KART», но на имя лица, подавшего возражение, Углова В.Д. не получала. Помимо этого, данная доверенность на территории России не имеет юридической силы, поскольку она не апостилирована и в ней нет права передоверия, а на территории Российской Федерации иностранное лицо может вести свои дела только через патентного поверенного.
С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №436851.
В качестве приложения к материалам отзыва правообладателем приложена копия письма от 24.10.2009 года с переводом на русский язык.
Лицо, подавшее возражение, ознакомленное в установленном порядке с отзывом на возражение, представило комментарии к отзыву по мотивам возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436851, доводы которых сводятся к следующему:
- к отзыву прилагалось письмо от 24.10.2009 года, подписанное госпожой Бен Ами Фани, которая якобы является генеральным директором «Kart Cosmetics LTD», выразившая согласие на регистрацию товарного знака «KART» на имя ООО «Премиум». ООО «Премиум» со ссылкой на статью 153 Кодекса указывает, что представленное письмо является сделкой между ООО «Премиум» и «Kart Cosmetics LTD»;
- согласно пункту 4 статьи 575 Кодекса не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей в отношениях между коммерческими лицами. По аналогии также необходимо указать, что в силу подпункта 3.1 статьи 1234 Кодекса не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношения между коммерческими организациями;
- в представленном документе информация о возмездности отсутствует. Кроме того, в силу пункта 1 статьи 160 Кодекса сделка должна быть совершена путем составления документа, подписанного лицом (или лицами), совершающими сделку и (или) должным образом уполномоченным лицом (лицами). В приложении к настоящему документу направляется заявление генерального директора «Kart Cosmetics LTD», заверенное нотариусом Израиля о том, что госпожа Бен Ами Фани не являлась на дату подписания указанного документа генеральным директором «Kart Cosmetics LTD» и не была уполномочена подписывать подобного рода сделки;
- согласно представленному «Kart Cosmetics LTD» документу следует, что письмо-согласие по ряду признаков не является подлинным;
- одновременно согласно рекомендациям по применению положений Кодекса, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных приказом Роспатента от 30.12.2009 № 190, представленный документ не отвечает требованиям, установленным Роспатентом для того, чтобы подтвердить согласие правообладателя, в том числе, правообладателя фирменного наименования, на регистрацию сходного обозначения в качестве товарного знака, а именно: отсутствуют полные сведения о лице, дающем согласие, позволяющие его идентифицировать; в частности, отсутствует адрес места нахождения; отсутствуют полные сведения о лице, которому предоставляется согласие, позволяющие его идентифицировать; в частности, отсутствует адрес места нахождения; отсутствует номер заявки; отсутствует конкретный перечень товаров/услуг в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации товарного знака на имя ООО «Премиум»; документ подписан неуполномоченным лицом, госпожа Бен Ами Фани на дату 24.10.2009 не являлась генеральным или исполнительным директором; отсутствует положение о невозможности отзыва правообладателем указанного документа;
- представленный документ противоречит доверенности, выданной госпоже Угловой В.Д. как генеральному директору ООО «Премиум» от 05.05.2010 г. и заверенной нотариусом Израиля и подписанной также госпожой Фани Рина Бен Ами, о предоставлении полномочий на заключение договора с патентными поверенными на регистрацию товарного знака «KART» на имя «Kart Cosmetics LTD» в России. Именно после получения данной доверенности ООО «Премиум» 23.07.2010 подало первую заявку на регистрацию товарного знака «KART» в Российской Федерации, но в нарушение предоставленных полномочий заявка была подана от имени ООО «Премиум», а не «Kart Cosmetics LTD»;
К комментариям на отзыв на возражение приложены копии следующих материалов:
- информация от адвокатской конторы AVI RIVKIN &СО., Law Offices & Notary с переводом на русский язык (14);
- заявления генерального директора «Kart Cosmetics LTD» господина БЕН АМИ АМИРАМ, сделанные в присутствии нотариуса и надлежаще оформленные объяснения о подложности документа от 24.10.2009 года, подписанного госпожой Бен Ами Фани (15);
- сравнение оттисков печати (16).
Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия признала доводы возражения убедительными.
С учетом даты приоритета (23.07.2010) оспариваемого товарного знака по свидетельству №436851 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.
Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №436851 и фирменное наименование. При этом лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на фирменное наименование. Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности «Kart Cosmetics LTD» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436851.
Оспариваемый товарный знак «
» по свидетельству №436851 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Слово «KART» в переводе с английского языка означает «КАРТ» - гоночный малолитражный автомобиль, упрощенной конструкции без кузова, предназначенный для соревнований на картингах, является фантазийным по отношению к заявленным товарам.
Лицо, подавшее возражение, в качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №436851 указывает на нарушение его исключительных прав на часть фирменного наименования «Kart Cosmetics LTD».
Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:
- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.
Словесный элемент оспариваемого товарного знак «KART» тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение. Индивидуализация товаров и услуг и юридического лица происходит именно благодаря указанному элементу, присутствующему в составе как товарного знака по свидетельству №436851, так и фирменного наименования лица, подавшего возражение.
Как следует из материалов возражения, а именно: устава; нотариально заверенной информации о регистрации юридического лица на территории Израиля; письма консультанта по налогам Израиля, в котором указано, что владелец компании «Kart Cosmetics LTD» занимается бизнесом в области торговли косметической продукцией (1-3) право на фирменное наименование возникло у «Kart Cosmetics LTD» 21.06.2005 г., то есть до даты приоритета (23.07.2010) оспариваемого товарного знака по свидетельству №436851.
Сходство оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, установлено по фонетическому и семантическому критериям сходства.
В материалах возражения присутствуют договоры поставки между «Kart Cosmetics LTD» и ООО «Премиум», ООО «572», ООО «Центр Красоты и Здоровья», счета, рекламные материалы, учебные материалы для мастеров (6-12), что фактически, свидетельствует об осуществлении «Kart Cosmetics LTD» до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности по производству и реализации косметической продукции, то есть товаров, однородных товарам 03, 05 классов МКТУ, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака. Данные товары соотносятся как «род/вид», имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей.
Также, необходимо отметить, что из проанализируемых выше документов (6- 12) следует, что до даты приоритета оспариваемого знака лицо, подавшее возражение, активно и широко через своих дистрибьюторов использовало в своей деятельности обозначение «
».
В результате такого использования у потребителя сложилось ассоциативная связь между продукцией, маркированной обозначением «KART», и компанией «Kart Cosmetics LTD».
В связи с этим, регистрация товарного знака «KART» на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя представленных в перечне товаров 03, 05 классов МКТУ.
Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерными в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.
Вместе с тем, в материалах возражения отсутствуют фактические доказательства, свидетельствующие об осуществлении «Kart Cosmetics LTD» до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельности, однородной услугам 35, 41 классов МКТУ, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.
В связи с этим, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса следует признать неправомерными в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.
Что касается представленного правообладателем на заседании коллегии письма от 24 ноября 2009 года, коллегия отмечает, что оно не может быть принято во внимание по следующим причинам.
Так в представленном письме отсутствуют:
- полные сведения о лице, дающем согласие, позволяющие его идентифицировать;
- адрес местанахождения;
- полные сведения о лице, которому предоставляется согласие, позволяющие его идентифицировать (адрес места нахождения);
- номер заявки;
- конкретный перечень товаров/услуг, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации товарного знака;
- документ подписан неуполномоченным лицом.
Кроме того, согласно документам адвокатской компании AVI RIVKIN &СО., Law Offices & Notary, являющейся юридическим консультантом, потверждается, что госпожа Бен Ами Фани на дату 24.10.2009 не являлась генеральным или исполнительным директором и не была уполномочена подписывать подобные документы.
Также следует отметить, что 16.06.2016 по результатам проведения заседания коллегии, поступило особое мнение от правообладателя оспариваемого товарного знака, доводы которого повторяют доводы, изложенные в отзыве на возражение, проанализированные выше в связи, с чем они не требуют дополнительного анализа.