Регистрация оспариваемого товарного знака «» по заявке №2020724369 с приоритетом от 21.04.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 09.03.2021 за №800763 на имя ООО «Феерия», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 10 класса МКТУ (изделия ортопедические; наколенники ортопедические; обувь для медицинских целей; обувь ортопедическая; опоры, используемые при плоскостопии; стельки ортопедические), 25 класса МКТУ (обувь; стельки) и услуг 44 класса МКТУ (мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское / скрининг; салоны красоты; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; физиотерапия).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.07.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №800763 противоречит требованиям пункта 3(1) и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение указанного в возражении представлены следующие доводы:

Общество с ограниченной ответственностью «ОРТО-С», являющееся правопреемником Акционерного общества «ОРТО-С» (ОГРН 1027807971531, ИНН 7816078029), создавалось путем реорганизации в форме преобразования и было зарегистрировано 14.04.2020 года.

АО «ОРТО-С» было зарегистрировано 30.06.1994 года за номером 1189-Р, а ОГРН 1027807971531 был присвоен 02.09.2002 года.

Таким образом, право на фирменное наименование с произвольной частью «ОРТО-С» возникло у лица, подавшего возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака №800763, то есть до 21.04.2020 года.

Оспариваемый товарный знак №800763 «ОРТО-С» является сходным до степени смешения с произвольной частью фирменного наименования Заявителя - ООО «ОРТО-С», что обусловлено фонетическим вхождением одного обозначения в другое, совпадением алфавитов буквами которого выполнены словесные элементы, последовательностью совпадающих словесных элементов, а также смысловым подобием обозначений, то есть можно говорить о наличии целостной ассоциации между сравниваемыми средствами индивидуализации, в результате которой потребитель может принять одно обозначение за другое или посчитать, что они принадлежат одному и тому же производителю товаров и поставщику услуг.

Лицо, подавшее возражение, свою деятельность в 1994 году, в качестве лаборатории ортопедической коррекции стоп и за многолетнюю деятельность превратилось в крупный ортопедический центр с несколькими подразделениями:

- протезно-ортопедическим центром, оказывающим потребителям весь спектр протезно-ортопедической помощи, включая изготовление индивидуальной ортопедической обуви, стелек, корсетов и прочих ортопедических изделий. Также на базе центра функционирует медико-техническая комиссия, состоящая из квалифицированных врачей, осуществляющих качественный отбор ортопедических изделий для продажи в собственных торговых точках;

- магазинами ортопедических изделий в Санкт-Петербурге (на ул. Ольминского, д. 5 и на ул. Блохина, д. 14);

- интернет-магазином https://www.orto-s.ru/onlineshop.php, осуществляющим доставку заказов по всей России;

- подразделением оптовой торговли, осуществляющим поставки собственной продукции протезно-ортопедическим предприятиям, ортопедическим салонам, аптекам и магазинам, с оказанием информационной и рекламной поддержки.

С 2011 года в центре «ОРТО-C» начал работу зал лечебной физкультуры, в котором наряду с классической лечебной физкультурой предлагается индивидуальный курс гимнастики при сколиозах и гимнастика в интерактивном режиме.

Осуществление указанной деятельности, в течение длительного периода и до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждается документами, приложенными к возражению.

Кроме того, в возражении указано, что правообладатель оспариваемого товарного знака копирует также графическое оформление логотипа, используемого лицом, подавшим возражение, на своем официальном сайте и в социальной сети ВКонтакте как минимум с 2012 года.

При сравнении используемого обозначения, используемого лицом, подавшим возражение, с оспариваемым товарным знаком №800763, становится очевидным что, ООО «Феерия» знало о длительном использовании данного обозначения другим лицом, о его известности на рынке, т.е. действовало заведомо недобросовестно, оформляя права на указанное обозначение на свое имя.

Поскольку оспариваемый товарный знак №800763 воспроизводит не только фирменное наименование лица, подавшего возражение, но и копирует словесную и графическую часть используемого им логотипа, лицо, подавшее возражение, полагает, что существует реальный риск введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя (поставщика) всех указанных в свидетельстве №800763 товаров и услуг.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 800763 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- электронная выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Феерия» (1);

- электронные выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ОРТО-С» и на АО «ОРТО-С» (2);

- сведения из Госреестра о товарном знаке ТЗ №800763 (3);

- сведения о заявке №2020724369 (4);

- сведения о словарном значении элемента «ОРТО» (5);

- сведения о государственных контрактах с ЗАО «ОРТО-С» и ООО «ОРТО-С» (6);

- копии лицензий №294, №99-01-002205 и № 99-07-000013 (7);

- выписка по лицензии № ЛО-78-01-001858 (8);

- копии санитарно-эпидемиологических заключений за 2003 и 2005 года (9);

- копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (10);

- сведения из государственного реестра патентов на промышленные образцы и изобретения (11);

- сведения из Госреестра о товарных знаках ТЗ №№ 345365, 428078, 409660 (12);

- копия договора аренды помещения у КУГИ (13);

- копия разрешения на размещение вывески (ул. Ольминского, 5) (14);

- копия разрешения на размещение вывески (ул. Блохина, 14) (15);

- архивные копии страниц сайта https://www.orto-s.ru/ (16);

- данные WHOIS сервиса по домену https://www.orto-s.ru/ (17);

- отзывы потребителей с различных интернет ресурсов (18);

- скриншоты информационных и рекламных постов во ВКонтакте (19);

- копии договоров поставки № 27/06.14, № 9 и № 06/2016 (20);

- копия сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда по ЗАО «ОРТО-С» за 2018 год (21);

- копии штатного расписания ЗАО «ОРТО-С» с 2009 по 2014 год (22);

- копии оборотно-сальдовых ведомостей ЗАО «ОРТО-С» (23);

- копии бухгалтерских балансов с отчетами о прибылях и убытках (24);

- благодарственное письмо от Администрации Невского района СПб (25);

- сведения об участии ЗАО «ОРТО-С» в выставках (26);

- копии дипломов (27);

- копия договора-заказа на аренду выставочного оборудования (28);

- фотографии (29).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседании коллегии по рассмотрению возражения не присутствовал, однако представил отзыв по его мотивам, в котором указал, что комбинированный товарный знак «ОРТО-С» зарегистрирован ФИПС в результате заявки, поданной 21.04.2020, в соответствии с установленными правилами. Поскольку по результатам формальной экспертизы и экспертизы по существу было принято решение о регистрации товарного знаки, ООО «Феерия» оплачена соответствующая пошлина.

Таким образом, правообладателем были соблюдены все законные процедуры для регистрации товарного знака.

Правообладатель также указал на то, что совместно с ООО «НК «Росинновации» осуществляет деятельность в сфере производства и реализации ортопедической обуви, ортопедических стелек по индивидуальному заказу, на основе собственного производства.

ООО «Феерия» также утверждает, что самостоятельно разработало эскиз логотипа «ОРТО-С» с изображением, совпадение которого с наименованием и логотипом лица, подавшего возражение, является случайным, о котором ООО «Феерия» не знало, а ссылка ООО «ОРТО-С» на то, что ООО «Феерия» знало об использовании фирменного наименования «ОРТО-С», ничем не подтверждена, в силу чего отсутствуют доказательства того, что со стороны правообладателя имеет место недобросовестная конкуренция. Также правообладатель утверждает, что виды товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, были заявлены, исходя из коммерческой деятельности самого правообладателя и его партнеров.

В отзыве также приведены ссылки на другие организации, фирменное наименование которых включает слово «ОРТО», и полагает, что наименования фирм, которые имеют сходные наименования с ООО «ОРТО-С», не свидетельствует о недобросовестной конкуренции и нарушении прав на индивидуализацию юридического лица, а также о том, что никаких нарушений норм законодательства, в том числе статей 1477, 1483, 1484, 1499 Кодекса, экспертами ФИПС допущено не было, а само ООО «Феерия» действовало исключительно в рамках установленных процедур и порядков при регистрации товарного знака.

На основании указанного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №800763.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.04.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 800763 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №800763 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее изображение овала с точками и словесный элемент «ОРТО-С», выполненный заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в зеленом, сером, белом цветовом сочетании в отношении следующих товаров и услуг: 10 - изделия ортопедические; наколенники ортопедические; обувь для медицинских целей; обувь ортопедическая; опоры, используемые при плоскостопии; стельки ортопедические.

25 - обувь; стельки.

44 - мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское / скрининг; салоны красоты; услуги медицинских клиник; услуги терапевтические; физиотерапия.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса мотивировано его сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, обладая правом на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, оно имеет законный интерес в защите своих прав, в том числе, путем прекращения правовой охраны сходного товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров и услуг, однородных с товарами и услугами, оказываемыми лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 показал следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (2), размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/, лицо, подавшее возражение, было создано путем реорганизации в форме преобразования 14.04.2020 и является правопреемником АО «ОРТО-С», которое было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 30.06.1994.

В соответствии с положением пункта 5 статьи 58 Кодекса, согласно которому при преобразовании юридического лица одной организационно - правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, коллегия приняла во внимание документы, представленные лицом, подавшим возражение, относящиеся к деятельности его правопредшественника АО «ОРТО-С» (ЗАО «ОРТО-С»).

Таким образом, право на произвольную часть фирменного наименования «ОРТО-С», возникло у лица, подавшего возражение, с даты (30.06.1994) регистрации его правопредшественника в качестве юридического лица, т.е. значительно раньше даты приоритета (21.04.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №800763.

Произвольная часть фирменного наименования «ОРТО-С» лица, подавшего возражение, обладает фонетическим тождеством со словесным элементом оспариваемого товарного знака .

Следует отметить, что при сравнительном анализе таких средств индивидуализации как фирменное наименование и товарный знак, признак визуального сходства не играет существенной роли, что усиливает значение фонетического и семантического признаков сходства. Вместе с тем, из представленных документов (15), (19), (29) следует, что оспариваемый товарный знак также воспроизводит графику обозначения, которое использовалось лицом, подавшим возражение, и его правопредшественником (АО «ОРТО-С») в своей коммерческой деятельности.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (2), основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является производство медицинских инструментов и оборудования. Дополнительными видами деятельности являются, в частности, производство обуви, торговля оптовая одеждой и обувью, торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях, торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах, а также общая врачебная практика, деятельность в области медицины.

Коллегия также приняла во внимание деятельность правопредшественника лица, подавшего возражение, которая, согласно выписке из ЕГРЮЛ относительно этого юридического лица, содержала в себе те же виды деятельности.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

В подтверждение фактической деятельности лицо, подавшее возражение, представило документы (6) – (29), которые включают сведения о государственных контрактах (6), заключенных с ЗАО «ОРТО-С» (АО «ОРТО-С») и ООО «ОРТО-С» с 2015 по 2020 годы (https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html), согласно которым оказывались услуги по изготовлению и поставке ортопедической обуви для инвалидов, а также по производству функционально - корригирующих корсетов для инвалидов; копии лицензий №294, №99-01-002205 и № 99-07-000013 (7), выдача которых является условием для осуществления деятельности по производству, изготовлению и реализации ортезов, бандажных изделий ортопедического назначения, ортопедической обуви, технического обслуживания протезно-ортопедических изделий, диагностике функциональных нарушений, состояния анатомических дефектов и реабилитационного потенциала у лиц, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, осуществление специальных мероприятий по подготовке к ортезированию, подгонке и пользованию протезно-ортопедическими изделиями; оказанию доврачебной и амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому (травматология, ортопедия, неврология, функциональная диагностика, физиотерапия и педиатрия) на проведение медицинского массажа и лечебной физкультуры; санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений (8) – (10), подтверждающих соответствие протезно-ортопедической и медицинской деятельности ЗАО «ОРТО-С» по функциональной диагностике, восстановительной медицине, неврологии, педиатрии, лечебной и спортивной медицине, физиотерапии, изготовлению и реализации ортезов, ортопедической обуви, вкладных ортопедических корригирующих приспособлений (стелек, полустелек) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; договоры (20) о покупке ЗАО «ОРТО-С» материалов для производства обуви и кожевенной продукции; сведения об участии ЗАО «ОРТО-С» в специализированных международных выставках за периоды с 2004 по 2017 годы (26) – (28); благодарственные письма (25), фотографии упаковки ортопедической обуви (29); договор аренды помещения у Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 14, где располагается магазин ортопедических изделий ОРТО-С (15); архивные копии с официального сайта https://www.orto-s.ru/, начиная с 2010 года (https://web-arhive.ru/), содержащие сведения о производстве и реализации ортопедических изделий, обуви, стелек, об оказании медицинских и сопутствующих им услуг (16).

В подтверждение того, что указанный сайт принадлежит лицу, подавшему возражение, представлены сведения сервиса https://whois.ru/ (17).

Кроме того, представлены внутренние документы (бухгалтерские документы, копии штатного расписания (21) – (24), подтверждающие производственную деятельность лица, подавшего возражение.

Таким образом, совокупность представленных материалов, подтверждает, что лицо, подавшее возражение, и его правопредшественник (ЗАО «ОРТО-С»/ АО «ОРТО-С») под своим фирменным наименованием, сходным с оспариваемым товарным знаком, до даты его приоритета осуществляло деятельность по производству и продвижению ортопедических изделий, включая обувь, стельки, корсеты и т.п. изделия, а также деятельность в области лечебной физкультуры, амбулаторно-поликлинической деятельности, массажа, физиотерапии, т.е. деятельность, однородную товарам 10, 25 и услугам 44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что позволяет установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №800763 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров и услуг.

В отношении соответствия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товаров и услуг, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и услугами, маркированными оспариваемым обозначением, и иным лицом, в частности, с лицом, подавшим возражение в качестве лица, производящего товары и оказывающего соответствующие услуги.

В подтверждение указанного довода возражения не были представлены, в частности, результаты социологического опроса, которые позволили бы исследовать фактор восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета с позиции знания ими лица, подавшего возражение, в качестве производителя соответствующих товаров и услуг.

Кроме того, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя мотивирован тем, что правообладатель оспариваемого товарного знака копирует также графическое оформление обозначения, которое с 2012 года использовалось ЗАО «ОРТО-С»/ АО «ОРТО-С», а также в настоящее время используется лицом, подавшим возражение, на своем официальном сайте и в социальной сети ВКонтакте, в силу чего им сделан вывод о недобросовестном поведении ООО «Феерия», которое знало о длительном использовании данного обозначения другим лицом, регистрируя указанное обозначение на свое имя.

Однако возможность оспаривания правовой охраны товарного знака в случае признания действий его правообладателя недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом предусмотрена пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса.

Роспатент и коллегия не обладают полномочиями для признания действий правообладателя злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Такая оценка действий правообладателя относится к компетенции судебных органов или Федеральной Антимонопольной Службы.

Таким образом, коллегия полагает доказанным только довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается отзыва правообладателя, то в нем отсутствуют какие-либо фактические сведения и подтверждающие их материалы, способные опровергнуть доводы и документы, представленные в возражении, поскольку его содержание сводится к тому, что при ООО «Феерия» при подаче заявки действовало в рамках норм действующего законодательства и установленных процедур и порядка при регистрации товарного знака.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя оспариваемого товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.10.2022 поступило обращение (жалоба на протокол заседания коллегии), доводы которого сводятся к тому, что в протоколе заседания коллегии, размещенного на официальном сайте ФИПС (htths:www.fips.ru), отсутствует какая-либо оценка представленного правообладателем отзыва, а также мотивировочная часть, содержащая причины и основания для признания недействительной предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку. В обращении также приведены аргументы, изложенные в отзыве, и приложен сам отзыв, оценка которого присутствует в настоящем заключении.

По существу изложенного в обращении коллегия отмечает, что содержание протокола заседания коллегии соответствует пункту 46 Правил ППС, что касается мотивировочной части, содержащей анализ и правовое обоснование по существу спора, то она также представлена в настоящем заключении.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2022, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 800763 недействительным полностью.