Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012700075 с датой приоритета от 10.01.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 07, 09, 12, 16, 17, 19, 25 и услуг 35-37, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано в описании, приведенном в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MOBIL» (Мобил), являющееся частью фирменного наименования заявителя и означающее «мобильность».

Роспатентом 20.01.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 01, 02, 03, 07, 19 всех товаров 05, 12, 17, 25, части услуг 37, 39 и всех услуг 43 классов МКТУ. В отношении остального перечня товаров и услуг, указанных в заявке, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарными знаками «БЕТОНМОБИЛ» по свидетельству №466717 [1] в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ, «МОБИЛЬ» по свидетельству № 469479 [2] в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ и по свидетельству №472705[3] в отношении однородных товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ, «МОБИЛБАНК»/ «MOBILBANK» по свидетельствам №440031 и №440030 [4-5] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ, «МОБАЙЛ» по свидетельству №427398 [6] в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 35-37 классов МКТУ, «МОБИЛ MOBIL» по свидетельству № 386721 [7] в отношении однородных товаров 01 и услуг 35, 37 классов МКТУ, «BRANDMOBIL» по свидетельству № 297345 [8] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, «MoBill» по свидетельству № 263992 [9] в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ, «МОБАЙЛ» по свидетельству №163162 [10] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ, а также со знаками «MOBIL» по международным регистрациям №№ 1140769, 1132425 [11-12] в отношении однородных товаров 07, 09 и услуг 35 классов МКТУ, «MOBILE» по международной регистрации №1127217[13] в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 36 классов МКТУ, «MOBIL MEDIC» по международной регистрации №845403 [14] в отношении однородных товаров 01, 02 и 03 классов МКТУ.

В поступившем возражении от 27.05.2014 заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также и в отношении части товаров 01, 02 и 03 классов МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель не согласен с решением об отказе в части товаров 01 – 03 классов МКТУ заявленного перечня;

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки [7, 14], в которых присутствуют товары 01, 02 и 03 классов МКТУ, не ассоциируются друг с другом, поскольку не являются сходными по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства словесных обозначений;

- отсутствие фонетического сходства обозначения «MOBIL» и товарного знака [7] со словесными элементами «Мобил ГазСервис Mobil GasService» обусловлено тем, что, несмотря на совпадение части Mobil, обозначения существенно отличаются фонетически, так как часть ГазСервис имеет яркую фонетическую окраску и ее наличие в противопоставленном знаке определяет несходный характер звучания сравниваемых обозначений в целом;

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, поскольку в отличие от словесного обозначения «MOBIL», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме, знак [7] является комбинированным, выполнен в голубом цвете и представляет собой окружность, в которую вписано изображение сети трубопроводов, между которыми размещены словесные элементы «Мобил ГазСервис Mobil GasService», выполненные стандартным шрифтом и расположенные на четырех строках, при этом словесный элемент «Mobil» не занимает в знаке доминирующего положения, так как значительно большую площадь занимают элементы «ГазСервис GasService» и стилизованное изображение трубопроводов;

- заявленное обозначение и словесный элемент знака [7] отличаются семантически, поскольку значение слова «мобильный» отличается по смыслу от значения «мобильный газовый сервис»;

- заявленное обозначение также не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [14], поскольку они отличаются фонетически за счет разного количества слов, слогов, букв и звуков, производят разное зрительное впечатление из-за использования разной цветовой гаммы, разных шрифтов и разных графических решений и отличаются семантически, так как словесный элемент «mobil medic»знака [14] переводится как «мобильный врач», «мобильный медик», что совсем не то же самое, что просто «мобильный» без привязки к существительному;

- противопоставленный товарный знак [7] охраняется в отношении товаров 01 класса МКТУ – катализаторы, катализаторы биохимические, заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения в 01 классе МКТУ также и в отношении следующего перечня товаров: необработанные искусственные смолы, необработанные пластические материалы; клеящие вещества для промышленных целей; антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антифризы; ацетаты [химические вещества]; ацетилен; ацетон; вещества для газоочистки; диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; добавки для бензина очищающие; добавки химические для буровых растворов; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для масел; добавки химические для моторного топлива; добавки химические для фунгицидов; жидкости для гидравлических систем; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости для усилителя рулевого управления; жидкости тормозные; жидкость магнитная для промышленных целей; жидкость трансмиссионная; материалы для абсорбции масел синтетические; пластификаторы; пластмассы необработанные; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; препараты, обезжиривающие, используемые в производственных процессах; растворители для лаков; растворы буровые; смолы акриловые необработанные; смолы синтетические необработанные; смолы эпоксидные необработанные; составы для тушения огня; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; составы огнестойкие; усилители химические для каучука [резины]; ускорители вулканизации; химикаты промышленные; химикаты для очистки масел; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; хладагенты для двигателей транспортных средств; химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях;

- сравниваемые товары не являются однородными, поскольку имеют разное назначение (катализатор используется химическими предприятиями для производства каких-либо иных веществ, товары заявителя являются конечными продуктами, которые не применяются для производства каких-либо химических веществ и предназначены для использования в транспортных средствах, для систем тушения огня, в качестве буровых растворов и т.д.), разный круг потребителей (в одном случае – химические предприятия, в другом – автосервисы или рядовые потребители), а также отличаются по виду товаров, что свидетельствует о невозможности смешения сравниваемых обозначений потребителями;

- с учетом отсутствия сходства знаков до степени смешения, а также разной сферы деятельности заявителя – компании Эксон Мобил Корпорейшн и правообладателей противопоставленных знаков [7, 14] заявитель просит изменить решение Роспатента, дополнив перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по заявке №2012700075, частью товаров 01, 02 и 03 классов МКТУ.

К возражению приложены распечатки из Википедии о заявителе, информация о деятельности ООО «Мобил ГазСервис» из сети Интернет, перевод слова «medic» из словарей Яндекс, статья «Катализаторы» из БСЭ и из Химической энциклопедии (см. Яндекс. Словари).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.01.2012) подачи заявки №2012700075 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой слово «MOBIL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. «Mobil» - в переводе с немецкого языка означает «мобильный, подвижный, передвижной и др. »(См. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo).

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 07, 09, 12, 16, 17, 19, 25 и услуг 35-37, 39, 43 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг заявленного перечня основан на несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012700075 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном сходством до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг заявленного обозначения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками [1 - 14].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет словесный элемент «БЕТОНМОБИЛ», выполненный утолщенным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 19 класса МКТУ.

Товарные знаки [2-3] представляют собой словесный элемент «МОБИЛЬ», выполненный стандартным шрифтом в знаке [2], с использованием оригинальной графики и неохраняемых элементов, выполненных мелкими буквами под словесным элементом – в знаке [3]. Знак [2] зарегистрирован для услуг 39, 40 классов МКТУ. Знак [3] – для товаров 06, 19, 21 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Товарные знаки [4-5] состоят из изобразительного элемента в виде группы разноцветных кругов разного диаметра, справа от которого расположен словесный элемент «МОБИЛБАНК»/«MOBILBANK», выполненный стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно.

Знаки зарегистрированы для услуг 35, 36, 38 и 42 классов МКТУ.

Товарный знак [6] представляет собой квадрат со скругленными углами, внутри которого расположено стилизованное изображение буквы «А», на фоне которой расположено стилизованное изображение стоящей птицы, а под ней расположен словесный элемент «МОБАЙЛ», выполненный буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

Товарный знак [7] представляет собой круг с расположенными в его верхней и нижней частях схематичными изображениями сети трубопроводов, между которыми в центре знака на четырех строках расположены словесные элементы «Мобил», «ГазСервис», «Mobil», «GasService», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Знак зарегистрирован для товаров 01(катализаторы, катализаторы биохимические) и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ в белом и синем цветовом сочетании.

Товарный знак [8] представляет собой словесное обозначение «BRANDMOBIL», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Товарный знак [9] является комбинированным и состоит из фигуры прямоугольной формы с волнообразными сторонами, на фоне которой расположен словесный элемент «MoBill», выполненный буквами латинского алфавита, под которым расположен неохраняемый элемент «BILLING SYSTEM». Знак зарегистрирован для товаров 09 и услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ.

Товарный знак [10] представляет собой словесное обозначение «МОБАЙЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Знаки [11-12] являются комбинированными и состоят из фигуры четырехугольной формы с закругленными углами, на фоне которой расположен словесный элемент «MOBIL», выполненный буквами латинского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение буквы «К» в квадрате и неохраняемое слово «Classic», выполненное буквами небольшого размера. Знакам предоставлена охрана в Российской Федерации для товаров 07, 09 и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

Знак [13] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения стрелки, расположенной на одной из граней куба, справа от которого расположены словесные элементы «UP» и «MOBILE», выполненные буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана для товаров 09 и услуг 35, 36 и 38 классов МКТУ.

Знак [14] является комбинированным и состоит из двух дугообразных фигур, образующих незамкнутый овал, внутри которого на двух строках расположены словесные элементы «mobil», «medic», выполненные таким образом, что буква «l» слова «mobil» является продолжением вертикальной линии буквы «d» слова «medic». Знаку предоставлена правовая охрана для товаров 01-04 классов МКТУ в красно-синем цветовом сочетании.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что заявленное словесное обозначение и противопоставленные знаки [1 - 6, 8 -13] являются сходными до степени смешения, что обусловлено фонетическим и семантическим сходством или тождеством доминирующих в них словесных элементов и выполняющих основную индивидуализирующую функцию.

Заявленное обозначение «MOBIL» и словесные элементы «БЕТОНМОБИЛ», «МОБИЛЬ», «МОБИЛБАНК/MOBILBANK», «МОБАЙЛ», «BRANDMOBIL», «MoBill», «MOBILE» противопоставленных знаков [1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13], а также словесный товарный знак «МОБИЛЬ»[2] являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение заявленного обозначения в противопоставленные знаки. Словесные элементы «MOBIL» противопоставленных знаков [11-12] фонетически и семантически тождественны заявленному обозначению. Фонетическое сходство заявленного обозначения, словесного товарного знака «МОБАЙЛ» [10] и комбинированного товарного знака со словесным элементом «МОБАЙЛ» [6] обусловлено одинаковым количеством слогов, наличием совпадающих слогов и их расположением, одинаковым составом согласных звуков, близким составом гласных звуков и их расположением по отношению друг к другу.

Анализ перечня товаров 09, 19 и услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и сходные условия реализации, что заявителем не оспаривается.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение в отношении указанных товаров и услуг является сходным до степени смешения с товарными знаками [1 - 6, 8 - 13], что свидетельствует о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленных знаков со словесными элементами «Мобил», «ГазСервис, «Mobil», «GasService» [7] и «mobil», «medic» [14], то, несмотря на то, что в их состав также входит словесный элемент «MOBIL»/«МОБИЛ», они являются словосочетаниями и не ассоциируются с заявленным обозначением в целом, что обусловлено следующим.

Как указывалось выше, словесное обозначение «MOBIL» является лексической единицей немецкого языка и переводится как «мобильный, подвижный, передвижной, живой». Словесный элемент «GasService» в переводе с английского языка означает «газоснабжение», «medic» переводится с английского языка как «врач, медик, доктор, санитар» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). Таким образом, обозначение «Мобил ГазСервис Mobil GasService» имеет значение «мобильное газоснабжение», обозначение «mobil medic» можно перевести как «мобильный врач». В указанных словосочетаниях логическое ударение падает на существительные «газоснабжение» и «врач».

Их смысловые значения существенно отличаются от значения прилагательного «мобильный», что позволяет признать сравниваемые обозначения несходными семантически.

Сравниваемые обозначения не являются сходными визуально, поскольку в отличие от словесного обозначения «MOBIL», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, знаки [7, 14] являются комбинированными, выполнены с использованием оригинальных шрифтовых и графических решений, в сине-белой и красно-синей цветовой гамме, что свидетельствует о разном общем зрительном восприятии обозначений в целом.

Также следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют и фонетические отличия, обусловленные наличием в противопоставленных знаках дополнительных словесных элементов «ГазСервис», «GasService» и «medic», что приводит к разному звуковому воспроизведению сравниваемых обозначений.

В силу указанного заявленное обозначение «MOBIL» и противопоставленные знаки со словесными элементами «Мобил», «ГазСервис», «Mobil», «GasService» и «mobil», «medic» следует признать несходными в целом.

Анализ однородности товаров 01 – 03 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечнях знаков [7, 14] показал, что они являются однородными части товаров 01 – 03 и всем услугам 35, 37 классов МКТУ, что обусловлено следуюшим.

Товарный знак [7] зарегистрирован для следующего перечня товаров и услуг: 01 - катализаторы; катализаторы биохимические; 35 - анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и представление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; 37 - восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация строительных сооружений; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; строительство промышленных предприятий; строительство; установка дверей и окон; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств; 42 - анализ химический; изучение технических проектов; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области биологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; калибровка [измерения]; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; разработка планов в области строительства; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области химии; экспертиза инженерно-техническая.

Знаку [14] предоставлена правовая охрана в отношении следующих товаров: 01 - Chemicals used in industry, glue and adhesives for industrial purposes, chemical additives for motor fuel (химические вещества, используемые в промышленности, клеи и клеящие вещества для промышленных целей, химические добавки для моторного топлива); 02 - Anti-corrosive preparations, anti-rust undercoating, protective preparations for metals (антикоррозионные препараты, антикоррозионные покрытия, защитные препараты для металлов); 03 - Cleaning preparations, polishing preparations, rust removing preparations, polishing wax, shampoos (чистящие препараты, полирующие препараты, препараты для удаления ржавчины, для полировки воском, шампуни); 04 - Lubricating oils, motor oils, industrial oils, industrial greases, lubricants (смазочные масла, моторные масла, промышленные масла, промышленные смазки, смазочные материалы).

Указанные товары и услуги являются однородными части товаров 01 – 03 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012700075, в частности, в 01 классе МКТУ – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, жидкость магнитная для промышленных целей, клеящие вещества для промышленных целей, химикаты для промышленных целей, химические добавки для моторного топлива, в 02 классе МКТУ – защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии, препараты антикоррозионные, препараты защитные для металлов, составы для предохранения от ржавчины, в 03 классе МКТУ – препараты для чистки, полирования, мыла, бруски для полирования, бумага полировальная, воски для полирования мебели и полов, воски обувные, воски полировочные, кремы для полирования, мыла кусковые туалетные, мыло миндальное, препараты для сухой чистки, препараты для удаления ржавчины, препараты для чистки зубных протезов, препараты для чистки обоев, препараты для чистки сточных труб, продукты для наведения блеска (для полировки), растворы для очистки, шампуни, шампуни для мытья комнатных животных, шампуни сухие, поскольку они имеют один вид, относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и близкие условия реализации. Услуги 35, 37 классов МКТУ сравниваемых перечней также являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, следует отметить, что ввиду несходства сравниваемых обозначений опасность смешения указанных товаров и услуг в гражданском обороте отсутствует.

При рассмотрении возражения коллегией был принят во внимание уточненный перечень товаров 01 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается государственная регистрация товарного знака, а также то обстоятельство, что заявитель является правообладателем товарного знака «МОБИЛ» по свидетельству №484018 в отношении товаров 01 класса МКТУ, однородных заявленным.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение по заявке №2012700075 в отношении части товаров 01, 02 и 03 классов МКТУ соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 27.05.2014, изменить решение Роспатента от 20.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012700075.