Оспариваемый товарный знак «iWatch» по заявке №2013718527 с приоритетом от 03.12.2012 зарегистрирован 14.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №586910 в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании «Эппл Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №586910 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является всемирно известным производителем высококачественных швейцарских часов под брендом «Swatch», ведущим свою историю с 1983 года, активно продвигает свою продукцию, расширяет линейку товаров;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, содержащих элементы «SWATCH»/«swatch»/«iswatch»/ «eswatch», принадлежащие лицу, подавшему возражение;

- сопоставительный анализ знака «iWatch» с серией указанных товарных знаков показал, что данные обозначения являются сходными по звуковому, графическому и смысловому признакам, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия;

- небольшие отличия не влияют на имеющееся сходство между сравниваемыми обозначениями, так как обозначения практически полностью совпадают по звучанию, расположению элементов, количеству букв, ударению, шрифту, общему зрительному впечатлению;

- присутствие в обозначении «iWatch» префикса «i» не влияет на его семантику, в частности, на отнесение данного обозначения к семейству иных обозначений компании Эппл Инк. («iPhone», «iPad», «iPod», «iMac»);

- однородность сравниваемых товаров не вызывает сомнений, в связи с чем усматривается существование принципиальной возможности возникновения у российского потребителя представления о принадлежности однородных товаров 09 и 14 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю;

- согласно данным Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН, по мнению большинства опрошенных, оспариваемое обозначение и обозначения «iswatch», «swatch» похожи по внешнему виду, по смыслу, по звучанию и похожи в целом, при этом подавляющее большинство респондентов считают, что товары, выпускаемые под обозначением «iWatch» и товары, выпускаемые под обозначениями «swatch» и «iswatch» производятся одной компанией;

- в возражении приводятся отказные решения иностранных патентных ведомств и судов, вынесенные в отношении обозначений «iWatch», которые ранее заявлялись на регистрацию как компанией Эппл Инк., так и иными заявителями, в связи с их сходством с серией товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- приведены примеры также отказных решений иностранных патентных ведомств и судов, вынесенных в отношении заявок на товарный знак «iWatch»;

- товарный знак «iWatch» характеризует товары, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана, в частности, указывает на их вид, качество, свойство и назначение, и поэтому не обладает приобретенной различительной способностью.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №586910 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

1) Информация об истории бренда «Swatch» (на рус. яз.) на 45 л.

2) Информация об истории бренда «Swatch» (иностранные источники с переводом) на 52 л.

3) Дополнительная информация о коллекциях часов под брендом «Swatch» (на рус. яз.) на 49 л.

4) Сведения о серии товарных знаков Swatch (международные регистрации с переводом на рус. яз.) на 18 л.

5) Распечатка из электронного реестра товарных знаков Роспатента о товарном знаке iWatch по св-ву № 586910 на 2 л.

6) Сведения о моделях Apple Watch на 16 л.

7) Заключение Лаборатории соц. экспертизы №77-2014 от 01.09.2014 по результатам социологического исследования на 31 л.

8) Решение Национального института промышленной собственности Франции от 15.11.2013 по результатам рассмотрения возражения против регистрации обозначения «IWATCH» по св-ву № 13 3 983701 на 15 л.

9) Решение Ведомства по патентам и товарным знакам Испании от 19.11.2013 по результатам рассмотрения возражения против регистрации обозначения «I_WATCH» по межд. регистрации № 1153669 на 7 л.

10) Решение Управления интеллектуальной собственности Республики Гондурас от 09.06.2017 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «IWATCH» по заявке в отношении 14 класса МКТУ на 12 л.

11) Решение Службы по промышленной и коммерческой собственности Марокко №648/2014 от 30.10.2014 по результатам рассмотрения возражения против регистрации межд. знака «IWATCH» по св-ву № 1191200 на 15 л.

12) Решение Ведомства по интеллектуальной собственности Республики Коста-Рика от 01.10.2015 по результатам рассмотрения возражения против регистрации обозначения «IWATCH» по заявке № 2013-10550 на 26 л.

13) Решение Института промышленной собственности Республики Чили от 19.10.2015 № 175460 на 19 л.

14) Решение № 8/6 от 05.11.2015 Генеральной дирекции по промышленной собственности Министерства экономического развития, туризма, торговли и предпринимательства Албании по итогам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «IWATCH» по межд. заявке №1191200 на 10 л.

15) Решение Административного суда города Эр-Рияд (Королевство Саудовская Аравия) от 09.11.2015[1] по результатам рассмотрения административного заявления №6944/1 на 11 л.

16) Решение Департамента товарных знаков и патентов Министерства торговли и промышленности Кувейта от 04.05.2016 по результатам рассмотрения возражения против регистрации товарного знака «IWATCH» по заявке № 145868 на 4 л.

17) Решение Службы по интеллектуальной собственности Тайваня от 20.06.2016 на 5 л.

18) Решение Службы по интеллектуальной собственности Великобритании №О-307-16 от 27.06.2016 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «IWATCH» по заявке № 3047484 на 40 л.

19) Решение районного суда города Мцхета (Грузия) от 29.06.2016 по делу №3/180-15 на 4 л.

20) Решение Института интеллектуальной собственности Эквадора (Национальная Дирекция интеллектуальной собственности) № 1111910 и 1111903 от 15.09.2016 на 4 л.

21) Решение Комитета по оппозициям Дирекции по промышленной и коммерческой собственности Сирийской Арабской республики от 29.01.2017 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «IWATCH» на 1 л.

22) Решение Управления интеллектуальной собственности Республики Гондурас от 21.03.2017 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «IWATCH» в отношении товаров 9 класса МКТУ на 22 л.

23) Решение № 02-1557-1-3 от 17.05.2017 Ведомства по интеллектуальной собственности Черногории по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «IWATCH» по межд. заявке №1191200 на 15 л.

24) Решение Государственного агентства по интеллектуальной собственности Республики Молдова от 02.11.2017 на 3 л.

25) Решение Национальной службы интеллектуальной собственности Доминиканской республики № 00100-2017 от 20.12.2017 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «IWATCH» по заявке №2013-33925 на 35 л.

26) Решение Верховного суда Республики Чили от 11.01.2018 на 15 л.

27) Решение Верховной апелляционной комиссии Африканской организации интеллектуальной собственности № 0016/18/OAPI/CSR от 31.03.2018 на 9 л.

28) Решение Ведомства Дании по патентам и товарным знакам от 05.07.2018 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «IWATCH» на 5 л.

29) Решение Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (OHIM) от 13.11.2014 на 17 л.

30) Уведомление Службы по интеллектуальной собственности Новой Зеландии от 22.10.2015 на 3 л.

31) Решение Верховного суда Англии и Уэльса от 20.02.2017 по делу № СН-2016-000237 на 24 л.

32) Уведомление Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза от 13.11.2018 на 32л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель выпускает ряд высокотехнологичных продуктов, сопровождающихся товарными знаками, обладающими широкой известностью и представляющими собой символ "i" в нижнем регистре, за которым следует слово, начинающееся с заглавной буквы (например, iPhone, iPad, iPod), в связи с чем словесный элемент «iWatch» воспринимается потребителями как часть семейства таких товарных знаков компании Эппл Инк.;

- в заключении коллегии по заявке №2013718527 было установлено отсутствие сходства между обозначением «iWatch» и серией противопоставленных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- к отзыву прилагаются материалы о длительности и интенсивности использования правообладателем оспариваемого товарного знака, что указывает на стойкую ассоциативную связь между обозначением «iWatch» и компанией Эппл Инк.;

- в возражении отсутствуют какие-либо данные об объемах и интенсивности использования товарного знака «iswatch» на территории Российской Федерации, что дает еще меньше оснований для утверждений о возможности введения потребителей в заблуждение фактом использования на рынке товарного знака «iWatch»;

- результаты социологического опроса полностью опровергают довод о том, что у потребителей может возникнуть смешение между товарным знаком iWatch и компанией Свотч, если даже в отношении принадлежащего самой компании Свотч товарного знака iswatch респонденты не указывают на ассоциацию с компанией Свотч, а некоторые респонденты даже указывают на ассоциацию с компанией Эппл;

- решения иностранных ведомств и судов в тех случаях, когда данные решения в той или иной мере (хотя бы частично) приняты в пользу компании Свотч, исключительно или в преобладающей части характеризуются следующим:

1) практически во всех таких решениях речь идет не о товарном знаке iWatch, а о товарном знаке IWATCH или IWATCH (без нижнего регистра буквы i), что существенно меняет восприятие товарного знака и возможную оценку сходства сравниваемых обозначений;

2) в большинстве таких решений аргументы о сходстве товарных знаков признаны убедительными лишь в отношении товаров в классе 14, но не в классе 9;

- сам по себе товарный знак iWatch, будучи фантазийным товарным знаком, не представляет собой ни лексическую единицу какого-либо языка, ни сколько бы то ни было известную аббревиатуру, и, таким образом, не может характеризовать конкретный товар (часы, иные устройства);

- довод об отсутствии у товарного знака iWatch различительной способности никогда не выдвигался и не поддерживался Роспатентом даже на этапе экспертизы заявки на данный товарный знак;

- немногочисленные решения иностранных ведомств и судов, касающиеся отсутствия у рассматриваемого товарного знака различительной способности, касаются товарного знака IWATCH (не iWatch) и преимущественно только товаров 14 класса, поэтому их нельзя считать релевантными или, по крайней мере, информативными в целях рассмотрения данного возражения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №586910.

К отзыву приложены следующие материалы:

33) Копия решения Роспатента.

34) Справка о товарных знаках компании Эппл Инк.

35) Распечатки из сети Интернет.

36) Продажа товаров на ozon.ru.

37) Каталог интернет-магазина Ebay.

38) Решения судов и патентных Ведомств.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

В пункте 2.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» оговорено, что, в частности, «при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу заявки на товарный знак».

С учетом даты подачи заявки (03.06.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров, даты производства товаров, данные по истории создания производства, видовые наименования предприятий, адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил вышеуказанные положения не применяется в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №586910 представляет собой словесное обозначение «iWatch», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом все буквы, кроме «W» являются строчными. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что по тексту возражения лицо, его подавшее, считает, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, характеризует товары, в силу чего является неохраноспособным элементом обозначения.

Словесный товарный знак «iWatch» является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, содержащих элементы «SWATCH»/«swatch»/«iswatch»/ «eswatch».

На основании изложенного, компанию Свотч следует признать заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на несоответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Словесный элемент «iWatch» оспариваемого товарного знака выполнен без каких-либо пробелов и оригинальных графических (шрифтовых) выделений, не зафиксирован в словарно-справочных изданиях и не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, в силу чего воспринимается исключительно как единое (неделимое) фантазийное слово.

Начальная буква в слове «iWatch» является строчной, а за ней следует заглавная буква «W», что обусловливает вывод о том, что в основу фантазийного (изобретенного) слова «iWatch» положена все же лексическая единица английского языка «watch» («часы»). Однако наличие перед ней префикса «i» приводит к определенному изменению ее семантики в составе данного единого обозначения, индивидуализирующего в целом выпускаемые заявителем часы с функцией высокотехнологичного портативного электронного устройства («iWatch»), которые относятся к семейству широко известной в России инновационной высокотехнологичной продукции заявителя («iPhone», «iPad», «iPod», «iMac») (34), уже вошедшей в повседневный быт большого количества российских потребителей, идентифицирующих эти продукты заявителя по обязательно присутствующему в их названии префиксу «i». Благодаря представленной правообладателем информации (34-37) очевидно, что оспариваемое обозначение на российском рынке четко ассоциируется с компанией «Эппл Инк.» и соответствующим семейством ее продукции.

На основании изложенного довод лица, подавшего возражение, о том, что рассматриваемый товарный знак «iWatch» является неохраноспособным, не обладает различительной способностью и характеризует какие-либо товары 09, 14 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленные словесные знаки по международным регистрациям №№ 469696 («SWATCH»), 614932 («»), 508191 («»), 496846 («»), 506123 («»), 962366 («»), 962367 («»), выполнены стандартным или оригинальным шрифтами буквами латинского алфавита одинакового размера и без каких-либо пробелов, то есть являются едиными словами.

При этом следует отметить, что знаки по международным регистрациям №№469696, 614932, 508191, 496846, 506123 представляют собой именно слово «SWATCH», которое является лексической единицей английского языка, означающей «образчик ткани; коллекция образчиков; подборка образчиков ткани; характерный образец чего-либо; типичный представитель; заплатка; небольшая коллекция; образец, экземпляр; группа; порция» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo Live»).

Вместе с тем, знаки по международным регистрациям №№ 962366 и 962367 представляют собой то же самое слово «SWATCH», но перед ним помещены графически выделенные иным оригинальным (жирным) шрифтом, соответственно, буквы «i» или «e», которые никак не изменяют семантики исполненного в другой графической манере слова «SWATCH».

Кроме того, необходимо отметить и то, что указанное слово воспроизводит отличительную часть фирменного наименования правообладателя этих противопоставленных знаков (компании Swatch AG). Данные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 09 и 14 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ однородности товаров 09, 14 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 09, 14 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных регистраций, показал, что они являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей. Однородность сопоставляемых товаров правообладателем не оспаривается.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№469696, 614932, 508191, 496846, 506123, 962366, 962367 показал, что они имеют совершенно разное смысловое значение ввиду наличия у слова «SWATCH» вышеуказанной определенной семантики. К тому же сравниваемые знаки отличаются составом звуков, а также они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым исполнением и разным составом букв.

При этом коллегия при сравнительном анализе данных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет, прежде всего, семантический фактор, обусловливающий несходство сравниваемых обозначений, имеющих определенные смысловые значения и/или порождающих определенные смысловые ассоциации с учетом, как уже отмечалось выше, широкой известности в России семейства продукции заявителя («iPhone», «iPad», «iPod», «iMac» и «iWatch»), идентифицируемой и по обязательно присутствующему в ее названии префиксу «i».

Исходя из данных обстоятельств, коллегия не усматривает принципиальной возможности возникновения у российского потребителя представления о принадлежности однородных товаров 09 и 14 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 469696, 614932, 508191, 496846, 506123, 962366, 962367 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Следовательно, не имеется каких-либо оснований для признания оспариваемого обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленный лицом, подавшим возражение, социологический опрос (7) показывает, что ассоциации товарного знака "iswatch" с конкретной компанией возникли всего лишь у 10% респондентов, при этом в результатах вовсе отсутствует указание на то, что у какого-либо процента респондентов данный товарный знак ассоциируется с Компанией Свотч. Следовательно, принадлежащий Компании Свотч товарный знак "iswatch" либо не вызывает ассоциаций с конкретной компанией вовсе, либо, если и вызывает, то скорее с Компанией Эппл, а не с Компанией Свотч.

Наличие немалого количества респондентов, признающих сходство обозначений по внешнему виду, смыслу и звучанию не имеет особого значения в силу того, что при этом меньшее количество респондентов полагает, что товары, выпускаемые под рассматриваемыми обозначениями, производятся одной компанией в свете установленного выше отсутствия у респондентов ассоциации между товарным знаком iswatch и Компанией Свотч. Таким образом, нет никаких оснований полагать, что такой "одной компанией" была бы именно компания Свотч, напротив, скорее респонденты могли бы предполагать, что такой компанией является Компания Эппл.

Таким образом, опрос опровергает довод о том, что у потребителей может возникнуть смешение между товарным знаком «iWatch» и Компанией Свотч. В этой связи нет оснований полагать, что оспариваемая регистрация произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представленные к материалам дела решения иностранных патентных ведомств и судов (8-32, 38) не могут быть учтены при рассмотрении возражения и положены в основу выводов в обосновании правомерности доводов возражения, поскольку относятся к территории иных государств, где экспертиза проводится на основании иного законодательства.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №586910.