Обозначение по заявке №2005728148/50 с приоритетом от 03.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.
Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «ОНЕГИН», выполненное стандартным шрифтом с использованием кириллицы. Обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к маркируемым товарам.
Экспертизой 24.05.2007 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении части заявленных товаров и услуг, поскольку в отношении другой части заявленных товаров и услуг, а именно: 29, 30, 35, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, так как выявлено несоответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).
Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «ОНЕГИН» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком:
- «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» по свидетельству №198208 с приоритетом от 23.03.1999 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ.
По мнению экспертизы, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов «ОНЕГИН» и «ОНЕГИН» (пункты 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее—Правила).
Однородность товаров устанавливалась в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.08.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы с противопоставлением товарного знака «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» по свидетельству №198208 по 35 классу МКТУ, сославшись на следующее:
1. Исключение из заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ - услуги «Продвижение товаров [для третьих лиц] и коммерческие операции, связанные с их розничной продажей через магазины» необоснованно, поскольку данные услуги не являются однородными услуге 35 класса МКТУ «реклама».
2. Сравниваемые услуги имеют разные видовые группы, различные область и цель применения, а также круг потребителей.
2. При вынесении решения экспертизы не был учтен составной характер рубрики заявителя, включающей как услуги в области продвижения товаров, так и коммерческие операции, связанные с продажей товаров через магазины.
3. Кроме того, заявитель является правообладателем более раннего товарного знака «ONEGIN» по свидетельству №196526, приоритет от 04.11.1999 зарегистрированного в отношении товаров 25 и услуг 35, 37, 40, 42 (в том числе реализация одежды) классов МКТУ.
4. Правовой анализ однородности услуг (реализация товаров) по товарному знаку «ONEGIN» по свидетельству №196526, имеющему более поздний приоритет, чем товарный знак «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» по свидетельству №198208 (реклама), уже имел место. В свое время экспертизой было установлено, что данные услуги однородными не являются.
5. Кроме того, отсутствие однородности сравниваемых услуг подтверждается многолетней обширной практикой.
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 14, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 29 (за исключением мармелада), 30 (за исключением кондитерских изделий и однородных им товаров), 32, 33 и услуг 35 (в том числе услуг: продвижение товаров [для третьих лиц] и коммерческие операции, связанные с их розничной продажей через магазины), 36, 37, 39, 40, 41, 42 (за исключением дизайн художественный; исследование и разработка новых товаров (для третьих лиц); услуги дизайнеров в области упаковки) классов МКТУ.
Также перед заседанием коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было представлено ходатайство, в котором заявитель просит внести изменения в формулировку рубрики 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц] и коммерческие операции, связанные с их розничной продажей через магазины», сформулировав ее: «коммерческие операции, связанные с розничной продажей товаров через магазины».
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты (03.11.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.
Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.
Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:
- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение «ОНЕГИН» является словесным выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Решение экспертизы о частичном отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг на имя иного лица товарного знака.
Противопоставленный знак является словесным и представляет собой словосочетание «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.
Необходимо учитывать, что в составе заявленного обозначения и противопоставленного знака словесные элементы «ОНЕГИН» являются основными, так как имеют смысловое значение в русском языке и хорошо знакомы российскому потребителю, поскольку словесный элемент «ОНЕГИН» является известной фамилией из произведения А.С. Пушкина «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (хорошо известного из школьной программы).
Таким образом, в ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения по семантическому и фонетическому признакам.
Графически сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.
В этой связи вывод экспертизы об ассоциации обозначений друг с другом является правомерным.
В отношении однородности товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.
Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 14, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 29 (за исключением мармелада), 30 (за исключением кондитерских изделий и однородных им товаров), 32, 33 и услуг 35 (коммерческие операции, связанные с розничной продажей товаров через магазины), 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.
Заявитель не оспаривает однородность всех вышеперечисленных товаров и услуг, кроме услуг 35 класса МКТУ «коммерческие операции, связанные с розничной продажей товаров через магазины».
Таким образом, сопоставив услугу 35 класса МКТУ «коммерческие операции, связанные с розничной продажей товаров через магазины» заявленного обозначения с услугой 35 класса МКТУ «реклама» противопоставленного товарного знака, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что данные услуги не являются однородными, поскольку, относятся к разным видам деятельности: «реклама» к маркетинговой, «коммерческие операции, связанные с розничной продажей товаров через магазины» - к торговле; имеют разные цели: «реклама» - стимулирование интереса потребителя к товарам или услугам, «коммерческие операции, связанные с розничной продажей товаров через магазины» - продажа товаров; созданы для разного круга потребителей: «реклама» - производителей товаров и услуг, «коммерческие операции, связанные с розничной продажей товаров через магазины» - рядовых потребителей.
Исходя из вышеизложенного регистрация заявленного обозначения по заявке №2005728148/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 14, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 29 (за исключением мармелада), 30 (за исключением кондитерских изделий и однородных им товаров), 32, 33 и услуг 35 (в том числе услуг: коммерческие операции, связанные с розничной продажей товаров через магазины), 36, 37, 39, 40, 41, 42 (за исключением дизайн художественный; исследование и разработка новых товаров (для третьих лиц); услуги дизайнеров в области упаковки) классов МКТУ, указанных в перечне соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.