Товарный знак «КЛАМ» по свидетельству №860194 с приоритетом от 06.07.2021 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.03.2022 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Эрмитэйдж Трэйд Лимитед, Гонконг (HK).
Согласно данным Государственный реестр 06.06.2023 в отношении товарного знака по свидетельству №860194 осуществлена государственная регистрация договора №РД0433720 об отчуждении исключительного права. В соответствии с указанным договором исключительное право на товарный знак по свидетельству №860194 было отчуждено на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОПТИМУМТРЕЙД», 109383, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Печатники, пр-д Батюнинский, д. 11, стр. 12, эт. 2, пом. 2 (часть) (далее - правообладатель). Место нахождение правообладателя было изменено на: 111020, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Дворникова, д. 7, пом. 4П (запись об изменении адреса была внесена в Государственный реестр 06.06.2023).
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2023 поступило возражение, дополненное и уточненное в корреспонденции, поступившей 26.03.2024, 11.09.2024, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №860194, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса и статьи 10 Кодекса.
Возражение по пункту 6 статьи 1483 Кодекса основано на доводах о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком «КЛАМ» по свидетельству №315207 с приоритетом от 16.05.2005, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФИТОЛОН-НАУКА» для товаров 05 класса МКТУ.
В возражении отмечено, что по заявлению правообладателя 17.06.2019 произошло досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №315207 полностью. Однако в соответствии с определением Арбитражного суда города Москвы от 20 октября 2023 года по делу №А40-32965/2017 заявление компании «АйТН Фортунес Ф.З.С.» от 14 июня 2019 года, поступившее в Роспатент 17 июня 2019 года, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №315207 признано недействительным. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №315207 является действующей (соответствующая запись внесена в Государственный реестр 30.11.2023).
При рассмотрении упомянутого дела Арбитражным судом было также установлено, что спорная сделка совершена с целью причинения вреда, поскольку «АйТН Фортунес Ф.З.С.», узнав о принятии к производству Арбитражного суда города Москвы спора по заявлению конкурсного управляющего об оспаривании недействительными сделок, направленных на вывод из конкурсной массы товарного знака по свидетельству №315207, направило заявление о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака. Тем самым, «АйТН Фортунес Ф.З.С.» совершило одностороннюю сделку, направленную на прекращение исключительных прав на товарный знак и причинение вреда кредиторам.
ООО «ФИТОЛОН-НАУКА» является правообладателем прав на регистрационное удостоверение и регистрационное досье на лекарственное средство «КЛАМ» (ламинарии слоевища), субстанция масса (номер регистрационного удостоверения Р№001918/01 от 12.12.2008, срок действия - бессрочно).
Право на указанное регистрационное удостоверение также было незаконно перепродано ООО «ФИТОЛОН-НАУКА», учредителем которого являлась Мартьянова А.А., находящаяся в процедуре банкротства. Но Арбитражный суд города Москвы определением по делу №А40-32965/17-160-43 от 19.01.2022 признал сделку недействительной и восстановил право собственности ООО «ФИТОЛОН-НАУКА» на регистрационное удостоверение №Ρ№001918/01 от 12.12.2008 и регистрационное досье на лекарственное средство «КЛАМ».
В настоящее время правом на производство лекарственной продукции под товарным знаком «КЛАМ» обладает только ООО «ФИТОЛОН-НАУКА».
Таким образом, на протяжении длительного времени предпринимаются незаконные и недобросовестные действия направленные на лишение права ООО «ФИТОЛОН-НАУКА» производить лекарственное средство «КЛАМ» под принадлежащим ему товарным знаком.
В связи с изложенным усматривается злоупотребление правом при государственной регистрации товарного знака по свидетельству №315207 в силу положений статьи 10 Кодекса.
На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №860194 недействительным полностью.
С возражением были представлены следующие документы (копии):
- определение Арбитражного суда по делу №А40-32965/17-160-43 от 20.10.2023 (1);
- решение Арбитражного суда города Москвы по делу №40-32965/17-160-43 от 12.10.2017 (2);
- определение Арбитражного суда города Москвы по делу №40-32965/17-160-43 от 20.01.2022 (3);
- определение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-32965/17-160-43 от 20.10.2023 (4);
- определение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-32965/17-160-43 от 19.01.2022 (5);
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ФИТОЛОН-НАУКА» (6).
Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, в корреспонденции, поступившей 15.05.2024, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.
Правообладатель отметил, что товарный знак по свидетельству №315207 не мог выступать основанием для отказа в регистрации товарного знака по свидетельству №860194 в связи с тем, что на момент регистрации оспариваемого товарного знака исключительное право на товарный знак по свидетельству №315207 уже не действовало более двух лет.
ООО «ОПТИМУМТРЕЙД» стал правообладателем товарного знака лишь в 2023 году, то есть спустя четыре года после прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №315207.
Таким образом, ООО «ОПТИМУМТРЕЙД» не осуществляло каких-либо действий непосредственно по государственной регистрации товарного знака, а приобрело уже зарегистрированный товарный знак.
ООО «ОПТИМУМТРЕЙД» приобрело исключительное право на товарный знак на основании зарегистрированного в установленном порядке договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (№РД0433720 от 06.06.2023), при этом данный договор не оспаривался и не был признан недействительным, следовательно, правообладатель является добросовестным приобретателем прав на оспариваемый товарный знак.
ООО «ФИТОЛОН-НАУКА» не является производителем какого-либо товара, вследствие чего не может возникнуть какой-либо угрозы смешения обозначений на товарном рынке. Лицо, подавшее возражение, инициировало действия по подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №860194, что, по мнению правообладателя, подтверждает отсутствие заинтересованности и злоупотребление правом со стороны ООО «ФИТОЛОН-НАУКА», так как его действия направлены на создание препятствий для осуществления деятельности ООО «ОПТИМУМТРЕЙД».
На основании изложенного правообладатель просил в удовлетворении возражения отказать.
Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя привело нижеследующие доводы.
ООО «ОПТИМУМТРЕЙД» не является добросовестным приобретателем. В соответствии с пунктом 1 стать 302 Кодекса если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Товарный знак по свидетельству №315207 выбыл из владения ООО «ФИТОЛОН-НАУКА» помимо воли правообладателя в результате незаконных действий бывших учредителей и руководителей, что подтверждено определениями Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-32965/17-160-43 от 20.10.2023, по делу №А40-32965/17- 160-43 от 19.01.2022, по делу №40-32965/17-160-43 от 20.01.2022.
Более того, определением Арбитражного суда города Москвы по делу №А40- 32965/17-160-43 от 20.10.2023 установлен факт недействительности отказа «ХАЗЕН АЛЛИЕД ЛП» от товарного знака, принадлежащего ранее ООО «ФИТОЛОН-НАУКА». При этом суд определил, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №315207 восстановлена с 18.07.2019.
Следовательно, товарный знак «КЛАМ» по свидетельству №315207 был зарегистрирован ранее, чем товарный знак по свидетельству №860194.
ООО «ФИТОЛОН-НАУКА», «Эрмитейдж Трейд Лимитед» и правообладатель оспариваемого товарного знака ранее, до введения процедуры банкротства учредителей ООО «ФИТОЛОН-НАУКА», были взаимосвязаны и совместно осуществляли производство и продажу лекарств «КЛАМ» и «МАМОКЛАМ». В связи с этим действия по отчуждению товарного знака по свидетельству №315207, последующему отказу от него при оспаривании сделки купли-продажи финансовым управляющим и регистрация нового тождественного товарного знака по свидетельству №860194, последующая его перепродажа свидетельствуют не о добросовестности приобретателя, а о намерении не допустить того, чтобы ООО «ФИТОЛОН-НАУКА» (обладающее регистрационным удостоверением на изготовление лекарственного средства) начало производство препарата под принадлежащим ему ранее товарным знаком.
ООО «ФИТОЛОН-НАУКА» заинтересовано в производстве и продаже товара с маркировкой «КЛАМ». ООО «ОПТИМУМТРЕЙД» не представляет каких-либо доказательств производства и продажи лекарственных средств, маркированных оспариваемым товарным знаком.
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.
С учетом даты (06.07.2021) подачи заявки №2021742367 на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.
Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное (злоупотребление правом).
Оспариваемый товарный знак «КЛАМ» по свидетельству №860194 с приоритетом от 06.07.2021 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.
Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.
Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №860194 оспаривается ООО «ФИТОЛОН-НАУКА» по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 7 статьи 1483 Кодекса и статьи 10 Кодекса.
Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.
Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «КЛАМ» по свидетельству №315207, правовая охрана которого распространяется на товары 05 класса МКТУ.
Согласно сведениям из Государственного реестра исключительное право на товарный знак «КЛАМ» по свидетельству №315207 последовательно отчуждалось от ООО «ФИТОЛОН-НАУКА» к «ХАЗЕН АЛЛИЕД ЛП», 69 Брунсвик Стрит, Эдинбург, ЕХ7 5ХТ, Великобритания (GB), а затем к «АйТН Фортунес Ф.З.С.», СМ-Офис-Е1- 1420Ж, Шр. Рашид Бин Саед Ал Мактом стрит, зона свободной торговли Аджман, Объединенные Арабские Эмираты (AE) (договоры №РД0202944 от 01.08.2016 и №РД0257246 от 28.06.2018).
Согласно определению Арбитражного суда города Москвы от 20 января 2022 года по делу № А40-32965/2017 договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №315207, 502624, заключенный между компанией «ХАЗЕН АЛЛИЕД ЛП» и компанией «АйТН Фортунес Ф.З.С.», на основании которого Роспатентом 28 июня 2018 года за №РД0257246 зарегистрировано отчуждение исключительных прав на указанный товарный знак, признан недействительным в части передачи прав на товарный знак по свидетельству №315207. Правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 315207 является компания «ХАЗЕН АЛЛИЕД ЛП».
Согласно определению Арбитражного суда города Москвы от 20 января 2022 года по делу № А40-32965/2017 договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 315207, заключенный между ООО «ФИТОЛОН-НАУКА» и компанией «ХАЗЕН АЛЛИЕД ЛП», на основании которого Роспатентом 1 августа 2016 года за №РД0202944 зарегистрировано отчуждение исключительного права на указанный товарный знак, признан недействительным. Правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 315207 является ООО «ФИТОЛОН-НАУКА».
На основании определения Арбитражного суда города Москвы от 20 октября 2023 года по делу № А40-32965/2017 заявление компании «АйТН Фортунес Ф.З.С.» от 14 июня 2019 года, поступившее в Роспатент 17 июня 2019 года, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №315207 признано недействительным. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №315207 является действующей (запись внесена в Государственный реестр 30.11.2023).
Таким образом, на момент подачи рассматриваемого возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №315207 является действующей, а его правообладателем являлось лицо, обратившееся с возражением - ООО «ФИТОЛОН-НАУКА».
Кроме того, на имя ООО «ФИТОЛОН-НАУКА» выдано регистрационное удостоверение Р№001918/01 от 12.12.2008 на лекарственное средство «КЛАМ» (ламинарии слоевища), см. https://medum.ru/r-n001918-01?ysclid=mawwpfsg9q29113524.
Поскольку правовая охрана товарного знака «КЛАМ» оспаривается по основаниям, направленным на защиту прав правообладателей средств индивидуализации, то указанные выше обстоятельства являются достаточными для вывода о наличии заинтересованности в подаче возражения.
Анализ товарного знака по свидетельству №860194 на предмет соответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.
В оспариваемом и противопоставленном товарных знаках единственным индивидуализирующим элементом является слово «КЛАМ».
Сравнение оспариваемого и противопоставленного знаков свидетельствует о том, что они включают тождественный словесный элемент «КЛАМ», который характеризуется идентичным звучанием и тождественным расположением одинаковых букв по отношению друг к другу, использованием одного алфавита. Совпадающий словесный элемент является единственным индивидуализирующим элементом в сравниваемых товарных знаках.
Таким образом, товарный знак по свидетельству №860194 и товарный знак по свидетельству №315207 являются тождественными, что правообладатель оспариваемого товарного знака не опровергает.
Относительно однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству №860194 в рамках действия пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленной регистрации, коллегией установлено следующее.
Товарный знак по свидетельству №860194 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ: «изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; медикаменты, в том числе: медикаменты для ветеринарных целей, медикаменты для человека; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; средства вспомогательные для медицинских целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей».
Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №315207 предоставлена для товаров 05 класса МКТУ: «бальзамы для медицинских целей; биологические препараты для ветеринарных целей; биологические препараты для медицинских целей; биологические препараты для фармацевтических целей; ванны лечебные составы для лечебных ванн; ванны лечебные соли для лечебных ванн; диетические пищевые продукты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; диетические напитки для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; добавки пищевые минеральные; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; кормовые добавки для медицинских целей; лекарственные масла; лекарственные напитки; лекарственные настои; лекарственные пилюли; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные составы для ванн; лекарственные средства для стоматологических целей; лекарственные средства для человека; лекарственный чай, сбор для похудания; лечебные мази для фармацевтических целей; лечебные составы для ванн; лосьоны для фармацевтических целей; мази для фармацевтических целей; мази от обморожения для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; масла лекарственные; напитки лечебные; мази от солнечных ожогов; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты для обработки ожогов; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты для лечения; препараты для лечения геморроя; препараты для похудания медицинские; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты химико-фармацевтические; сиропы для фармацевтических целей; средства для фармацевтических целей, способствующие пищеварению; смолы для медицинских целей; составы для ванн лечебные; субстанции для медицинских препаратов; тонизирующие средства [лекарственные препараты]; фармацевтические препараты; химические препараты для ветеринарных целей; химические препараты для медицинских целей; химико-фармацевтические препараты; укрепляющие средства [лекарственные препараты]; эликсиры [фармацевтические препараты]».
Коллегия усматривает между сравниваемыми товарами 05 класса МКТУ однородность, что обусловлено тем, что названные товары совпадают по роду/виду (изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные), имеют одинаковое назначение, совпадающий круг потребителей, условия реализации, (аптеки).
Однородность сравниваемых товаров 05 класса МКТУ правообладателем оспариваемого товарного знака не опровергается.
Необходимо отметить, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
В рассматриваемом случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков, включающих тождественный словесный элемент «КЛАМ», в совокупности с высокой степенью однородности товаров 05 класса МКТУ, что приводит к заключению о несоответствии товарного знака по свидетельству №860194 пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении оспариваемых товаров 05 класса МКТУ.
Доводы возражения о наличии оснований для признания регистрации оспариваемого товарного знака злоупотреблением правом согласно пункту 1 статьи 10 Кодекса, не могут быть признаны убедительными, поскольку с возражением не представлено акта уполномоченного органа с оценкой действий правообладателя товарного знака - ООО «ОПТИМУМТРЕЙД» как недобросовестных.
Что касается основания для оспаривания по пункту 7 статьи 1483 Кодекса, связанного с включением, воспроизведением или имитацией географических указаний или наименований мест происхождения товаров, то данное основание в возражении ни каким образом не мотивировано. В этой связи товарный знак по свидетельству №860194 не может быть оценен на предмет соответствия требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.