Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1317315 с конвенционным приоритетом от 22.01.2016, произведенной 24.02.2016 Международным бюро ВОИС на имя компании Artsana S.p.A., Италия, была предоставлена в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 11, классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.
После внесения изменений в наименование правообладателем знака является компания PIKDARE S.R.L. Via Saldarini Catelli, 10, I-22070 Casnate con Bernate, Италия (далее – правообладатель).
Оспариваемый знак по международной регистрации №1317315 представляет собой словесное обозначение «PIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1317315 предоставлена в нарушение требований пунктов 8, 6(2), 3(1) статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1317315, так как предоставление этому знаку правовой охраны препятствует регистрации в качестве товарного знака на его имя комбинированного обозначения по заявке № 2016743996 в отношении товаров 05 класса МКТУ, о чем также свидетельствует обращение, которое прежний правообладатель оспариваемого знака «PIC» (Artsana S.p.A., Италия) направил в адрес Роспатента против предоставления правовой охраны этому обозначению в отношении товаров 05 класса МКТУ;
- фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-ФАРМА» было включено в единый государственный реестр юридических лиц 13.11.2002, из чего следует, что исключительное право на данное фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета международной регистрации № 1317315;
- согласно критериям определения звукового сходства сравниваемых обозначений и принимая во внимание тождественность обозначения «PIC» основному индивидуализирующему элементу «ПИК» наименования «ПИК-ФАРМА», обозначения «ПИК-ФАРМА» и «PIC» являются сходными до степени смешения;
- лицо, подавшее возражение, осуществляет виды деятельности (торговля оптовая фармацевтической продукцией; хранение лекарственных средств для медицинского применения; перевозка лекарственных средств для медицинского применения), которые являются однородными с товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняется знак по международной регистрации № 1317315, так как данные виды деятельности непосредственно связаны с использованием товаров 05 класса МКТУ;
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем комбинированного товарного знака
по свидетельству №301585, зарегистрированного с приоритетом от 06.10.2004 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты»;
- согласно критериям определения звукового сходства сравниваемых обозначений и принимая во внимание тождественность обозначения «PIC» основному индивидуализирующему элементу «пик» словесного элемента «пикфарма», комбинированный товарный знак по свидетельству № 301585 и оспариваемый словесный знак «PIC» сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- в соответствии со статистическими данными, представленными в возражении, с начала месяца, следующего за месяцем принятия решения о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационных досье на зарегистрированные лекарственные препараты для медицинского применения (с 01.10.2012 по 31.12.2016), в оборот было введено более 12 миллионов единиц продукции, маркированной фирменным логотипом, содержащим наименование «ПИК-ФАРМА», что говорит о том, что почти каждый десятый житель России знаком с продукцией, маркируемой фирменным логотипом, содержащим наименование «ПИК-ФАРМА», что приводит к тому, что у потребителя может сложиться неверное впечатление о том, что производителем лекарственных препаратов ООО «ПИК-ФАРМА» выступает правообладатель международной регистрации №1317315.
На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1317315 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ.
К возражению приложены следующие материалы:
- электронная выписка из международного реестра товарных знаков по международной регистрации № 1317315 с переводом на русский язык [1];
- копия решения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1317315 с переводом на русский язык [2];
- копия уведомления о поступлении заявки № 2016743996 [3];
- выписка из ЕГРЮЛ [4];
- копии лицензий о фармацевтической деятельности [5];
- информация о товарном знаке по свидетельству №301585 [6];
- решения о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированные лекарственные препараты («Пантогам», «Дибикор», «Элькар») для медицинского применения с приложениями [7];
- письмо ЗАО «Группа ДСМ» с приложением (статистическими данными об объемах продаж лекарственных препаратов Аксамон, Габапентин, Дибикор, Кординик, Пантогам, Элькар) [8].
Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения относительно сходства оспариваемого знака «PIC» с фирменным наименованием ООО «ПИК-ФАРМА» по следующим основаниям:
- лицо, подавшее возражение, ошибочно выделяет из фирменного наименования ООО «ПИК-ФАРМА» элемент «ПИК» и анализирует его сходство со знаком «PIC» в отрыве от второй части фирменного наименования - «ΦΑΡΜΑ»;
- словесный элемент «PIC», выполненный буквами латинского алфавита, может произноситься по-разному: «ПИК», «ПИЦ», «ПИС», «ПиАйСи» и т.п.;
- правообладатель полагает, что оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент «ПИК-ФАРМА», в связи с чем выделение из него отдельного слова «ПИК» и анализ его сходства со знаком «PIC» являются необоснованными;
- лицо, подавшее возражение, не предоставило каких-либо сведений о том, что оно имеет право на фирменное наименование на иностранном языке;
- правообладатель не согласен с выводом лица, подавшего возражение, относительно сходства оспариваемого знака «PIC» с комбинированным товарным знаком по свидетельству №301585, поскольку они имеют достаточные фонетические и графические различия (при отсутствии семантического сходства), не позволяющие потребителю смешивать товары, маркированные этими товарными знаками, при этом сами товары не являются однородными;
- товары 05 класса МКТУ, для обозначения которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку «PIC», относятся к категории вспомогательных и перевязочных средств, которые являются неоднородными товарам «фармацевтические и ветеринарные препараты», для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №301585, поскольку относятся к различным видам товаров, имеют различные потребительские свойства, не являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми товарами, имеют различные круг потребителей и условия реализации;
- правообладатель не согласен с выводом лица, подавшего возражение, относительно возможности введения в заблуждение потребителя из-за предоставления правовой охраны оспариваемому знаку «PIC», а также с обоснованием данной позиции, приведенной в возражении:
- лицо, подавшее возражение, не представило фактов какого-либо использования обозначения «PIC» или обозначений, сходных с ним до степени смешения на упаковках лекарственных препаратов;
- представленные в материалах возражения макеты упаковок лекарственных средств содержат в себе исключительно комбинированные обозначения с элементом «ПИК-ФАРМА» и данные о производителе лекарственного средства в формате «фирменное наименование и адрес», при этом ни один из представленных макетов упаковки не содержит в себе элементов, которые бы были сходны со знаком «PIC»;
- довод о том, что «статистически» почти каждый десятый житель России знаком с продукцией, маркируемой фирменным логотипом, содержащим наименование «ПИК-ФАРМА», является умозрительным и не соответствовать фактической известности продукции лица, подавшего возражение, при этом каких-либо материалов, например, социологических опросов, маркетинговых исследований, подтверждающих известность обозначения «ПИК-ФАРМА» и вероятность его смешения со знаком «PIC», в возражении не предоставлено;
- обращение, направленное прежним правообладателем оспариваемого товарного знака в Роспатент, против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку
по заявке №2016743996 по мотивам его сходства с оспариваемым знаком «PIC», на которое ссылается лицо, подавшее возражение, не является признанием сходства знака «PIC» с товарным знаком по свидетельству №301585, содержащим словесный элемент «пикфарма», поскольку включенные в них словесные элементы имеют существенные графические различия (слитное написание и написание фактически в два самостоятельных слова).
На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие правовой охраны международной регистрации №1317315 на территории Российской Федерации.
В дополнение к доводам о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, в Роспатент 16.05.2018 поступила корреспонденция, в которой лицо, подавшее возражение, утверждает, что вывод об однородности товаров 05, 10 классов МКТУ оспариваемой регистрации с товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016743996, влечет за собой вывод о возможности возникновения у потребителя представления об этих товарах, как произведенных ООО «ПИК-ФАРМА» или с его согласия, что не соответствует действительности и вводит потребителя в заблуждение.
С данной корреспонденцией лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы, подтверждающие использование наименования «ПИК-ФАРМА» в сети Интернет в период с 16.02.2002 по 21.01.2016, в частности скриншоты страниц с сайтов www.pikfarma.ru;www.elkar.ru;www.pantogam.ru; www.citrolux.ru;www.piluli.ru [9].
На заседании коллегии, которое состоялось 18.05.2018, лицо, подавшее возражение, представило свои комментарии с критикой отзыва правообладателя, к которым приложены следующие материалы:
- сведения о владении языками населения Российской Федерации [10];
- правила чтения букв «с» и «g», а также буквосочетаний «ch», «gh» в английском языке [11];
- транскрипция «PIC» с немецкого на русский язык [12];
- копии уведомления и решения Роспатента по заявке №2016743996 [13];
- распечатки из базы данных Роспатента по заявке №2016743996 и по свидетельству №301585 [14].
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.
С учетом даты конвенционного приоритета (22.01.2016) международной регистрации №1317315, правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015года (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Оспариваемый знак по международной регистрации №1317315, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «PIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ disinfectants for medical use; medical dressings, coverings and applicators; first-aid boxes, filled; adhesive plasters; enema preparations; absorbent cotton; medicated creams; disinfectants; gauze for dressings; alcohol-based antibacterial skin sanitizer gels; cooling sprays for medical purposes; haemostatic preparations; hemostatics for medical purposes; medicated oils; sterile solutions for medical purposes; eyepatches for medical purposes; eye bandages for medical use; pregnancy testing preparations for home use; air deodorising preparations; gauze compresses; medicated plasters; saline solutions; diagnostic test strips for medical purposes; diagnostic reagents (вещества дезинфицирующие для медицинских целей; медицинские повязки, покрытия и аппликаторы; аптечки первой помощи заполненные; лейкопластыри; спринцовки; вата гигроскопическая; кремы для медицинских целей; дезинфицирующие средства; марля для перевязок; гель спиртовой дезинфицирующий для кожи; спреи охлаждающие для медицинских целей; гемостатические препараты; гемостатики медицинского назначения; масла для медицинских целей; стерильные растворы медицинского назначения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки глазные для медицинских целей; тесты на беременность; дезодоранты для освежения воздуха; марлевые компрессы; лечебные пластыри; физиологические растворы; диагностические тест-полоски для медицинских целей; диагностические реагенты).
В переводе с английского языка слово «PIC» обозначает: 1.фильм; 2.фотография, фото; 3.пик. В переводе с французского языка – 1.пик, всплеск, вершина; 2.дятел; 3.максимум; 4.кирка, кайло, мотыга; 5.остроконечная вершина (см. Яндекс.Переводчик).
Таким образом, данное слово относится к многозначным словам, значение которых может меняться в зависимости от контекста.
В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак способен ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара, коллегия установила следующее.
Сам по себе оспариваемый знак «PIC» не несет каких-либо указаний, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем он воспринимается как вводящий в заблуждение относительно изготовителя товаров, включенных в 05 класс МКТУ оспариваемой регистрации.
Вместе с тем, способность товарного знака вводить в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным изготовителем товаров, основанной на его предшествующем опыте.
Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с лицом, подавшим возражение, как изготовителем товаров, включенных в 05 класс МКТУ оспариваемой регистрации, основанной на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между указанными товарами, маркированными обозначением «PIC», и лицом, подавшим возражение.
Анализ документов, приложенных к возражению, не дает достаточных оснований для вывода о том, что оспариваемый знак на дату его конвенционного приоритета (22.01.2016) воспринимался российскими потребителями как средство индивидуализации товаров лица, подавшего возражение, поскольку отсутствуют документы (например, результаты социологического опроса), которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей при восприятии оспариваемого знака «PIC» определенных устойчивых ассоциативных связей именно с лицом, подавшим возражение.
Возражение не содержит документов, например, договоров, товарно-сопроводительных документов и т.п., подтверждающих реальное введение в гражданский оборот товаров 05 класса МКТУ, относящихся к перевязочным средствам и гигиеническим препаратам, изготовителем которых является лицо, подавшее возражение. Лицензии на осуществление фармацевтической деятельности [5], выданные лицу, подавшему возражение, распространяются только на организацию оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения, а также на хранение и перевозку лекарственных средств для медицинского применения.
Следует отметить, что представленные скриншоты [9] с сайта лица, подавшего возражение, носят лишь информационный характер о фармацевтических препаратах, в том числе произведенных по заказу лица, подавшего возражение, изготовителем которых являются различные фармацевтические компании (ГУ «Институт молекулярной генетики РАН»; ООО «ЭКОХИМ-ИННОВАЦИИ»; ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика»; ООО «Фирма «ВИПС-МЕД»; ООО «ПИК-ФАРМА ПРО» и др.).
На упаковках фармацевтических препаратов [7], [9] отсутствует маркировка, в которой использовалось бы латинское написание, сходное с обозначением «PIC», при этом каких-либо документов, свидетельствующих о том, что российский потребитель на дату конвенционного приоритета [22.01.2016] был знаком с товарами, маркированными оспариваемым знаком, не представлено.
Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не подтвержден представленными документами.
В отношении соответствия оспариваемого знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 301585 представляет собой комбинированное обозначение
, включающее словесный элемент «пикфарма», выполненный строчными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде оригинальной геометрической фигуры, расположенные на фоне ромба, окрашенного в цвета радуги.
Товарный знак по свидетельству №301585 охраняется в красном, светло-красном, белом, жѐлтом, светло-зелѐном, зелѐном, голубом, синем, чѐрном цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты».
Сравнительный анализ оспариваемого «PIC» и противопоставленного
знаков показал следующее.
Оценка сходства оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом всех присутствующих в них словесных и изобразительных элементов.
Различное общее зрительное впечатление при восприятия сравниваемых знаков формируется, благодаря использованию словесных элементов, выполненных различным шрифтом буквами разных алфавитов и разной визуальной длины, кроме того, на восприятие знаков оказывают влияние изобразительные элементы, присутствующие в противопоставленном товарном знаке, в том числе использование яркой цветовой гаммы, при этом словесный элемент занимает значительно меньше места по сравнению с изобразительным элементом, на котором акцентируется внимание потребителя.
Словесные элементы «PIC» и «пикфарма», входящие в состав сравниваемых товарных знаков, различаются количеством звуков, букв и слогов, составляющих обозначения. Присутствие в слове «пикфарма» дополнительных букв, звуков и слогов существенно изменяет его звучание по сравнению с коротким словом «PIC» при произношении и обуславливает вывод о фонетическом различии между этими словами.
Использование букв разного шрифта и алфавита определяет графическое различие между словесными элементами «PIC» и «пикфарма», которое усиливается за счет различной визуальной длины словесных элементов.
Отсутствие смыслового значения в слове «пикфарма» и множественность значений в слове «PIC», которое имеет различный перевод с разных языков, определяет отсутствие сходства по семантическому критерию сходства.
Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняются сравниваемые обозначения, показал, что товары оспариваемой регистрации относятся к гигиеническим и диагностическим средствам, в то время как противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении фармацевтических и ветеринарных препаратов. Вместе с тем, фармацевтические препараты и гигиенические средства относятся к одной родовой группе товаров медицинского назначения, которые имеют одинаковые каналы реализации через аптечную сеть, характеризуются общим кругом потребителей, являются взаимодополняемыми товарами.
Однако, учитывая фонетические, графические и семантические различия между словесными элементами сравниваемых обозначений, а также различное общее зрительное впечатление, которое они оказывают на потребителя, можно сделать вывод о том, что в целом сравниваемые товарные знаки не вызывают сходных ассоциаций и, соответственно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных этими знаками, одному изготовителю, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения.
В отношении соответствия оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ [4] лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица 01.02.1999, получив, таким образом, право на фирменное наименование и его сокращенную форму ООО «ПИК-ФАРМА» ранее даты конвенционного приоритета (22.01.2016) оспариваемого знака.
Вместе с тем, коллегия не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, о сходстве оригинальной части его фирменного наименования «ПИК-ФАРМА» с оспариваемым товарным знаком «PIC».
Оригинальная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, состоит из двух частей, объединенных дефисом в одно слово, которое обладает фонетическими и семантическими отличиями в сравнении со словом «PIC», кроме того, эти обозначения различаются визуально, что усиливает различия между ними и позволяет в целом признать их несходными.
Фонетические отличия обусловлены разным составом звуков и букв, разной фонетической длиной (3 и 8 букв и звуков) сравниваемых слов, несмотря на наличие трех совпадающих звуков.
Семантические различия обусловлены отсутствием подобия идей, заложенных в этих обозначениях.
Основным видом деятельности ООО «ПИК-ФАРМА» в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ [4] является производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Однако документы, представленные лицом, подавшим возражение, в подтверждение свой хозяйственной деятельности, не свидетельствуют о том, что оно являлось производителем товаров, однородных товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый знак.
Как указано выше, лицо, подавшее возражение, не представило документов (договоров, актов исполнения договоров, товарно-сопроводительных документов, платежных документов), подтверждающих реальное производство товаров, однородных товарам 05 класса МКТУ, относящихся к перевязочным средствам и гигиеническим препаратам, в отношении которых охраняется оспариваемый знак.
Лицензии [5], предоставленные лицу, подавшему возражение, распространяются только на организацию оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения, а также на хранение и перевозку лекарственных средств для медицинского применения.
С учетом изложенного выше, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №1317315 предоставлена с нарушением требований пунктов 3(1), 6(2), 8 статьи 1483 Кодекса.
По завершении рассмотрения возражения лицо, подавшее возражение, представило в Роспатент Особое мнение, доводы которого сводятся к анализу однородности товаров 05 и 10 классов МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый знак, и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых подана заявка №2016743996 на регистрацию товарного знака
.
В связи с тем, что в настоящем возражении не рассматривается вопрос о сходстве оспариваемого знака и обозначения по заявке №2016743996, проводить анализ однородности товаров и услуг оспариваемого знака и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых подана данная заявка, нет необходимости.