Словесное обозначение по заявке №2021713096, поданной 10.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 27.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021713096.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- по свидетельству №761894 с приоритетом от 16.10.1209 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПРОДО Финанс", Москва для однородных товаров 29 класса МКТУ;

- по свидетельству №787189 с приоритетом 19.02.2020 – (2), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Сернурский сырзавод», Республика Марий Эл, для однородных товаров 29 класса МКТУ.

В Роспатент 11.10.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- отсутствие сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено следующим:

- несмотря на то, что в сравниваемых словесных элементах «МАРТАЛИ» - «MARTELLO» - «МАРТЕЛЛО» совпадает 4 буквы/звука из 7, расположенных в одинаковой последовательности, их нельзя признать фонетически сходными, поскольку совпадают только первые слоги [МАР / MAR], а вторые [-ТА-] – [-TEL-] / [-ТЕЛ-] и третьи [ЛИ] – [LO] / [ЛО] слоги существенно различаются. При этом сравниваемые слова не являются короткими словами, в связи с чем различие в среднем и последнем слогах имеет большое значение при их восприятии. Кроме того, сравниваемые словесные обозначения имеют различную фонетическую длину и разный состав гласных звуков. Указанное не позволяет признать их фонетически сходными;

- сравниваемые обозначения имеют разные смысловые значения и, соответственно, не являются сходными по семантическому критерию сходства. Так, заявленное обозначение «МАРТАЛИ» представляет собой транскрипцию русскими буквами грузинского слова «მართალი», которое в переводе на русский язык означает «правильно, быть правым». В то же время, слово «MARTELLO» противопоставленного товарного знака (1) является словарным словом итальянского языка и переводится на русский язык в значении «молот; молоток». Словесный элемент «МАРТЕЛЛО» противопоставленного товарного знака (2) является транслитерацией русскими буквами итальянского слова «Martello» и, соответственно, будет восприниматься в том же значении (молот; молоток);

- визуально заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) выполнены буквами разных алфавитов, что различает их и усиливает фонетическое и семантическое несходство сравниваемых обозначений. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает их, однако, в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1) и (2) следует признать несходными, поскольку, в рассматриваемом случае, отсутствие оригинальной графической проработки и второстепенность графического критерия сходства обуславливают превалирование фонетических и семантических критериев сходства словесных обозначений.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021713096 для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайта https://gru2.ru/martali сведений о переводе слова «мартали» с грузинского на русский язык;

2. Распечатки с сайта https://www.tourister.ru/world/asia/georgia/publications/495 (Русско-грузинский разговорник»;

3. Распечатки с сайта GOOGL переводчик.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.03.2021) поступления заявки № 2021713096 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке №2021713096 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

- по свидетельству №761894 с приоритетом от 16.10.1209 – (1);

- по свидетельству №787189 с приоритетом 19.02.2020 – (2),

Противопоставленные товарные знаки (1) и (2) представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В ходе сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2) коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1) и (2), показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «МАРТАЛИ» - «MARTELLO» - «МАРТЕЛЛО» показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [МАР / MAR], на которые в большей степени фиксируется внимание потребителей, и сходством звучания конечных частей [ТАЛИ] – [TELLO] / [ТЕЛЛО], а также близким составом гласных, одинаковым составом согласных, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. При этом коллегия учитывала, что удвоение букв в словах «MARTELLO» - «МАРТЕЛЛО» при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [Л].

Что касается семантического фактора сходства, то обращение к словарно-справочным источникам показало, что слова «МАРТАЛИ» и «МАРТЕЛЛО» не являются лексическими единицами русского языка, а слово «MARTELLO» в переводе с итальянского языка на русский язык означает «молоток, молот; стучать, ковать».

Согласно доводам заявителя, заявленное обозначение «МАРТАЛИ» представляет собой транскрипцию русскими буквами грузинского слова «მართალი», которое означает «правдивый, правильный», и, соответственно, будет восприниматься в данном значении, а слово «МАРТЕЛЛО» является транслитерацией слова «MARTELLO» и, соответственно, будет восприниматься в значении данного слова.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что сведений о том, что слова «МАРТАЛИ», «MARTELLO» и «МАРТЕЛЛО» хорошо знакомы среднему российскому потребителю в указанных выше словарных значениях, материалы возражения не содержат.

С учетом изложенного коллегия полагает, что средний российский потребитель, мало знакомый с грузинским и итальянским языками, скорее всего, данные слова будет воспринимать как фантазийные.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (1) и (2) имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства словесных элементов.

При этом коллегия учитывала, что слова выполнены стандартными шрифтовыми единицами, словесные элементы «МАРТАЛИ» - «МАРТЕЛЛО» выполнены буквами одного алфавита, в словах «МАРТАЛИ» - «MARTELLO» совпадает начертание первых двух букв (М, А) и третьей буквы (Т), что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) по фонетическому фактору сходства словесных элементов, который в исследуемом случае является основным.

При определении сходства коллегия также учитывала, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) предназначены для маркировки товаров широкого и краткосрочного действия, в связи с чем высока опасность смешения и, следовательно, применяется более строгий подход к оценке сходства.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «агар-агар для кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; варенье цитрусовое; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; голубцы, фаршированные мясом; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; йогурт; капуста квашеная; кассуле; кварк; кефир; кимчи; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; конфи утиное; концентраты бульонные; концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корн-доги; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, приготовленные; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи из тертого картофеля; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; омлеты; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; перец консервированный; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рататуй; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; сате; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спаржа соевая; спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини; творог; творог соевый; темпе; тофу; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус; цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шукрут; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори».

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «мясо и продукты из мяса; птица и продукты из мяса птицы; дичь; белки для кулинарных целей; бекон; ветчина и изделия из ветчины; желе мясное; изделия колбасные, в том числе из мяса птицы; изделия кулинарные из мяса, в том числе из мяса птицы; колбаса кровяная; колбасы вареные; колбасы варено-копченые; колбасы сыровяленые; колбасы ливерные; колбасы сырокопченые; консервы мясные; концентраты бульонные; копчености из мясопродуктов; копчености из мяса птицы; котлеты; карбонад; люля-кебаб; мясные рулеты; буженина; мясо консервированное; мясо сублимированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; паштеты из субпродуктов; печень; печень куриная; полуфабрикаты из мяса замороженные; полуфабрикаты из мяса, подвергнутые тепловой обработке; полуфабрикаты из мяса в маринаде; полуфабрикаты из мяса панированные; полуфабрикаты из мяса птицы; птица домашняя [неживая]; продукты из соленого свиного окорока; свинина; снеки из мяса; солонина; сосиски; сосиски куриные; сосиски в сухарях; сардельки; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; студни; фарш мясной; фарш из мяса птицы; фрикадельки; чипсы из мяса; шашлык; шпикачки; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; рыба; яйца, белок яичный, желток яичный, порошок яичный».

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; масло сливочное; молоко; молочные продукты; напитки молочные с преобладанием молока; сливки [молочный продукт]; сметана [сквашенные сливки]; сыры; сырные продукты».

При анализе однородности сопоставляемых товаров коллегия учитывала следующее.

Перечень товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) включает такую родовую позицию товаров, как «мясо и продукты из мяса».

Согласно пунктам 3 и 4 ГОСТа 34159-2017 «Продукты из мяса. Общие технические условия» к мясным продуктам относятся продукты из мяса различных видов сельскохозяйственных и промысловых животных и мясосодержащие продукты.

Согласно ГОСТу 33102-2014 «Продукция мясной промышленности. Классификация» мясная продукция в зависимости от переработки (обработки) подразделяется на продукты убоя, к которым, в том числе, относятся мясо, кость, субпродукты, жир-сырец, и продукцию переработки продуктов убоя (в том числе пищевая мясная продукция, к которой относятся колбасные изделия, продукты из мяса, продукты из шпика, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы, бульоны, сухие продукты, животные топленые пищевые жиры, желатин).

В зависимости от технологии изготовления мясная продукция подразделяется на кусковые, рубленные, фаршевые, паштетные, ветчинные, эмульгированные, консервированные готовые блюда (пункт 4.14.6.2).

В зависимости от массовой доли мясных ингредиентов мясную продукцию подразделяют на мясную, мясосодержащую, мясорастительную, аналоги (пункт 4.14.11).

Перечень товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) также включает такую родовую позицию товаров, как «рыба».

Согласно ГОСТу Р 50380-2005 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Термины и определения» к рыбной пищевой продукции относятся рыба (охлажденная, мороженная, сушеная, соленая, вяленая, копченая), ракообразные (моллюски, иглокожие), балычные изделия, кулинарные изделия и полуфабрикаты из рыбы, икры рыбы (моллюсков, иглокожих), мясо краба, креветки, мясо мидии.

Перечень товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) также включает такую родовую позицию товаров, как «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке».

Коллегия отмечает, что к плодоовощной продукции относятся свежие и переработанные овощи, плоды, ягоды и грибы. При этом овощи подразделяются на вегетативные, плодовые и зернобобовые; к плодам относятся семечковые, косточковые, ягоды, орехоплодные, субтропические и тропические плоды (см. Товароведную характеристику плодоовощных товаров на сайте https://bstudy.net/921651/tehnika/tovarovednaya_harakteristika_plodoovoschnyh_tovarov ?ysclid=lc8y3ztge704339846).

Продуктами переработки плодов и семян масличных растений (хлопчатника, подсолнечника, сои, рапса, сафлора, кунжута, арахиса, маслин, кокосовых и масличных пальм и др.), а также маслосодержащих отходов пищевых производств (зародышей зерновых культур, косточек абрикосов, слив, персиков и др.) являются различные виды растительных масел, например, подсолнечное, оливковое, рапсовое, льняное, персиковое, пальмовое масла (см. сайт wikipedia.org).

Перечень товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) включает такие товары, как «яйца, белок яичный, желток яичный, порошок яичный», которые относятся к родовой категории товаров «яйцепродукты».

Так согласно словарно-справочным источникам информации, см. Большую советскую энциклопедию. – М.: Советская энциклопедия. 1969—1978 на сайте https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/ яйцепродукты – это смесь белка и желтка, свежих или хранившихся в холодильнике доброкачественных куриных яиц в естественной пропорции, высушенная (яичный порошок) или замороженная (яичный меланж).

Перечень товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) включает такую родовую позицию товаров, как «молоко, молочные продукты».

Согласно ГОСТу 17164-71 «Молочная промышленность. Производство цельномолочных продуктов из коровьего молока. Термины и определения» к продуктам из молока, в том числе, относятся молоко, сливки, кисломолочные продукты и напитки, кефир, простокваша, йогурт, ряженка, сметана, творог, творожная масса, творожные кремы.

С учетом изложенного, заявленные товары 29 класса МКТУ могут быть отнесены к таким родовым группам товаров, как «мясо, продукты из мяса и аналоги мясной продукции», «рыба и продукты из рыбы», «молоко, молочные продукты», «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке», «яйцепродукты», в отношении которых, как было указано выше, зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1) и (2) и, соответственно, сопоставляемые товары имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта и, следовательно, признаются коллегией однородными.

В возражении однородность товаров заявителем не оспаривается.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров (часть заявленных товаров идентична товарам, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2)), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия не имеет оснований для опровержения доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.07.2022.