Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.08.2012, поданное по поручению фирмы Thane International, Inc., USA (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1059408.

Международная регистрация №1059408 знака «Slim ´n Lift Aire» произведена Международным Бюро ВОИС 18.11.2010 с конвенционным приоритетом от 08.11.2010 на имя заявителя – Thane International, Inc., 78-140 Calle Tampico La Quinta, CA 92253 (États-Unis) в отношении товаров 25класса МКТУ.

Роспатентом 22.05.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1059408 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 19.10.2011 (далее – предварительное решение), мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно предварительному решению от 19.10.2011 обозначение «Slim ´n Lift Aire» является сходным до степени смешения со знаками «AIRE BARCELONA» (международная регистрация №1008774 с приоритетом от 08.05.2009), принадлежащим компании NOVIEURO, S.L., Narcís Monturiol, 130, L'Hospitalet de Llobregat E-08902 Barcelona (ES).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.08.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №1008774 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1059408 на территории Российской Федерации в отношении всего заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения отличаются друг от друга в фонетическом отношении, имеют визуальное и семантическое отличия за счет наличия в знаке по международной регистрации №1059408 дополнительных словесных элементов «Slim ´n Lift», а также стилизованного изображения девушки.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1059408 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложено согласие от компании NOVIEURO, S.L. на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1059408 на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.11.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1059408 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1059408 является комбинированным. Словесные элементы «Slim ´n Lift», выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и написаны наискосок. Под ними, в центральной части расположен словесный элемент «Aire», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованный силуэт девушки, который расположен над буквой «´n». Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1008774 [1] представляет собой словесное обозначение «AIRE BARCELONA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки, при этом словесный элемент «AIRE» выполнен более крупным шрифтом, чем словесный элемент «BARCELONA». Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что они являются сходными за счет вхождения в их состав элемента «AIRE», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях знака по международной регистрации №1059408 и противопоставленного знака [1], являются однородными, поскольку относятся к одному виду (одежда).

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в заключении по результатам экспертизы, приложенном к решению Роспатента от 22.05.2012, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку по международной регистрации №1059408 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, которое является основанием для снятия указанного противопоставления.

Поскольку знак по международной регистрации №1059408 и противопоставленный знак являются не тождественными, а сходными, то при наличии подобного письменного согласия правообладателя предоставление правовой охраны международной регистрации на территории Российской Федерации допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 22.05.2012.