Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке №2018730387, поданной 19.07.2018, зарегистрирован 06.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №696451 на имя Рыбакова Ильи Андреевича, Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем 13.02.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №696451 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ZLLY» «ЗЛЛАЙ» по свидетельству №696451 сходен до степени смешения с товарным знаком «ЗИЛЛИ» по свидетельству №469394 и серией знаков по международным регистрациям со словесным элементом «ZILLY» №441773, №981973, №1222999, №1211929, №933007, №1038673, №892079, ранее зарегистрированными на имя компании ЕТС ЗИЛЛИ (ETS ZILLI);

- сравниваемые обозначения "ZLLY ЗЛЛАЙ" и "ZILLI" / "ЗИЛЛИ" обладают высокой степенью фонетического сходства, идентичны по длине звучания;

- из 4 звуков в составе рассматриваемых товарных знаков, 2 звука (то есть 50 % звукового состава знаков) полностью совпадают - [з], [л];

- обозначения включают идентичные начальные звуки [з], сходные звукосочетания [зл-] и [зил-], а также сходные до степени смешения конечные части ([-й] и [-и]);

- ударение в сравниваемых обозначениях падает на первый слог;

- отличие в наличии гласного звука [а], а также согласного звука [й] является недостаточным для однозначного различения обозначений "ZLLY ЗЛЛАЙ" и "ZILLI" / "ЗИЛЛИ" потребителями на слух, поскольку остальные звуки, составляющие оспариваемое обозначения, - [з], [л] - полностью совпадают.

- при введении слов "ZLLY" и "ZILLI" в поисковую строку Яндекс.Переводчика, оспариваемый товарный знак транслитерируется как "ЗЛЛИ", а обозначение "ZILLI" транслитерируется как "ЗИЛИ";

- обозначения "ZLLY" и "ZILLI" обладают высокой степенью графического сходства, поскольку имеют равное количество букв, выполнены стандартным шрифтом и заглавными буквами латинского алфавита;

- обозначения "ЗЛЛАЙ" и товарный знак "ЗИЛЛИ" обладают сходством до степени смешения по графическому критерию, так как состоят из одного и того же количества букв, выполнены стандартным шрифтом печатными заглавными буквами русского алфавита;

- существует риск не только смешения товарного знака "ZLLY ЗЛЛАЙ" с товарными знаками "ZILLI" / "ЗИЛЛИ", но и восприятия его как производного варианта от товарных знаков "ZILLI" / "ЗИЛЛИ";

- товары 25 класса МКТУ в перечнях товарных знаков "ZLLY ЗЛЛАЙ" по свидетельству № 696451 и серии товарных знаков "ZILLI" / "ЗИЛЛИ" являются однородными, поскольку соотносятся по принципу "вид - род", имеют одинаковое назначение, одинаковые условия и каналы реализации, изготавливаются из одних материалов, предназначены для одного круга потребителей и являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми;

- регистрация товарного знака "ZLLY ЗЛЛАЙ" нарушает исключительные права компании ETC ЗИЛЛИ (ETS ZILLI) на фирменное наименование, поскольку исключительные права подателя возражения на фирменное наименование возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака; оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения с фирменным наименованием компании ETC ЗИЛЛИ (ETS ZILLI); и товары, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, являются однородными видам экономической деятельности, которую ведет податель возражения;

- товарный знак "ZILLI" / "ЗИЛЛИ" широко известен в России и мире в отношении товаров 25 класса МКТУ, в силу чего товарный знак "ZILLI" / "ЗИЛЛИ", характеризующийся высокой с ним степенью сходства, будет восприниматься потребителем как продолжение линейки продукции компании ETC ЗИЛЛИ (ETS ZILLI) и ассоциироваться с тем же производителем.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696451 полностью.

К возражению лицом, подавшим возражение, были приложены следующие документы:

1. Сведения с Яндекс.Переводчика по запросам "ZLLY", "ZILLI";

2. Распечатка с сайта торгового реестра Франции infogreffe.com, с выборочным переводом;

3. Сведения по доменному имени zilli.com, с выборочным переводом;

4. Сведения по запросу «zilli» из Яндекс, Google, Рамблер;

5. Информация с сайта omarkah.ru, 4 л.;

На заседании коллегии, состоявшемся 26.03.2019 посредством видеоконференцсвязи, правообладатель товарного знака по свидетельству №696453 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения от 13.02.2020, в устном порядке выразил свое несогласие с довыводами, изложенными в возражении, и выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №696451.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.07.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали, учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, является французская компания, которой принадлежит исключительное право на серию знаков со словесными элементами «ЗИЛЛИ», «ZILLI», сходными, по его мнению, до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком.

В возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, используемым компанией «ETS ZILLI» в гражданском обороте, в силу чего способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги. К возражению приложены публикации из сети Интернет, касающиеся деятельности лица, подавшего возражение.

Лицо, подавшее возражение, согласно его доводам, занимается производством мужской одежды, обуви и аксессуаров, обладает правом на сходное, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №696451.

Вышеизложенное позволяет его признать заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, изложенным в пунктах 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №696451 является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ товарного знака по свидетельству №696451 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный словесный товарный знак «» (1) по свидетельству №469394 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный словесный знак «ZILLI» (2) по международной регистрации №441773 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный комбинированный знак «» (3) по международной регистрации №981973 представляет собой стилизованное изображение брелока по середине которого размещен словесный элемента «ZILLI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации предоставлена в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный словесный знак «BY ZILLI» (4) по международной регистрации №1222999 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации предоставлена в отношении товаров 09, 14, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный словесный знак «ZILLI BEIGE GOLD» (5) по международной регистрации №1211929 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации предоставлена в отношении товаров 09, 14, 18, 25, 34 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный словесный знак «» (6) по международной регистрации №933007 выполнен в три строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации предоставлена в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный словесный знак «» (7) по международной регистрации №1038673 выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации предоставлена в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный словесный знак «ZILLI» (8) по международной регистрации №892079 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации предоставлена в отношении товаров 03, 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Следует отметить, что словесные элементы «ZILLI», «ЗИЛЛИ» являются доминирующим (3-7) или единственными (1, 2, 8), то есть именно они выполняют основную индивидуализирующую функцию товарных знаков.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных ему знаков (1-8) показал, что они являются сходными.

Сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных ему знаков (1-8) было установлено на основе сходства основных индивидуализирующих словесных элементов «ЗЛЛАЙ»/«ZLLY»/«ZILLI»/«ЗИЛЛИ», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду следующего.

Сравниваемые слова состоят из четырех звуков, двух слогов, являются краткими и лаконичными, при этом они характеризуются близким звучанием, которое было установлено на основе наличия тождественного начального звука [з], сходного звукосочетания [зл-] и [зил-], а также сходные конечные части [-й] и [-и]. Из четырех звуков два [з, л] являются тождественными.

Графически сходство обусловлено выполнением сравниваемых знаков стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, начертание большинства букв совпадает ( Z, L, З, Л, И, Й).

Семантический анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков провести невозможно ввиду отсутствия словарного значения.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству№696451 предоставлена в отношении товаров 25 класс МКТУ «апостольники; банданы [платки]; бельё нижнее; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; валенки [сапоги фетровые]; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; кашне; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы пляжные; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки [одежда]; легинсы [штаны]; ливреи; майки спортивные; манжеты; мантильи; манто; меха [одежда]; митенки; муфты [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; повязки для головы [одежда]; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса-кошельки [одежда]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сарафаны; сари; свитера; тапочки банные; трикотаж [одежда]; трусы; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; чулки; шали; шапки [головные уборы]; шарфы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; шубы; юбки».

Противопоставленным знакам (1-3) правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ «Clothing, footwear, headgear, ties» (перевод: «одежда, обувь, головные уборы, галстуки»).

Противопоставленному знаку (2) правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ «Clothing» (перевод: «одежда»).

Противопоставленному знаку (4) правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ «Clothing, footwear, headgear, shirts; leather or imitation leather clothing; belts (clothing); furs (clothing); gloves (clothing); scarves; neckties; hosiery; socks; bedroom slippers; beach, ski or sports footwear; underwear» (перевод: «одежда, обувь, головные уборы, рубашки; одежда из кожи или искусственной кожи; ремни (одежда); меха (одежда); перчатки (одежда); шарфы; галстук; трикотаж; носки; шлепанцы; пляжная, лыжная или спортивная обувь; нижнее белье»).

Противопоставленным знакам (5-7) правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ «Clothing, footwear, headgear» (перевод: «одежда, обувь, головные уборы»).

Противопоставленному знаку (8) правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ «Clothing, footwear and belts» (перевод: «одежда, обувь и ремни»).

Анализ товаров 25 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров - одежда, обувь, головные уборы. Данные товары имеют одинаковое назначение (предохранение тела человека от негативного влияния окружающей среды, создание образа человека, функции), одни и те же каналы сбыта (магазины одежды, вещевые рынки и ярмарки). Также, коллегией было учтено, что данные товары относятся к товарам широкого потребления и могут быть произведены одним лицом, реализовываться совместно в отношении одинакового круга потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №696451 фонетически и графически сходен до степени смешения с противопоставленными знаками (1-8) в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, следовательно, вывод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и услуги может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров и услуг на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами / услугами, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №696451 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Материалы, представленные лицом, подавшим возражение (5), касающиеся домена и сайта, не свидетельствуют о том, что потребитель ассоциирует обозначение, используемое в домене, с его правообладателем, не подтверждают факт использования домена самим лицом, подавшим возражение, в своей коммерческой деятельности для реализации товаров. Материалы (6,7) несут информационный характер, не подтверждают ведение хозяйственной деятельности компании (не представлено ни одного чека, счета-фактуры) и введение товаров в гражданский оборот. Также коллегия отмечает, что представленные материалы не могут быть соотнесены с датой приоритета оспариваемого товарного знака №696451.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием «ETS ZILLI» (ЕТС ЗИЛЛИ), которое использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждении своих доводов лицом, подавшим возражение, была представлена распечатка с сайта торгового реестра Франции (4), согласно которой компания «ETS ZILLI» (ЕТС ЗИЛЛИ) была создана 16.10.1965. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля одеждой и обувью. Следовательно, право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение «ETS ZILLI» (ЕТС ЗИЛЛИ), возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако, наличие более раннего права на фирменное наименование, часть которого фонетически сходна с оспариваемом товарным знаком, еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку, поскольку сведения с сайта торгового реестра Франции свидетельствуют только о намерениях осуществлять данные виды деятельности.

Представленные лицом, подавшим возражение, распечатки из сети Интернет (5-7), не подтверждают фактической деятельности лица, подавшего возражение на территории Российской Федерации. Отсутствуют товарные накладные, чеки и другие документы, которые подтвердили бы факты реализации продукции и введении товаров в гражданский оборот.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу о необоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №696451 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №696451 недействительным полностью.